Santiago, once de marzo de dos mil diez.
VISTOS:
En estos autos ingreso Corte Nº 2.098-08, sobre registro de la marca denominativa Global English Academy (GEA) para distinguir soportes compactos, digitales, ópticos, magnéticos, telemáticos, discos fonográficos, cintas, bandas y otros productos de la clase nueve, por veredicto de la Jefa del Departamento de Propiedad Industrial, de veinticinco de julio de dos mil siete, que se lee a fojas 66 vuelta, se acogió la oposición de la firma Globalenglish Corporation, persona jurídica extranjera, y se denegó la solicitud deducida por Editorial Océano, S.L., en orden a registrar la referida señal, por estimarse que incurre en las prohibiciones de registro contempladas en las letras f) y g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, modificada por la Ley N° 19.996, que recoge el artículo 6° bis del Convenio de París.
Apelada que fuera esta decisión, el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial, por resolución de veintinueve de enero de dos mil ocho, escrita a fojas 103, confirmó el laudo objetado.
Se trajeron los autos en relación a fojas 115.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, desde luego, por el presente arbitrio se denuncia transgresión al artículo 16 de la Ley Nº 19.039, aduce que el pronunciamiento yerra al valorar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, específicamente, al desatender razones puramente lógicas que de haberse considerado, el dictamen habría concedido el sello requerido.
Asevera que existen evidentes diferencias gráficas y fonéticas entre los signos; distintos canales de distribución de las marcas en conflicto y las diversas peticiones de su mandante en el extranjero, como asimismo el uso del sello, que permiten concluir lógicamente que los distintivos pueden coexistir pacíficamente en el mercado.
Además, no se consideró que la señal está íntimamente asociada con su housemark, es decir, Editorial Océano, cuestión que se demostró documentalmente. Por ende, por su origen empresarial es fácilmente identificable y no se podría inducir a engaño o error en lo relativo a que el producto emana de una u otra editorial.
Destaca las disparidades que se pueden establecer entre las empresas editoriales: Se presentan por vías diversas, ya que los productos del signo oponente ?Globalenglish? se ofrecen on-line, mientras que los suyos se ofertan en librerías y distribuidoras de libros y enciclopedias. También el sello se encuentra registrado en catorce países, y la editorial ha hecho un uso extensivo de aquél asociado a su ?housemark?.
SEGUNDO: Que, por otro párrafo de nulidad, se alega en el recurso la vulneración del artículo 20, letra f), de la citada Ley Nº19.039, la que se configura porque no existe posibilidad alguna de inducir a error, puesto que la marca está estructurada sobre cuatro segmentos, que hacen un total de veinticuatro letras - esto es, ?Global English Academy (GEA)?, mientras que la del oponente sólo en base a un fragmento, el que apenas posee trece caracteres; o sea, hay once letras de diferencia, las que deberán ser expresadas tanto gráficamente, como por medio de su pronunciamiento por parte de los destinatarios, lo que torna impracticable su confusión.
TERCERO: Que finalmente se censura el quebrantamiento del artículo 20, letra g), de la Ley de Propiedad Industrial, dado que los signos al no poseer semejanzas determinantes, no se confundirán en el mercado. Son dos distintivos que se construyen con diversos números de segmentos, lo que unido a los ot ros elementos ya descritos, evitarán colisión entre las marcas en aparente contradicción.
Precisa que todas estas infracciones de ley han influido substancialmente en lo dispositivo de lo resuelto, ya que de haberse aplicado correctamente el artículo 16 analizado, se habrían ponderado racionalmente todos los antecedentes propuestos, y concluido que ambos signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Lo mismo ocurre con las letras f) y g) del artículo 20 del Estatuto sobre la materia, pues de hacerse un análisis comparativo entre las señales en conflicto, en lugar de centrar la decisión en que el sello oponente se halla registrado en el extranjero, se habría discernido que ambos poseen diferencias determinantes que los hacen cohabitar tranquilamente en el mercado, sin riesgo de error en el público consumidor, por lo que toca a la procedencia, cualidad o género de los productos, de modo que, en este contexto, se concluye que su signo fue injustificadamente desechado.
En definitiva, insta por la invalidación de la resolución recurrida, dictándose la correspondiente de reemplazo, que acoja el registro de la marca denominativa ?Global English Academy (GEA)?, solicitud N° 721.111, para distinguir soportes compactos, digitales, ópticos, magnéticos, telemáticos, discos fonográficos, cintas, bandas y otros productos de la clase nueve.
CUARTO: Que en lo concerniente a los capítulos de nulidad, los jueces del fondo consideraron que del examen de los signos en disputa era posible advertir que el distintivo fundante de la oposición - ?Globalenglish? -, se encuentra íntegramente contenido en la solicitada - ?Global English Academy (GEA)? -, y que la actora acreditó los puntos de prueba señalados a fojas 57, a saber: a) Ser la creadora de la expresión ?Globalenglish? para distinguir diversos productos de la clase 09 u otros similares y, b) Data de dicha creación, fama y notoriedad que hubiere alcanzado la referida expresión en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, en el país originario del registro - Estados Unidos -, circunstancias todas que impiden pronunciarse favorablemente acerca de la señal impetrada.
QUINTO: Que el razonamiento anterior llevó a los jurisdicentes a aplicar en la especie las causales de prohibición de registro marcario estatuidas en las letra f) y g) del artículo 20, ya referido, que prescriben, respectivamente -en lo atingente al caso en estudio-, que no pueden ser objeto de un sello: ??Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos?? y, ??las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, ?.. en el país originario del registro.??. En esta decisión no se advierte error de derecho alguno y, por el contrario, se estima que los sentenciadores han dado correcta aplicación a la ley, como se pasa a demostrar.
SEXTO: Que, en efecto, como sostiene la doctrina, la adquisición de un distintivo comercial está sujeta al cumplimiento de requisitos procesales y substantivos; en lo que hace a éstos, aparecen referidos a la licitud, novedad y disponibilidad del signo y se entiende que se cumplen cuando aquél no es contrario a derecho, al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, cuando no corresponde al nombre del producto o servicio a identificar ni alude a sus características o cualidades y, por último, cuando no es confundible con otra señal previamente apropiada por algún agente económico o con otro tipo de identificación legalmente protegida en el país o en el extranjero, y en el caso de esta última hipótesis, cuando ese signo goce de fama y notoriedad en la nación originaria del reconocimiento, de tal suerte que faltando cualquiera de estas condiciones el sello no será registrable.
SÉPTIMO: Que, por lo demás, en lo que atañe a las motivaciones aplicadas en la especie, una marca es engañosa o inductiva a error en cuanto a la procedencia, cualidad y género de los rubros a distinguir cuando -en lo que hace a la procedencia- el signo examinado resulta confundible con uno previo; en seguida, en lo tocante a la cualidad de los productos o servicios a distinguir, cuando alude, menciona o apela a cara cterísticas falsas o inexistentes del rubro que protege o pretenda amparar y, finalmente, un distintivo comercial debe ser prohibido de registro cuando atenta en contra de los derechos de los titulares de las llamadas marcas notorias o notoriamente conocidas o que gozan de fama o notoriedad, las que exigen de una protección excepcional que trasciende al principio de la especialidad marcaria, atendido los compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de protección a la Propiedad Industrial, en aquellos eventos que se trate de una señal vinculada a los consumidores, específicamente a un sector pertinente del público del país en que fue erigida, considerando además, las repercusiones de la publicidad que su titular realice en otros países del instrumento, como lo sería el Convenio de París (artículo 6° bis) y el ADPIC o Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (artículo 16.2), ambos vigentes en Chile.
OCTAVO: Que indudablemente en esta situación concurren varios de los presupuestos que impiden el registro solicitado -carencia de los requisitos de novedad y distintividad que se exige al conjunto que conforma la marca que reproduce íntegramente el signo registrado previamente por la actora-, sin que los componentes ?Academy (GEA)? sean suficientes para darle una diferenciación necesaria para distinguirse en el mercado, de tal manera que la aplicación de la ley que han realizado los jueces para desestimarlo es correcta, como antes se dijo, ajustándose al mérito del proceso y a las disposiciones que rigen la materia, de modo que no se advierte que en este control de legalidad que les entrega el estatuto del ramo, hayan incurrido en un desconocimiento de los preceptos delatados como conculcados por el compareciente, los que justamente le conceden un rol preponderante a la ?distintividad?, a fin de evitar errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia de los productos que se quiere distinguir, como asimismo, al amparo que debe darse al creador de una marcanotoriamente conocida, como ocurre con el signo de propiedad de la actora, ampliamente famosa en su territorio de origen. Por otra parte, tampoco se vislumbra desobediencia a las máximas de la experiencia, los principios de la ló gica y de los conocimientos científicos afianzados. No se divisa qué clase de reflexión en particular -inductiva o deductiva- habría resultado errónea, ni qué máximas de experiencia o conocimientos científicos afianzados habrían sido violentados o dejados de aplicar.
NOVENO: Que de la lectura del recurso es posible apreciar que los reproches formulados al respecto se relacionan con la forma como los jueces del fondo, ponderaron los antecedentes, arribaron a las conclusiones que expresaron y, a partir de ello, resolvieron la controversia. Se trata, por ende, de un problema de valoración de la prueba, labor que corresponde llevar a cabo a los magistrados de la instancia y que no puede este tribunal revisar, a menos que se hayan desatendido las razones lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las probanzas, como antes se dijo, cuestión que no ha sucedido en los acontecimientos sub lite.
DÉCIMO: Que, en consecuencia, ha quedado demostrado que las críticas que le dirige el arbitrio de nulidad sustantiva al laudo cuestionado no resultan efectivas, aserto que resulta suficiente para descartar una contravención de ley con influencia substancial en lo dispositivo del fallo, por lo que, este medio de impugnación no puede prosperar.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo formalizado en lo principal de la presentación de fojas 104 a 108, por el abogado Matías Somarriva Labra, en representación de Editorial Oceáno S.L., en contra la sentencia de veintinueve de enero de dos mil ocho, que rola a fojas 103, la que, por consiguiente, no es nula.
Regístrese y devuélvanse.
Redactó el Ministro señor Rodríguez.
Rol Nº 2098-08.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L. y el abogado integrante Sr. Nelson Pozo S. No firma el abogado integrante Sr. Pozo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
Autorizada por la Secretaria de esta Corte Suprema Sra. Rosa María Pinto Egusquiza.
En Santiago, a once de marzo de dos mil diez, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
