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2 de mayo de 2016

Oposición a registro de marca. I. Evaluación comparativa de las marcas en conflicto. Apreciación global, primera impresión y relación de coberturas. II. Marca notoria. Principio de exoneración de prueba respecto de los hechos notorios. III. Marca fundante de la oposición que goza de notoriedad. Existencia de semejanza fonética que puede provocar confusión entre las marcas en conflicto

Santiago, dieciocho de abril de dos mil dieciséis. 

Vistos:
En los autos Rol N° 8.030-2.015 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de oposición de registro de marcas, deduce recurso de casación en el fondo, en lo principal de fojas 191, el abogado don Pablo Cariola Cubillos, en representación de la actora FORMULA ONE LICENSING B. V., en contra de la sentencia de siete de mayo de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó la de primer grado que, a su vez, rechazó la demanda de oposición que presentó para impedir el registro de la marca mixta “Fórmula Uno” presentada por H. D. I. Seguros S. A. en clase 16, por estimar aplicables las causales de irregistrabilidad del artículo 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.

Declarado admisible el presente arbitrio, se ordenó traer los autos en relación, tal como se lee a fs. 210.
Considerando: 
Primero: Que el recurso denuncia la infracción al artículo 19 de la Ley N°19.039, que define marca comercial como todo signo susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales en el mercado, sin contar, la de la demandada, con el carácter de distintividad que la norma exige, tratándose sólo de una imitación que carece de atributos propios que permitan su diferenciación.
En segundo lugar, acusa la errónea interpretación del artículo 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial, pues, a su juicio, existe una posibilidad real y efectiva de inducir a error o engaño a los consumidores, de verse enfrentados a marcas confusamente semejantes, en la que una, la de la demandada, en su aspecto denominativo, es una imitación de otra famosa y notoria en el mercado, estimando que, de esa forma, se busca asociar sus servicios a los de la demandante, para inducir a los usuarios a creer falsamente que están relacionadas, pues la papelería impresa, facturas, membretes, tarjetas de visita, folletos, catálogos, publicaciones periódicas y no periódicas, carteles pintados o impresos; atañe claramente a la actividad de la oponente, y puede llevar a error, sobre el real origen de los servicios en cuestión.
Enseguida, cree vulnerada la correcta exégesis que debe ser dada a la letra g) del artículo 20 de la mencionada ley, pues se desconoce en el fallo denunciado, que acreditara que la marca Fórmula 1 gozara de fama y notoriedad, obviando material probatorio referido a aquéllos dos aspectos, de conformidad además con el artículo 6 bis del Convenio de París, sobre protección de las marcas famosas y a las coberturas que guardan relación con las que detentan tal calidad, fundado en la que estima una excepción al principio de especialidad marcaria, que tiene lugar cuando se está frente a marcas renombradas, de modo que cada persona de una cultura media no puede sino saber que dicha marca es de titularidad ajena, aun cuando no esté registrada para una clase en particular, ampliándose el ámbito de protección a todo el resto de las clases del clasificador vigente. 
Cree que el fallo también incurrió en errónea interpretación de la letra k) del aludido artículo 20, pues la demandada intentó apropiarse de la marca Fórmula Uno para de este modo aprovecharse de su fama e inducir a error a los usuarios, configurándose un acto de competencia desleal, tal como se define en el artículo 3°, y en las letras a) y b) del artículo 4°, ambos de la Ley N°20.169.
Considera que los jueces del fondo fallaron contra el artículo 16 de la aludida ley, pues debió acogerse la demanda conforme a los elementos de convicción que fueron aportados a los autos, de haberse cumplido con la exigencia de valoración conforme a las reglas de la sana crítica.   
Finalmente, estima que la sentencia cuya nulidad reclama, no aplicó lo dispuesto en los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, pues, la primera, prohíbe a los países miembros el registro de marcas que sean una imitación susceptible de crear confusión, pasando por alto la especial protección de las marcas famosas y notorias, configurándose, en segundo término, el siguiente error 
de derecho, dado por la capacidad de la marca pretendida por la demandada de inducir a confusión, error o engaño en el mercado, que sí constituye un acto de competencia desleal. 
Por lo anterior y teniendo presente que cada una de estas infracciones tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, pide se invalide la sentencia recurrida y se dicte la correspondiente de reemplazo, que acoja la demanda de oposición y se rechace, por tanto, el registro de la solicitud de la marca mixta Fórmula Uno para distinguir servicios en clase 16. 
Segundo: Que el fallo recurrido, pronunciado por el Tribunal de Propiedad Industrial, rechazó la oposición formulada basada en la letra g) del artículo 20 de la Ley N°19.039, por cuanto la prueba rendida al efecto por la demandante, estaba constituida sólo por fotocopias de dudosa autenticidad, sin que de ellas pudiera colegirse la fama y notoriedad de la oponente, por tratarse de instrumentos esencialmente adulterables, incapaces de demostrar la realidad del tráfico comercial alegado, impidiéndose sustentar, por tanto, la demostración de su fama y notoriedad en clase 16, ni aun en el país de origen; considerando además, la escasa información ofrecida, relativa al número de visitantes en la página web aludida por la demandante o de su reconocimiento público, elementos por tanto insuficientes para considerar presentes los requisitos necesarios para acoger esta causal. 
Sobre el segundo capítulo de oposición del literal f) del número y artículo ya citados, fue desestimado por no advertir el juzgador cómo podría el signo pedido ser inductivo a error o confusión en relación a la cualidad, género u origen de los productos a distinguir. 
Asimismo, estimó improcedente la causal basada en la letra k) del artículo 20 de la Ley N°19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 10 bis del Convenio de París, referido a la eficaz protección contra los actos de competencia desleal, toda vez que se estimó por los sentenciadores del fondo, que en autos no existían antecedentes suficientes que permitieran configurar los presupuestos contemplados  
en esa causal de irregistrabilidad.
    Tercero: Que del análisis del recurso en examen, se puede colegir que el oponente estima vulnerados, en un primer grupo normativo, aquellos preceptos que definen la distintividad de una marca comercial, si goza de fama y notoriedad y que así, haría excepción al principio de especialidad marcaria, pese a no estar registrada en Chile (artículos 19 y 20, letras f) y g), ambos de la Ley N°19.039 y artículo 6 bis del Convenio de París); en un segundo capítulo, estima infraccionada la causal de irregistrabilidad por ser contraria a la competencia leal y ética mercantil (artículo 20 letra k) Ley N° 19.039 y artículo 10 bis Convenio de París); y, en un último apartado, denuncia el quebrantamiento a la regla que establece cómo debe ser valorada la prueba en los procesos sobre propiedad industrial (artículo 16 de la Ley N°19.039). 
   Cuarto: Que una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por el recurrente, y determinados los motivos de la sentencia que evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario establecer, primero, los márgenes jurídicos dentro de los cuales deben transitar dichos basamentos, a fin de discurrir en orden a la correcta o incorrecta aplicación del derecho. En ese orden de cosas, cabe consignar que en un proceso de oposición de marcas debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el contendiente al registro. Así, por una parte, deben evaluarse comparativamente las marcas, la notoriedad de quien la alega, teniendo en consideración factores como la apreciación global de la marca, que consiste en que ésta debe ser considerada como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor de la denominación y del signo en el mercado; la relación de coberturas, lo que implica el análisis de los ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto, la descripción de los productos o servicios específicos amparados.
Quinto: Que según fue dicho en el motivo tercero que precede, dentro del primer grupo de normas que se dice vulneradas, se apela a la fama y notoriedad de la marca Fórmula Uno, para hacer excepción al principio de especialidad marcaria, conforme al cual, se otorga protección a los productos o servicios para los cuales se concedió registro. 
Una marca es notoria, si su uso es intensivo, por la extensión de su conocimiento, su antigüedad, según sea el nivel de su promoción o publicidad de sus productos o servicios asociados, así como por el prestigio del cual goza el signo o su denominación entre el público, que entonces y excepcionalmente, se hace merecedora de una protección que va más allá del principio de especialidad.
Sexto: Que es también sabido, que “un principio de exoneración de prueba existe para los hechos notorios. Son notorios o de fama pública los que, por pertenecer a la ciencia, a la vida diaria, a la historia o al comercio social, son conocidos y tenidos como ciertos por un círculo más o menos grande de personas de cultura media … La característica del hecho notorio o de fama pública, es que al ser creído como cierto por un extenso círculo de personas, no puede ser puesto seriamente en duda, siendo la convicción que aporta tan firme como la que se obtiene tras una prueba, y de aquí que la doctrina considere que los hechos notorios no necesitan prueba.” (Leonardo Prieto Castro en “Derecho Procesal Civil” Vol. 1, 3° Edición, Madrid 1.978, p. 137); así también, en Alemania, Adolf Schönke, para quien “hechos de notoriedad general son los conocidos con seguridad por un gran círculo de personas. Por ejemplo, los grandes acontecimientos históricos, la importancia de las ciudades, y también, según el Tribunal Supremo, los sucesos de actualidad reseñados uniformemente en todos los diarios” (Schönke, “Derecho Procesal Civil”, traducción castellana, Barcelona, 1.950, p. 200). En igual sentido se pronuncia Michelle Taruffo al tratar dentro de la decisión judicial, el sentido común del juez conformado, entre otros elementos, por los hechos notorios (Taruffo, “Sobre la Complejidad de la Decisión Judicial”, paper de la U. de Pavía, de 23 de octubre de 2.010).
Séptimo: Que entonces, debe determinarse primeramente si la marca denominativa Fórmula Uno, tiene el carácter de notoriedad alegado por el recurrente, de acuerdo a los conceptos que han sido reseñados, y si en tal sentido, constituye, por tanto, una excepción al principio de especialidad marcaria. Una respuesta negativa, como la desarrollada en la sentencia impugnada, va en contra de las definiciones desarrolladas, puesto que, precisamente, aquella marca, aun obviando su cuño, y analizando sólo su aspecto denominativo -como reclama el recurrente-, es una conocida que por su sola mención hace rememorar competencias de automóviles de determinadas características y de renombradas escuderías, conducidos por también famosos competidores, que cada cierto tiempo son noticias, sea por los premios que entregan, por torneos que se organizan, a veces por lamentables accidentes, o porque uno que otro connacional compite en ella, difundiéndose tales hechos de manera general en periódicos de circulación nacional o en la televisión abierta, de suerte que no falta ser un entendido en deportes o en ingeniería automotriz, para conocer, grosso modo, en qué consiste “Fórmula Uno”, y desprender con su mención su estrecha relación con los automóviles; es también imposible desligarla de su vinculación con quienes los conducen, sus exigencias y alto nivel competitivo; qué decir de los lugares en que tales competiciones se desarrollan y que involucran, en ciertos casos, a ciudades completas, como ocurre en Mónaco; habiéndose desarrollado también sistemas de juego para distintas consolas, todo lo cual, da cuenta, de cómo, cuanto engloba “Fórmula Uno”, se ha masificado en torno a carrera de automóviles.  
Octavo: Que al no tomar en consideración estas prevenciones que fluyen del acervo comúnmente conocido y concluir el fallo impugnado que el oponente no acreditó la notoriedad que alega y, por tanto, la excepción al principio de especialidad marcaria que sustenta su posición; es una decisión que aparece incompleta desde la perspectiva del derecho marcario. En efecto, la apreciación efectuada por los jueces del fondo respecto de la denominación pedida, al estimar que no resulta inductiva a error o confusión, aparece como un examen efectuado, exclusivamente, desde una perspectiva aislada, omitiendo toda referencia y alusión al conocimiento asentado en una sociedad como la nuestra, inclusa en el concierto internacional. Este parámetro de análisis, inserto en la categoría del elemento relevante o principal, deja en evidencia una semejanza importante y decidora, pues, dicha similitud fonética hace que presumiblemente, al momento de solicitar el consumidor un determinado producto -un folleto o papelería con algún carácter ligado al área automotriz-, se produzca una confusión entre las marcas en conflicto, con estrecha vinculación a la de la oponente.
La falta de un análisis cabal en los términos indicados, esto es, confrontando el elemento principal desde una perspectiva fonética y evaluando la cobertura pretendida del signo solicitado, respecto de la marca registrada en conflicto, ha significado un yerro en el razonamiento de los jueces de la instancia al punto de trasgredir las reglas de registrabilidad.
Noveno: Que, en consecuencia, la infracción se produce porque la valoración se realizó mediante un razonamiento incompleto, al prescindirse de una serie de factores de análisis, en especial la semejanza fonética, el ámbito relacionado con la marca registrada fundante de la oposición y su general conocimiento. Estos aspectos constituyen una base acertada de aplicación de la causal de irregistrabilidad de los artículos 19 y 20 letras f) y g) de la Ley N° 19.039, toda vez que los mismos hechos presuponen, racionalmente, una potencial fuente de error o engaño del público consumidor acerca de la procedencia, cualidad o género de los servicios que se le ofertan. En suma, ante los hechos de la causa y las características de la marca pedida, ha de concluirse que las referidas circunstancias que derivan del razonamiento que precede, quedan subsumidas en los presupuestos del precepto de irregistrabilidad mencionados, que entonces, fueron infringidos por falta de aplicación, error que determina la nulidad de la sentencia dictada en estos antecedentes.
Décimo: Que de acuerdo con lo que se acaba de razonar, huelga emitir pronunciamiento en relación con las restantes causales de nulidad alegadas, referida, una, a la irregistrabilidad de la letra k) del artículo 19 de la Ley N°19.039 en relación con el artículo 10 bis del Convenio de París, y, la otra, a la norma que previene el sistema de ponderación de la prueba, de su artículo 16.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, y 17 bis C de la Ley 19.039, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 191, contra la sentencia de siete de mayo de dos mil quince, escrita a fojas 187, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, sin previa vista.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm.

Rol N° 8.030-15.

 Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R., y Jorge Dahm O. 



 Autorizada por el Ministro de Fe de esta Corte Suprema.



 En Santiago, a dieciocho de abril de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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SENTENCIA DE REEMPLAZO.

Santiago, dieciocho de abril de dos mil dieciséis. 
    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:
    Vistos:
    Se reproduce lo razonado en los motivos tercero a noveno de la sentencia de casación que antecede.
   Y, teniendo además presente:
Primero: Que la marca mixta pedida en la solicitud signada con el Nº 882.240, por H. D. I. Seguros S. A. para distinguir servicios de papelería impresa en general, facturas, membretes, tarjetas de visita, folletos, catálogos, publicaciones periódicas y no periódicas, carteles pintados o impresos, en clase 16, considerando su elemento principal, posee semejanzas fonéticas con la marca denominativa fundante de la oposición, que goza asimismo de notoriedad, que pueden llevar a confundirla con ésta, prestándose para inducir a error o engaño respecto de la procedencia de los productos, de manera tal que no es factible presumir que coexistirán pacíficamente en el mercado.
Segundo: Que, conforme a lo anterior, corresponde acoger la oposición deducida a fojas 40, debiendo, en consecuencia, denegarse el registro de la marca de autos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 16, 19 y 20 letras f) y g) de la Ley Nº 19.039, se declara que se revoca la sentencia apelada de veinticuatro de junio de dos mil catorce, escrita de fojas 105 a 108 y en su lugar, se acoge la oposición de fojas 40 y, en consecuencia, se deniega el registro de la marca mixta FORMULA UNO, descrita en la forma indicada en la solicitud de fs. 1, signada con el Nº 882.240, y pedida por H. D. I. Seguros S. A. para servicio de papelería impresa en general, facturas, membretes, tarjeta de visita,  folletos, catálogos, publicaciones periódicas y no periódicas, carteles pintados o impresos, en clase 16; por incurrir en las causales de prohibición de registro de los artículos 19 y 20 literales f) y g) de la ley 19.039.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción a cargo del Ministro señor Dahm.

Rol N° 8.030-15.-

 Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R., y Jorge Dahm O. 



 Autorizada por el Ministro de Fe de esta Corte Suprema.



 En Santiago, a dieciocho de abril de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.