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viernes, 15 de diciembre de 2017

Rechazada marca de licores por similitud con registro de supermercado

Santiago, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. 
VISTOS: 

En este procedimiento especial N° 34.086-2017, regido por la ley N° 19.039 de 2006, la oponente S.A.C.I. Falabella recurre de casación en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó aquél en alzada, del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que, a su vez, aceptó a registro la solicitud de la marca TOTUM, en clase 33, pedida por Chen Sheng Da, permitiendo su coexistencia con el sello TOTTUS inscrito a nombre de la oponente. Declarado admisible el arbitrio, se
trajeron los autos en relación a fojas 108. 
CONSIDERANDO: 

Primero: Que el libelo censura conculcados los artículos 16, 19 y 20, letras f) y h), de la ley N° 19.039, para que se invalide el dictamen refutado y por lo que toca a la vulneración del artículo 19, expresa que el signo aprobado no acató los requisitos determinados por esta disposición, pues no es una señal novedosa, ya que existen otras registradas muy semejantes (TOTTUS); no es un rótulo característico en comparación a los distintivos de la oponente, sin poder cumplir su función de distinguir entre uno y otro. Luego, en lo que concierne al quebrantamiento del artículo 20, letra f), de la mencionada ley, atendido que la recurrente mantiene efigies registradas con productos muy similares y vinculados en las clases 32 y 33, susceptibles de inducir a error o engaño. Un nuevo reproche descansa en la transgresión de la letra h) del mencionado artículo 20, por cuanto los trazos en conflicto son gráfica o fonéticamente parecidos y pueden confundirse. Además, abarcan la misma especie de productos, sin que sea posible distinguirse por la cobertura, dado que no tiene elementos suficientes que permitan diferenciarlo, de modo que genera error o engaño sobre el origen empresarial. 

Segundo: Que termina, por reclamar violentadas las pautas reguladoras de la prueba, con arreglo al artículo 16 de la ley N° 19.039, desde que los sentenciadores desatendieron razones puramente lógicas, puesto que la oponente presentó numerosos antecedentes probatorios para sustentar su pretensión, los que no fueron considerados. Concluye con la petición que se acoja el recurso interpuesto, se anule el fallo atacado y se extienda el de reemplazo que desestime el registro de la huella “TOTUM”. 

Tercero: Que, para la acertada solución de la controversia, es menester recordar que los juzgadores desecharon la oposición de S.A.C.I., titular del cuño TOTTUS para discernir bebidas alcohólicas (excepto cerveza), clase 33 y cerveza; aguas minerales, gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y sumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, clase 32, al requerimiento de registro impetrado por Chen Sheng Da para la divisa TOTUM, con cobertura para vino; espirituosos (bebidas; brandy; whisky; ron, vodka; licores de menta; extractos de frutos alcohólicos; aperitivos; ark, sidra; cócteles; piqueta (vino de mesa ligero); alcohol de arroz; licores, de la clase 33, sobre la elucubración que la supresión de la letra T y la sustitución de la letra final S por M, contribuye a favor de la diferencia entre una y otra contraseña, circunstancia que da lugar a inferir de forma racionalmente fundada que es perfectamente factible una coexistencia pacífica en el mercado, asevera que es dable advertir diferencias gráficas y fonéticas que permite distinguirlos y por ello no se aprecia como el letrero pedido podría ser inductivo a error o confusión, en torno a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir, por lo que no concurren las causales consagradas en las letras f) y h) del artículo 20 de la ley N° 19.039. 

Cuarto: Que, a su turno, los jueces ad quem confirmaron el laudo en revisión, cuando aducen que entre las leyendas mixtas Tottus, clase 33 y Tottus, clase 32, de la oponente y el marbete denominativo TOTUM, es posible 3 captar diferencias gráficas y fonéticas suficientes, las que sumadas a los componentes figurativos que las señas de la demandante presentan, habilita colegir la coexistencia pacífica de ellos, sin inducir en confusión, error o engaño en los consumidores acerca del origen empresarial de los productos. 

Quinto: Que apenas conocidos los argumentos de invalidación desarrollados por la recurrente, y desplegados además los fundamentos de lo decidido, se hace necesario deslindar los márgenes sobre los cuales debe construirse el diagnóstico jurídico, con el objeto de determinar si la aplicación del derecho a la situación sub lite ha sido la correcta o no. Sexto: Que en este orden de ideas, conviene dejar en claro que en el proceso de oposición de marcas debe estarse a las exigencias contempladas por las hipótesis de prohibición alegadas por la contendiente al registro, oportunidad en que los cánones propios del derecho marcario imponen su evaluación, sin olvidar que en la actual disputa se proclama titularidad sobre una carátula que, según se reclama, guarda parecidos gráficos y fonéticos con la solicitante, con sectores de protección coincidentes. Por ello, interesa comparar, entonces, el uso de las efigies en discordia, que cabe entender como los actos mediante los cuales una signatura en realidad cumple sus funciones propias, es decir, diferenciar directamente y/o identificar la procedencia y/o calidad de productos, servicios o establecimientos; la relevancia de ese uso en el tráfico jurídico, que implica que la imagen ha sido introducida en el comercio con conocimiento relativo por los consumidores y usuarios; y que los símbolos creados tengan entidad marcaria, o sea, que reúnan las exigencias sustantivas de registrabilidad. Otro aspecto a tener en cuenta estriba en la vinculación de coberturas, que envuelve el cotejo de las esferas de resguardo que comprenden los caracteres en discrepancia, resulta útil insertar en el estudio la clase para la que se requieren y, como se ha resuelto previamente por esta 4 Corte, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por las enseñas. 

Séptimo: Que en lo atinente a los capítulos de casación propuestos por la oponente, cabe destacar que no se discute que lo pedido por Chen Sheng Da es el registro del cartel TOTUM para la clase 33, en tanto que la oponente es titular del lema TOTTUS para la misma clase y para la clase 32. Esta contextualización revela la analogía gráfica, así como su afinidad fonética parcial, en términos tales que surge manifiesta la identidad de las dos, de manera que en este escenario fáctico, importa escudriñar el presupuesto de irregistrabilidad contenido en el artículo 20, letra h), de la ley N° 19.039, cuando prohíbe inscribir viñetas “iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios, o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas”. 

Octavo: Que en concordancia con el precepto recién transcrito y con lo anotado en el raciocinio precedente, sin entrar a debatir la ponderación de la prueba, queda claramente acreditado que la rotulación solicitada y la registrada encierran semejanzas gráficas y fonéticas, ya que comparten la zona inicial y protagónica “TOT”, sin que el que le sigue en la inscripción pedida (UM) le confiere distintividad, de suerte que resulta forzoso plantear la posibilidad de confusión con el de la recurrente, que asimismo goza de fama y notoriedad en el mercado y entonces la causal entablada por la oponente se constata en plenitud. Es así como el pronunciamiento reprobado incurrre en error de derecho al prescindir de aplicar el literal h) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial a la denominación requerida, desde el momento que concurren todos sus supuestos, equivocación que influye sustancialmente en lo 5 dispositivo de lo resuelto, toda vez que significó negar lugar a una oposición susceptible de ser aceptada a cabalidad. 

Noveno: Que, esta premisa aparece reforzada si se repara que un hecho tampoco debatido radica en la coincidencia de cobertura de las clases en conflicto, de modo que asegurada la semblanza entre una y otra, no ofrece duda que la aceptación a registro de la alegoría impetrada produciría una inevitable confrontación, porque existen bastantes simetrías entre ellas que inhiben su amable ocurrencia en el mercado. 

Décimo: Que, en mérito de lo discurrido, al mediar coincidencia entre la cobertura que procura la marca pedida con aquella que representa la sostenida por la oponente, resulta indudable que, amén de las paridades presentes entre ambas, el sello requerido se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de todos los productos de la clase 33 para los cuales fue pedida, lo que desde luego obsta a su presentación en el mercado, en virtud de lo cual el dictamen criticado ha atropellado el artículo 20, letras f) y h), de la Ley de Propiedad Industrial, al conceder un registro marcario, sin valorar que los acontecimientos comprobados muestran la confluencia de causales de irregistrabilidad que obstruyen su otorgamiento. Y a la luz de lo elucidado, el arbitrio intentado debe progresar, en vista de lo cual se impone su acogimiento. 

Undécimo: Que las disquisiciones expuestas hacen innecesario abocarse al estudio de la contravención al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, que previene el sistema de apreciación de la sana crítica, porque lo controvertido no es fáctico, debido a que la cuestión se reduce a descartar motivos de irregistrabilidad ante el riesgo de confusión, tarea que debe efectuarse mediante la ponderación de las características de las imágenes en contienda.  
Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo prevenido en los artículos 764, 765, 767, 783, 784, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo promovido en lo principal de la presentación de fojas 85, contra la sentencia de diecisiete de mayo recién pasado, escrita a fojas 84, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista. Acordada con el voto en contra del Ministro señor Dahm, quien fue del parecer de rechazar el recurso intentado teniendo para ello en consideración que al determinar la distintividad de una marca en relación a otra, ellas deben ser analizadas como un todo. En consecuencia, si bien la denominación pedida puede estar compuesta de expresiones algunas de las cuales pueden ser idénticas a la invocada por la oponente, aquélla puede ser perfectamente registrable, decisión a la cual es posible de arribar considerando la especial conformación -mixta- del signo del oponente, lo que le permite concluir que la solicitud de autos no se enmarca en las causales de irregistrabilidad denunciadas y que, al contrario, es capaz de singularizar productos en el mercado sin generar los riesgos de confusión que tales normas cautelan, siendo, por tanto, idóneo para tal fin, lo que desde luego amerita su protección marcaria. 

Regístrese. 

Redacción del abogado integrante señor Rodríguez y de la disidencia, su autor. 

Rol N° 34.086 - 2017. 

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Valderrama R., Jorge Dahm O., y el Abogado Integrante Sr. Jaime Rodríguez E. No firma el Ministro Sr. Dahm y el Abogado Integrante Sr. Rodríguez, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y ausente, respectivamente. En Santiago, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.  

SENTENCIA DE REEMPLAZO 

Santiago, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. 
De conformidad con lo ordenado en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil y en la resolución que antecede, se extiende el siguiente fallo de reemplazo: VISTOS: 

Del pronunciamiento apelado se reproduce únicamente su sección expositiva; y del de casación que precede, se repiten las reflexiones signadas entre los ordinales cuarto a noveno inclusive. 
Y se tiene, en su lugar y además, presente: Que la marca TOTUM para diferenciar vino; espirituosos (bebidas; brandy; whisky; ron, vodka; licores de menta; extractos de frutos alcohólicos; aperitivos; ark, sidra; cócteles; piqueta (vino de mesa ligero); alcohol de arroz; licores, de la clase 33, amén de exhibir semejanzas gráficas y fonéticas con el sello “TOTTUS”, registrado por la oponente para discernir bebidas alcohólicas (excepto cerveza), clase 33 y cerveza; aguas minerales, gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y sumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, clase 32, toda vez que comparten la franja preliminar y protagónica “TOT”, sin que aquella que le sigue en el signo solicitado (UM) le otorgue distintividad y presenta un claro vínculo de cobertura con la que se levanta en su contra, lo que en lo inmediato generará confusión entre las expresiones en divergencia y la posibilidad de error o engaño en los consumidores sobre la cualidad de las mercaderías y la procedencia empresarial de las mismas, circunstancias que traba su protección marcaria. Por estas consideraciones y visto, además, lo prescrito en los artículos 16, 19 y 20, letras f) y h), de la ley N° 19.039, se revoca la sentencia apelada de trece de diciembre de dos mil dieciséis, que se lee a fojas 44, que desechó la demanda de oposición y accedió al registro solicitado y, en su lugar, se decide que se rechaza íntegramente la petición de fojas 1 y 2. 8 Acordada con el voto en contra del Ministro señor Dahm quien, sobre la base de lo expresado en su disidencia consignada en la sentencia de casación, estuvo por confirmar la sentencia apelada. 

Regístrese y devuélvanse. 

Redacción del abogado integrante señor Rodríguez. 

Rol N° 34.086 - 2017. 

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Valderrama R., Jorge Dahm O., y el Abogado Integrante Sr. Jaime Rodríguez E. No firma el Ministro Sr. Dahm y el Abogado Integrante Sr. Rodríguez, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y ausente, respectivamente. 

En Santiago, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.
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ADVERTENCIA: Si se trata de un fallo de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.