Santiago, once de agosto de dos mil catorce.
Vistos:
En estos autos Rol N° 4646-2014 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, la parte demandante, PRIVILEGE S.A., dedujo recurso de casaci贸n en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de veinticuatro de enero del a帽o en curso que revoc贸 el fallo de primer grado por el cual se acogi贸 la demanda de oposici贸n y rechaz贸 la solicitud de registro del signo pedido “PG PURIFICACION GARCIA” y, en su lugar resolvi贸 otorgar la marca requerida, como conjunto, sin protecci贸n a sus elementos denominativos en forma aislada.
A fojas 151 se orden贸 traer los autos en relaci贸n.
Considerando:
Primero: Que por el recurso se denuncia, en primer t茅rmino, la incorrecta aplicaci贸n del art铆culo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el tribunal desatendi贸 razones puramente l贸gicas al no considerar que la marca solicitada incorpora 铆ntegramente a las marcas previamente inscritas por la oponente “PG” y “PG PRIVILEGE”, sin que la adici贸n de los vocablos PURIFICACION y GARCIA al signo pretendido logre crear un conjunto que se perciba por los consumidores como marca nueva y distinta a la ya registrada, y si bien que se quiere registrar est谩 compuesta por tres elementos, las expresiones que acompa帽an al signo PG no lo dotan de identidad y fisonom铆a propia, manteni茅ndose como elemento m谩s caracter铆stico el t茅rmino PG.
Arguye que aun en el caso de marcas mixtas, para los consumidores las semejanzas fon茅ticas poseen mayor relevancia, quienes al referirse a ellas
prescinden de los elementos gr谩ficos, todo lo cual constituye una presunci贸n de confusi贸n.
Tambi茅n sostiene que no hay antecedentes en autos que acrediten que Purificaci贸n Garc铆a sea una renombrada dise帽adora espa帽ola, como declara el fallo y si la solicitante ya tiene registrada la marca PURIFICACION GARC脥A, es precisamente PG el segmento que busca amparar, que se identifica con el de su mandante.
Enseguida se denuncia la infracci贸n al art铆culo 19 de la Ley N° 19.039, ya que la marca solicitada no es id贸nea para distinguir los productos a los que ser谩 aplicada, dada su falta de poder distintivo, porque a un signo ya inscrito se le ha adicionado otra marca, tambi茅n registrada.
Luego se alega que el fallo vulner贸 el art铆culo 20 letra h) de la ley especial, porque el t茅rmino pedido induce a confusi贸n gr谩fica y fon茅tica con PG, ya registrada por su parte y que ampara los mismos productos y otros relacionados, todos competitivos, que se ponen a disposici贸n de los consumidores a trav茅s de los mismos canales de comercializaci贸n, de modo que concurren los supuestos de la indicada causal de irregistrabilidad, que solo requiere un riego potencial de confusi贸n, que en la especie se satisface con la inclusi贸n del signo previamente registrado a una marca ya inscrita, lo que no aporta distintividad.
Por 煤ltimo se denuncia la infracci贸n al art铆culo 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la sentencia no consider贸 que el p煤blico consumidor se ver谩 expuesto a serias confusiones por las semejanzas determinantes de los t茅rminos, ambos destinados a distinguir productos de las clases 14, 18 y 25, por lo que creer谩n que existe una vinculaci贸n entre el solicitante y la oponente,
situaci贸n que puede beneficiar injustamente al peticionario en perjuicio de su parte, toda vez que PG es una marca ya posicionada y reconocida en el mercado nacional en relaci贸n a los productos que se quiere amparar, consistentes en vestuario, joyas, bolsos, carteras y accesorios de vestir, poseedora de m谩s de 11 tiendas en los centros comerciales m谩s importantes del pa铆s, y m谩s de 50 a帽os de trayectoria nacional.
Con estos argumentos solicita que se anule el fallo impugnado y en su reemplazo se dicte otro que acoja la oposici贸n y rechace el registro de la marca solicitada.
Segundo: Que en estos autos Sociedad Textil Lonia S.A. solicit贸 el registro de la marca mixta PG PURIFICACION GARCIA para clases 14, 18 y 25. Por su parte, PRIVILEGE S.A. dedujo demanda de oposici贸n en relaci贸n a sus marcas mixtas PG, para clases 14, 18 y 25 y servicios de clase 35 de venta por mayor y al detalle de los mismos productos; y PG PRIVILEGE, para las clases 3, 9, 24 y 25 y servicios de clase 35 respecto de productos de clases 14, 18 y 25. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial notific贸 al solicitante que la marca pedida incurr铆a en las causales de irregistrabilidad contempladas en los art铆culos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, dada la existencia previa de la marca PG para distinguir productos de clases 14, 18 y 25, rechazando el registro, decisi贸n 茅sta revocada por el Tribunal de Propiedad Industrial.
Tercero: Que entre las funciones que le son propias al derecho marcario se encuentran las de distinguir directamente y/o identificar la procedencia y/o calidad de los productos, servicios o establecimientos, lo que supone que los signos creados tengan entidad marcaria, o sea, que se sujeten al cumplimiento de los
requisitos sustantivos de registrabilidad previstos en la ley. De otro lado se encuentra la relaci贸n de coberturas, lo que implica el an谩lisis de los 谩mbitos de protecci贸n que abarcan las marcas en conflicto, siendo necesario contemplar en el estudio la clase para la que se requieren y, adem谩s, la descripci贸n de los productos o servicios espec铆ficos amparados por las se帽as, ya que de establecerse una conexi贸n entre una y otra, nos encontrar铆amos en presencia de una excepci贸n a la regla de la especialidad marcaria, que trae como consecuencia el negar amparo a la marca pedida, todo lo cual debe justificarse suficientemente, acudiendo a factores como la finalidad y naturaleza de los bienes y servicios, los canales de comercializaci贸n, los consumidores de los productos o servicios, el sector del mercado que aborda y si se trata de empresas de rubros o 谩reas competitivos.
Cuarto: Que de los antecedentes que proporciona la causa aparece que la solicitante es titular de la marca PURIFICACI脫N GARCIA para clases 9, 14, 18, 25 y 35, a la que pretende adicionar la sigla PG -registrada previamente en el pa铆s por la oponente- para distinguir sus productos con la sigla PG PURIFICACI脫N GARCIA.
Luego, a partir de los par谩metros enunciados en el fundamento anterior, es posible advertir la evidente identidad en el segmento que se pretende adicionar a la marca PURIFICACION GARCIA, cual es, PG, que no solo manifiesta plena coincidencia en su escritura y sonido, sino tambi茅n porque su incorporaci贸n al inicio del segmento ya registrado, lo transforma en su elemento m谩s caracter铆stico y distintivo para el p煤blico consumidor, de donde surge la confusi贸n que se le reprocha.
A ello debe agregarse que ambas se帽as comparten las mismas coberturas, ya que los signos en conflicto pretenden distinguir los mismos productos, pero adem谩s est谩n dirigidos a un mercado compuesto por un mismo p煤blico consumidor, en 谩reas que resultan competitivas, lo que generar谩 toda suerte de errores y confusiones en cuanto a la procedencia de los productos.
Es por ello que la adici贸n del t茅rmino PG -constitutivo de una marca inscrita- al inicio de la expresi贸n PURIFICACION GARCIA, al menos en este caso, no resulta suficiente para otorgarle distintividad frente a la marca registrada por la oponente PRIVILEGE S.A. y en la cual se sustentan las observaciones de fondo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, ni basta para descartar la posibilidad de error o confusi贸n en los consumidores en cuanto a la cualidad, g茅nero u origen de los productos, lo que aparece como un intento de apropiarse de un signo que ya es reconocible por sus destinatarios.
Quinto: Que a consecuencia de lo sostenido se verifica en este contexto f谩ctico el presupuesto de irregistrabilidad contenido en el art铆culo 20 letra h) de la Ley N° 19.039, cuando proh铆be inscribir marcas “iguales o que gr谩fica o fon茅ticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o v谩lidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios, o establecimiento comercial o industrial id茅nticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas”.
Sexto: Que a resultas de haberse producido la situaci贸n descrita, se configura tambi茅n la causal de impedimento de registro que regla el art铆culo 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial, porque es posible que las marcas en
litigio puedan confundirse, de manera que el fallo impugnado incurri贸 en los errores de derecho denunciados, correspondiendo as铆 dar lugar a la nulidad invocada.
Por estas consideraciones y de conformidad, adem谩s, con lo dispuesto en los art铆culos 764, 767 y 805 del C贸digo de Procedimiento Civil, SE ACOGE el recurso de casaci贸n en el fondo deducido en lo principal de la presentaci贸n de fojas 108, en representaci贸n de PRIVILEGE S.A., en contra de la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil catorce, escrita a fojas 66, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuaci贸n, en forma separada, y sin nueva vista.
Reg铆strese.
Redacci贸n a cargo del Ministro se帽or K眉nsem眉ller.
Rol N° 4646-14.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos K眉nsem眉ller L., Haroldo Brito C. y Lamberto Cisternas R. No firma el Ministro Sr. Cisternas, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con licencia m茅dica.
Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a once de agosto de dos mil catorce, notifiqu茅 en Secretar铆a por el Estado Diario la resoluci贸n precedente.
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Santiago, once de agosto de dos mil catorce.
De conformidad con lo ordenado en la resoluci贸n precedente y en el art铆culo 785 del C贸digo de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo de reemplazo:
Vistos:
Se reproduce lo razonado en los motivos Tercero a Sexto de la sentencia de casaci贸n que antecede.
Y SE TIENE, ADEM脕S, PRESENTE:
1°).- Que el conflicto se ha centrado, primero, en determinar si la marca pedida presenta semejanzas con el signo fundante de la oposici贸n y si de ello se deriva confusi贸n o error en el mercado.
2°).- Que la identidad del segmento PG presente en ambos signos, elemento caracter铆stico de la se帽a pretendida, impide, al menos auditivamente, establecer alguna diferencia que identifique a un sello y lo distinga del otro en forma de singularizarlos con la suficiente claridad para no inducir a error en orden a los productos que ambos cubren y su origen, siendo insuficiente para tal identidad la adici贸n de los elementos PURIFICACION y GARCIA, en los t茅rminos previstos por el art铆culo 19 de la Ley N° 19.039.
3°).- Que, adem谩s, la demandante aport贸 antecedentes suficientes que acreditan su titularidad respecto de diversos registros marcarios comprensivos de las clases que se pretenden amparar con la se帽a pedida, particularmente las n煤meros 14,18 y 25, lo que unido al hecho que la marca PG se encuentra asentada en el mismo segmento del consumidor nacional al que apunta el t茅rmino pretendido, es posible sostener que la solicitante persigue vincular su marca con la compa帽铆a demandante, todo lo cual se facilita con las coincidencias auditivas y de coberturas.
Y de conformidad, con lo prescrito por los art铆culos 16, 19 y 20 letras f), y h) de la
Ley N° 19.039, SE CONFIRMA la sentencia de doce de agosto de dos mil trece, escrita a fojas 52, que acoge la oposici贸n deducida en lo principal de fojas 27 y, en consecuencia, se rechaza el registro de la marca mixta PG PURIFICACION GARCIA, requerida por Sociedad Textil Lonia S.A.
Reg铆strese y devu茅lvase.
Redacci贸n a cargo del Ministro se帽or K眉nsem眉ller.
Rol N° 4646-14.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos K眉nsem眉ller L., Haroldo Brito C. y Lamberto Cisternas R. No firma el Ministro Sr. Cisternas, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con licencia m茅dica.
Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a once de agosto de dos mil catorce, notifiqu茅 en Secretar铆a por el Estado Diario la resoluci贸n precedente.
