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martes, 30 de septiembre de 2014

Derecho marcario. Funciones: distinguir directamente y/o identificar la procedencia y/o calidad de los productos, servicios o establecimientos y la relación de coberturas

Santiago, once de agosto de dos mil catorce.
Vistos:

En estos autos Rol N° 4646-2014 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, la parte demandante, PRIVILEGE S.A., dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de veinticuatro de enero del año en curso  que revocó el fallo de primer grado por el cual se acogió la demanda de oposición y rechazó la solicitud de registro del signo pedido “PG PURIFICACION GARCIA” y, en su lugar resolvió otorgar la marca requerida, como conjunto, sin protección a sus elementos denominativos en forma aislada.

A fojas 151 se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:
Primero: Que por el recurso se denuncia, en primer término, la incorrecta aplicación del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el tribunal desatendió razones puramente lógicas al no considerar que la marca solicitada incorpora íntegramente a las marcas previamente inscritas por la oponente “PG” y “PG PRIVILEGE”, sin que la adición de los vocablos PURIFICACION  y GARCIA al signo pretendido logre crear un conjunto que se perciba por los consumidores como marca nueva y distinta a la ya registrada, y si bien que se quiere registrar está compuesta por tres elementos, las expresiones que acompañan al signo PG no lo dotan de identidad y fisonomía propia, manteniéndose como elemento más característico el término PG.
Arguye que aun en el caso de marcas mixtas, para los consumidores las semejanzas fonéticas poseen mayor relevancia, quienes al referirse a ellas
prescinden de los elementos gráficos, todo lo cual constituye una presunción de confusión.
También sostiene que no hay antecedentes en autos que acrediten que Purificación García sea una renombrada diseñadora española, como declara el fallo y si la solicitante ya tiene registrada la marca PURIFICACION GARCÍA, es precisamente PG el segmento que busca amparar, que se identifica con el de su mandante.
Enseguida se denuncia la infracción al artículo 19 de la Ley N° 19.039, ya que la marca solicitada no es idónea para distinguir los productos a los que será aplicada, dada su falta de poder distintivo, porque a un signo ya inscrito se le ha adicionado otra marca, también registrada.
Luego se alega que el fallo vulneró el artículo 20 letra h) de la ley especial, porque el término pedido induce a confusión gráfica y fonética con PG, ya registrada por su parte y que ampara los mismos productos y otros relacionados, todos competitivos, que se ponen a disposición de los consumidores a través de los mismos canales de comercialización, de modo que concurren los supuestos de la indicada causal de irregistrabilidad, que solo requiere un riego potencial de confusión, que en la especie se satisface con la inclusión del signo previamente registrado a una marca ya inscrita, lo que no aporta distintividad.
Por último se denuncia la infracción al artículo 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la sentencia no consideró que el público consumidor se verá expuesto a serias confusiones por las semejanzas determinantes de los términos, ambos destinados a distinguir productos de las clases 14, 18 y 25, por lo que creerán  que existe una vinculación entre el solicitante y la oponente,
situación que puede beneficiar injustamente al peticionario en perjuicio de su parte, toda vez que PG es una marca ya posicionada y reconocida en el mercado nacional en relación a los productos que se quiere amparar, consistentes en  vestuario, joyas, bolsos, carteras y accesorios de vestir, poseedora de más de 11 tiendas en los centros comerciales más importantes del país, y más de 50 años de trayectoria nacional.
  Con estos argumentos solicita que se anule el fallo impugnado y en su reemplazo se dicte otro que acoja la oposición y rechace el registro de la marca solicitada.
Segundo: Que en estos autos Sociedad Textil Lonia S.A. solicitó el registro de la marca mixta PG PURIFICACION GARCIA para clases 14, 18 y 25. Por su parte, PRIVILEGE S.A. dedujo demanda de oposición en relación a sus marcas mixtas PG, para clases 14, 18 y 25 y servicios de clase 35 de venta por mayor y al detalle de los mismos productos; y PG PRIVILEGE, para las clases 3, 9, 24 y 25 y servicios de clase 35 respecto de productos de clases 14, 18 y 25. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial notificó al solicitante que la marca pedida incurría en las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, dada la existencia previa de la marca PG para distinguir productos de clases 14, 18 y 25, rechazando el registro, decisión ésta revocada por el Tribunal de Propiedad Industrial.
Tercero: Que entre las funciones que le son propias al derecho marcario se encuentran las de distinguir directamente y/o identificar la procedencia y/o calidad de los productos, servicios o establecimientos, lo que supone que los signos creados tengan entidad marcaria, o sea, que se sujeten al cumplimiento de los
requisitos sustantivos de registrabilidad previstos en la ley. De otro lado se encuentra la relación de coberturas, lo que implica el análisis de los ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto, siendo necesario contemplar en el estudio la clase para la que se requieren y, además, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por las señas, ya que de establecerse una conexión entre una y otra, nos encontraríamos en presencia de una excepción a la regla de la especialidad marcaria, que trae como consecuencia el negar amparo a la marca pedida, todo lo cual debe justificarse suficientemente, acudiendo a factores como la finalidad y naturaleza de los bienes y servicios, los canales de comercialización, los consumidores de los productos o servicios, el sector del mercado que aborda y si se trata de empresas de rubros o áreas competitivos.
Cuarto: Que de los antecedentes que proporciona la causa aparece que la solicitante es titular de la marca PURIFICACIÓN GARCIA para clases 9, 14, 18, 25 y 35, a la que pretende adicionar la sigla PG -registrada previamente  en el país por la oponente- para distinguir sus productos con la sigla PG PURIFICACIÓN GARCIA. 
Luego, a partir de los parámetros enunciados en el fundamento anterior, es posible advertir la evidente identidad en el segmento que se pretende adicionar a la marca PURIFICACION GARCIA, cual es, PG,  que no solo manifiesta plena coincidencia en su escritura y sonido, sino también porque su incorporación al inicio del segmento ya registrado, lo transforma en su elemento más característico y distintivo para el  público consumidor, de donde surge la confusión que se le reprocha.
A ello debe agregarse que ambas señas comparten las mismas coberturas, ya que los signos en conflicto pretenden distinguir los mismos productos, pero además están dirigidos a un mercado compuesto por un mismo público consumidor, en áreas que resultan competitivas, lo que generará toda suerte de errores y confusiones en cuanto a la procedencia de los productos. 
Es por ello que la adición del término PG -constitutivo de una marca inscrita- al inicio de la expresión PURIFICACION GARCIA, al menos en este caso, no resulta suficiente para otorgarle distintividad frente a la marca registrada por la oponente PRIVILEGE S.A. y en la cual se sustentan las observaciones de fondo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial,  ni basta para descartar la posibilidad de error o confusión en los consumidores en cuanto a la cualidad, género u origen de los productos, lo que aparece como un intento de apropiarse de un signo que ya es reconocible por sus destinatarios.  
Quinto: Que a consecuencia de lo sostenido se verifica en este contexto fáctico el presupuesto de irregistrabilidad contenido en el artículo 20 letra h) de la Ley N° 19.039, cuando prohíbe inscribir marcas “iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios, o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas”. 
Sexto: Que a resultas de haberse producido la situación descrita, se configura también la causal de impedimento de registro que regla el artículo 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial, porque es posible que las marcas en
litigio puedan confundirse, de manera que el fallo impugnado incurrió en los errores de derecho denunciados, correspondiendo así dar lugar a la nulidad invocada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, SE ACOGE el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 108, en representación de PRIVILEGE S.A., en contra de la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil catorce, escrita a fojas 66, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, y sin nueva vista.

Regístrese. 

Redacción a cargo del Ministro señor Künsemüller.  

Rol N° 4646-14.  



Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y Lamberto Cisternas R. No firma el Ministro Sr. Cisternas, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con licencia médica.




Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.




En Santiago, a once de agosto de dos mil catorce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

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Santiago, once de agosto de dos mil catorce.

De conformidad con lo ordenado en la resolución precedente y en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo de reemplazo:

Vistos: 
Se reproduce lo razonado en los motivos Tercero a Sexto de la sentencia de casación que antecede.

Y SE  TIENE, ADEMÁS, PRESENTE: 
1°).- Que el conflicto se ha centrado, primero, en determinar si la marca pedida presenta semejanzas con el signo fundante de la oposición y si de ello se deriva confusión o error en el mercado.   
2°).- Que la identidad del segmento PG presente en ambos signos, elemento característico de la seña pretendida, impide, al menos auditivamente, establecer alguna diferencia que identifique a un sello y lo distinga del otro en forma de singularizarlos con la suficiente claridad para no inducir a error en orden a los productos que ambos cubren y su origen, siendo insuficiente para tal identidad la adición de los elementos PURIFICACION y GARCIA, en los términos previstos por el artículo 19 de la Ley N° 19.039.
3°).- Que, además, la demandante aportó antecedentes suficientes que acreditan su titularidad respecto de diversos registros marcarios comprensivos de las clases que se pretenden amparar con la seña pedida, particularmente  las números 14,18 y 25, lo que unido al hecho que la marca PG se encuentra asentada en el mismo segmento del consumidor nacional al que apunta el término pretendido, es posible sostener que la solicitante persigue vincular su marca con la compañía demandante, todo lo cual se facilita con las coincidencias auditivas y de coberturas.

Y de conformidad, con lo prescrito por los artículos 16, 19 y 20 letras f), y h) de la
Ley N° 19.039, SE CONFIRMA la sentencia de doce de agosto de dos mil trece, escrita a fojas 52, que acoge la oposición deducida en lo principal de fojas 27 y, en consecuencia, se rechaza el registro de la marca mixta PG PURIFICACION GARCIA, requerida por Sociedad Textil Lonia S.A.  

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Künsemüller. 

Rol N° 4646-14.


Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y Lamberto Cisternas R. No firma el Ministro Sr. Cisternas, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con licencia médica.




Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.




En Santiago, a once de agosto de dos mil catorce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.