Frases exactas, use comillas. Ejemplo "frase exacta". Más consejos aquí

lunes, 20 de julio de 2015

Nulidad de registro marcario. Mala fe en el registro y uso de una marca. Ausencia del requisito de que el solicitante actúe a sabiendas de la existencia de la marca extranjera y con el propósito de aprovecharse de su fama y notoriedad

Santiago, treinta de junio de dos mil quince. 

Vistos y teniendo presente:
Primero: Que en lo principal de fs. 289, el abogado don Eduardo Lobos Vajovic, en representación de RENOVA S.A.C., dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de veintiuno de abril de dos mil quince, escrita a fojas 288, que confirmó el fallo de primer grado, en cuanto acoge la excepción de prescripción opuesta por el demandado y en consecuencia rechaza la demanda de nulidad interpuesta ordenado mantener la vigencia del  registro N° 709.955 de fecha 26 de noviembre de 2004, correspondiente  a la marca denominativa “RENOVA”, que distingue los productos de la clase 37, inscrita por Leopoldo Bailac Arriagada.

Segundo: Que tal decisión, en concepto del recurrente, configura la infracción de los artículos 16 y 20 en sus literales f), g)  y k) de la Ley N° 19.039 y artículo 6 bis del Convenio de París. Argumenta, en tal sentido, que al ser aplicables los preceptos legales invocados resultaba procedente acoger la demanda de nulidad interpuesta por el recurrente, desde que, a través de la abundante prueba rendida en segunda instancia el impugnante logró desvirtuar es todas sus partes el argumento de falta de mala fe que esgrime el fallo de primer grado para así establecer que la acción impetrada fue interpuesta fuera de plazo legal, de manera que al configurarse los requisitos necesarios para que se diera lugar a la protección amplia puesto que la marca que funda la acción goza de fama y notoriedad. 
Indica que la acción de nulidad es imprescriptible, por cuanto se cumplen los requisitos que el artículo 6° bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial exige para ello, ya que, desde luego, el signo censurado es simplemente una notoria copia del sello de su propiedad y, por lo demás, la mala fe de la demandada en el registro y uso de la señal objetada es clara y evidente, tanto por la similitud de los símbolos en disputa, como por las actuaciones que la actora ha realizado en otros procesos que indica. 
En seguida, aduce que la influencia sustancial de los yerros delatados se demuestra por la circunstancia que, al no ser aplicables en la especie los preceptos legales en que descansa la decisión atacada, a saber, el artículo 20, letras f), g) y k), de la Ley N° 19.039, se debió arribar a la conclusión inversa, en orden a que el emblema criticado es contrario a derecho y, por tanto, debe ser anulado.
Tercero: Que para una correcta decisión del asunto, conviene dejar en claro que en este litigio, RENOVA S.A.C. demandó la nulidad del registro marcario N° 709.955, concedido a nombre de Leopoldo Jorge Bailac Arriagada, que distingue productos de la clase 37, en atención a que dicho signo incurre en las causales del artículo 20, letras g), f) y k), de la Ley N° 19.039, y conculca los artículos 19 de dicha ley y 6° bis,  8° y 10° del Convenio de París, en razón que se trata de un distintivo claramente análogo al membrete creado, registrado y usado por la demandante, la empresa RENOVA S.A.C. en numerosos países del mundo para definir los mismos productos de la clase 17.
Contestando la demanda, don Leopoldo Balsiac Arriagada solicita se la deniegue, toda vez que la acción de nulidad se encuentra prescrita, de conformidad con el artículo 27 de la Ley N° 19.039, pues la marca impugnada se concedió el 26 de diciembre de 2004 y la demanda se notificó recién el 15 de marzo de 2012, es decir, después de transcurridos los cinco años que la norma prevé para declarar la prescripción. En subsidio, impetra se desestime en cuanto al fondo, porque el cuño refutado no guarda relación alguna con los marbetes de propiedad de la actora.
Cuarto: Que la demanda de primer grado confirmada íntegramente por la que ahora se recurre, acogió la excepción de prescripción, asilado en que es un hecho de la causa que se cumplieron los cinco años establecidos en el artículo 27 de la Ley N° 19.039 para decretarla. También plantea que no se dan los presupuestos que el 
artículo 6° bis del Convenio de París exige para sostener la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, ya que no está demostrada en autos la mala fe de la demandada en el otorgamiento del registro. Recuerda que la buena fe se presume y no obra antecedente alguno que muestre lo contrario, sin que sea suficiente la notoriedad del sello de la demandante, más aún si presenta disparidades con la imagen de etiqueta amparada por el registro rebatido. 
Quinto: Que del mérito de lo expuesto se desprende que el fundamento central de la sentencia recurrida, por el cual se desecha la pretensión de la actora, radica en la prescripción de la acción de nulidad, al dar aplicación al artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, que estatuye: “La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro”. 
Sexto: Que, para afirmar la existencia de mala fe en el registro y uso de una marca, se requiere demostrar que el demandado, a sabiendas de que un signo se encuentra registrado en el extranjero a nombre de un tercero, de igual modo solicite su registro para aprovecharse de la fama obtenida a merced de la actividad mercantil y publicitaria desarrollada por su creador. 
Sin embargo, en este caso, tal como lo sostuvieron los jueces del fondo, no existen antecedentes que permitan concluir de manera fehaciente que el demandado obró a sabiendas de la existencia de la marca extranjera y con el propósito de aprovecharse de su fama y notoriedad, sin que tampoco sean efectivos los supuestos en base a los cuales el recurrente presume la mala fe. 
Séptimo: Que, en mérito de lo anterior, los jueces del grado han aplicado correctamente la norma de prescripción contenida en el artículo 27 de la Ley 19.039 y, como consecuencia de ello, no han podido infringir la regla de imprescriptibilidad contenida tanto en el inciso 2° de la misma disposición, como en el artículo 6 bis del Convenio de Paris, pues, como se ha analizado, no se encuentra demostrado en autos el requisito de la mala fe que era indispensable para la procedencia de la misma. 
De igual modo, al acogerse correctamente la excepción de prescripción y aun cuando los jueces del fondo emitieron pronunciamiento sobre las causales de irregistrabilidad invocadas por el actor, carecen de trascendencia en lo decisorio las pretendidas violaciones a las normas que las contienen, letras f), g) y k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, puesto que éstas sólo habrían podido cobrar eficacia en el supuesto que la acción de invalidación no estuviera extinguida.  
Así, conteniendo el fallo las fundamentaciones que el recurso echa de menos, se impone el rechazo del recurso en esta sede, por manifiesta falta de fundamento. 

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto por el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fs. 289 en contra de la sentencia de veintiuno de abril de dos mil trece, escrita a fojas 288.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 7291-15.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R. y el abogado integrante Sr. Jorge Lagos G.



Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.



En Santiago, a treinta de junio de dos mil quince, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.