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viernes, 5 de enero de 2018

Se concede registro de marca FERROVIAL, mixta, para la cobertura referida de clase 39. La falta de aplicación del artículo 23 de la Ley N° 19.039, al extender la protección marcaria del oponente a un ámbito en el que no se desempeña y en el que la específica actividad de transporte y almacenamiento de residuos, no genera un riesgo de error, engaño o confusión entre las empresas que demandan esos servicios

Santiago, cuatro de enero de dos mil dieciocho 
Vistos: 

En estos autos N° 35.664-17, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento marcario regido por la ley N° 19.039 de 2006, la solicitante FERROVIAL S.A. de la marca FERROVIAL, mixta, para las clases 37, 39, 40, 42 y 44 (Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación; extracción minera, de la clase 37. Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes; transporte y almacenamiento de residuos, de la clase 39. Tratamiento de materiales y residuos, de la clase 40. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de
investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; servicios de exploración y prospección minera, de la clase 42. Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura, de la clase 44), recurre de casación en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó aquél en alzada, emitido por el Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que acogió la oposición deducida por INGENIERIA Y MONTAJE FERROVIAL S.A., titular de las marcas TRANSPORTES FERROVIAL, FERROVIAL e INGENIERIA Y MONTAJE FERROVIAL, todas ellas mixtas, en la clase 39, rechazando el registro solicitado en esa clase y aceptándolo en las demás. Declarado admisible el arbitrio, se ordenó traer los autos en relación. 
Y considerando: 

Primero: Que el libelo protesta que la negativa de la solicitud de registro impetrada conculca los artículos 16, 19, 20, letras f) y h) de la ley N° 19.039, por los argumentos que, para evitar reiteraciones innecesarias, serán detallados al momento de su análisis. Luego de anotar la forma en que los errores reclamados influyen sustancialmente en lo dispositivo de lo resuelto, pide su invalidación y que en el dictamen de reemplazo se acoja íntegramente la solicitud de registro. 

Segundo: Que la sentencia del a quo, confirmado por el superior, para acoger la oposición y desestimar, consecuencialmente, la solicitud de registro discurre de la manera que pasa a exponerse: 
“2. Que corresponde acoger la oposición fundada en la infracción de la letra h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N°19.039 y rechazar la marca pedida para distinguir ‘Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes; transporte y almacenamiento de residuos, clase 39’, habida cuenta que los signos en controversia presentan una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, ya que no se advierten en la marca solicitada elementos que al confrontarla con el signo invocado por el actor, permitan distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia. 
3. Que procede acoger la oposición planteada, fundada en la infracción de la letra h) inciso 2° del artículo 20 de la Ley 19.039 y rechazar la marca pedida para distinguir ‘Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes; transporte y almacenamiento de residuos, clase 39’, ya que de acuerdo a la documentación acompañada por el actor, y no objetada por el demandado, se pudo acreditar fehacientemente que el oponente ha usado real y efectivamente en el territorio nacional la expresión FERROVIAL para distinguir servicios de transporte, lo que se acredita con copia de contrato número 4501364196, suscrito entre el oponente y la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) con fecha 31 de mayo de 2013, en el que el primero se obliga a  cumplir un contrato de transporte de distintos productos a favor del segundo. A lo anterior, debe agregarse que habida cuenta que los signos en controversia presentan una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, ya que no se advierten en la marca solicitada elementos que al confrontarla con el signo invocado por el actor, permitan distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia, es posible concluir fundadamente que las marcas en pugna no podrán coexistir pacíficamente en el mercado. 
4. Que atendido lo anterior, habrá de ser acogida la oposición fundada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París referido al deber de protección que tienen los países de la Unión respecto del nombre comercial, y rechazada la marca pedida para distinguir la cobertura individualizada anteriormente, ya que de concederse la marca pedida, ello será motivo de toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia de la cobertura que se quiere distinguir.” 

Tercero: Que por lo que toca al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, el recurso afirma que de haberse valorado la prueba con arreglo a la sana crítica, se habría concedido la marca pedida. En esta sección el arbitrio no devela quebrantamiento o desatención de alguna concreta pauta de la lógica, máxima de la experiencia o conocimientos científicamente afianzados, sin lo cual ni siquiera puede entrarse al estudio de la inobservancia al mencionado artículo 16. Lo anterior implica, igualmente, que las circunstancias de hecho asentadas en el fallo resultan inamovibles y deberá estarse a las mismas al hacerse cargo de los restantes quebrantos refutados en el arbitrio. 

Cuarto: Que en lo que concierne a los artículos 19 y 20 letras f) y h), el recurso sostiene que no se configuran las causales de irregistrabilidad establecidas en el fallo conforme a la prueba rendida. Específicamente respecto a la letra h) del artículo 20, expresa que la prueba de la oponente no da cuenta de un uso real y efectivo de la marca ferrovial, sino del uso como nombre comercial. En lo tocante a la letra f) del mismo artículo 20, refiere que de su prueba consta el uso de la marca por la solicitante en el mercado nacional desde 1995, por lo que los consumidores reconocerán sus servicios. Como se advierte, sin perjuicio de lo que luego se dirá específicamente en relación a los servicios de transporte y almacenamiento de residuo, el arbitrio sustenta sus alegaciones en hechos no sentados en el fallo y los cuales, por ende, no pueden ser considerados por esta Corte, al haberse desestimado previamente una infracción a las reglas de la sana crítica. 

Quinto: Que, empero, entre los servicios de la clase 39 para los cuales la solicitante busca registrar su marca se encuentra la de “transporte y almacenamiento de residuos”, y al respecto, el apoderado de la oponente ha manifestado expresamente ante esta Corte que ésta no presta servicios en esa cobertura, agregando que por ello el registro debió concederse en esa parte, sin que tampoco el fallo haya tenido por cierto lo contrario. En razón de lo anterior, dado que el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial prescribe que “Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados”, no pudo haber resuelto la sentencia extender el amparo marcario sobre servicios que la oponente no presta y donde la actividad de la solicitante no le puede causar agravio, lo que igualmente permite descartar, sólo en relación a estos servicios en particular, un riesgo de error, engaño o confusión entre las empresas que los demandan y la configuración a ese respecto de las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039. 

Sexto: Que, de esa manera, en relación a esos servicios en específico, a diferencia de los restantes comprendidos en la clase 39 -“Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes”-, el fallo ha errado en la aplicación de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, como consecuencia de la falta de aplicación del artículo 23 del mismo texto, al extender la protección marcaria del oponente a un ámbito en el que no se desempeña y en el que la específica actividad de transporte y almacenamiento de residuos, no genera un riesgo de error, engaño o confusión entre las empresas que demandan esos servicios, yerro que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo al conllevar el rechazo del registro para esa cobertura dentro de la clase 39, lo cual deberá por tanto enmendarse, invalidando en esa parte la sentencia impugnada, para dictar a continuación la correspondiente de reemplazo. 
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley N° 19.039, SE ACOGE el recurso de casación en el fondo formalizado en lo principal de fs. 101, en representación de FERROVIAL S.A., contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial el doce de junio de dos mil diecisiete, que rola a fojas 96, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista. Se previene que el Ministro Sr. Juica tiene únicamente presente para desestimar la infracción al artículo 16 de la ley 19.039, que dicha norma no constituye una ley reguladora de la prueba puesto que el legislador ha entregado el escrutinio probatorio en este tipo de procedimientos a la ponderación que con libertad puedan arribar los jueces de la instancia, atributo que no es revisable por  la vía de la nulidad sustantiva, aparte que además los conceptos de lógica, experiencia y conocimientos afianzados se obtienen sólo de manera racional y no sobre requisitos o condiciones fijadas a priori por la ley. La desatención a dichos aspectos valorativos que determinan un torcido ejercicio de la razón o sea fruto de irrealidades que deriven en falsedades o inexactitudes, devienen consecuencialmente en ausencia de fundamentos cuya sanción es la nulidad formal, lo que no ocurre en este caso, constituye un remedio procesal distinto al promovido por la recurrente. 

Regístrese. 

Redacción a cargo del Ministro Sr. Juica. 

Rol N° 35.664-17. 

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., y los Abogados Integrantes Sr. Jaime Rodríguez E y Sra. Leonor Etcheberry C. No firma el Ministro señor Juica, no obstante haber estado en la vista y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal. 

En Santiago, a cuatro de enero de dos mil dieciocho, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente

SENTENCIA DE REEMPLAZO
Santiago, cuatro de enero de dos mil dieciocho. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo: 
Vistos: 

De la sentencia de casación que antecede se reproduce su considerando quinto. Y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 17 bis B de la Ley Nº 19.039, se revoca la sentencia apelada de doce de abril de dos mil dieciséis, escrita a fojas 45 y siguientes dictada por el Director del lnstituto Nacional de Propiedad Industrial, sólo en cuanto niega el registro pedido para los servicios de “transporte y almacenamiento de residuos” de la clase 39 y, en su lugar, se declara que se concede el registro de la marca FERROVIAL, mixta, para la cobertura referida de la clase 39. Se confirma en lo demás la sentencia apelada. 

Regístrese y devuélvanse. 

Redacción a cargo del Ministro Sr. Juica. 

Rol N° 35.664-17. 

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., y los Abogados Integrantes Sr. Jaime Rodríguez E y Sra. Leonor Etcheberry C. No firma el Ministro señor Juica, no obstante haber estado en la vista y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal.

En Santiago, a cuatro de enero de dos mil dieciocho, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente. 
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ADVERTENCIA: Si se trata de un fallo de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.