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martes, 4 de junio de 2013

Oposición a registro de marca por similitud con otra. Rol 9714-2012

Santiago, veintiocho de mayo de dos mil trece.

VISTOS:
En este procedimiento especial N° 9.714-2012, regido por la Ley N° 19.039, la oponente Volkswagen AG recurre de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial, de veintiuno de noviembre de dos mil doce, escrita a fojas 77, que confirmó la decisión de primer grado, por la que se rechazó la demanda de oposición y concedió el registro solicitado para la marca mixta “W”, para distinguir productos de la clase 12, con protección al conjunto.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación a fojas 92.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el recurrente denuncia como conculcados los artículos 16 y 20 letras f) y h), de la Ley N° 19.039 y pide que se invalide el fallo objetado, dictándose otro de reemplazo que acoja la oposición en todas sus partes y rechace el registro de la marca solicitada en autos.
En primer término, sostiene que se comete infracción al artículo 20 letras f) y h) de la Ley sobre Propiedad Industrial, ya que la sentencia atacada hace un examen simple y liviano de las causales de irregistrabilidad invocadas por su mandante, sin examinar todos los elementos necesarios para configurar las causales en comento .
Indica que, aunque los sentenciadores tienen libertad de apreciación de los hechos conforme el artículo 16 de la ley 19039, ello no puede significar una decisión arbitraria, contradictoria y carente de sentido. En la especie, la sentencia atacada sólo señala que la etiqueta propuesta no incorpora la letra V que forma parte del conjunto característico de la oponente. En otras palabras, reconoce que el signo se encuentra incorporado en la marca previamente registrada en la misma clase, pero estima que el hecho que el solicitante haya eliminado la letra V sería suficiente para afirmar que los signos son diferentes. Lo explicitado desconoce una serie de elementos marcarios que deben ser aplicados en el caso en análisis, como el de inclusión marcaria, esto es, determinar si la marca solicitada desde un punto de vista gráfico y fonético está íntegramente contenida en la oponente, lo que así ocurre, por lo que los consumidores pensarán que la primera es derivación de la segunda, situación que demuestra que, ante casos como éste, el sentenciador no debe centrar el análisis en las diferencias, sino en las coincidencias entre los signos.
Un segundo criterio a ser tenido en cuenta es el de apreciación global, esto es, la consideración de todos los elementos del signo, estudiando la realidad del mercado, para analizar si en su conjunto, los signos presentan elementos coincidentes, que potencialmente causarán confusión. En la especie, desde el punto de vista gráfico, la potencialidad de confusión es evidente, por lo que el hecho que el signo pedido no contenga la V a cierta distancia es imperceptible.
En tercer lugar, se debe estudiar la coincidencia de coberturas, omitiéndose en este caso el hecho que se trata de signos cuyos ámbitos de protección concurren, ya que el solicitado pretende distinguir productos de la clase 12, esto es, la misma de su parte, lo que determina la similitud de los canales de distribución, por lo que al ser signos que se dirigen a los mismos consumidores, se aumenta el riesgo de confusión y ello no fue considerado.
Todo lo anterior demuestra que el sentenciador no efectuó un análisis de los elementos necesarios para configurar las causales de irregistrabilidad en comento y se limitó a dar cuenta de una diferencia que en la apreciación global no es relevante.
Por otra parte, sostiene que lo resuelto conculca lo dispuesto en el artículo 20 letra g) inciso 1 de la ley 19039, ya que si bien se reconoce la fama y notoriedad de las marcas de su representada en la clase 12, accede a lo solicitado, olvidando que ha sido reconocido que las marcas famosas y notorias deben tener una protección especial. Y este análisis no fue aplicado por el sentenciador, desconociendo la condición de notoriedad del signo de su mandante.
Por último, denuncia que lo resuelto infringe lo dispuesto en el artículo 16 de la ley del ramo, ya que la sana crítica no puede servir para amparar decisiones arbitrarias y carentes de contenido práctico y en este caso no hay forma racional de argumentar que un signo, se distinguirá del otro, en la misma clase. En la sentencia atacada no se menciona palabra alguna sobre la coincidencia de los productos a proteger, de los canales de distribución, el hecho que el signo pedido este incorporado en la marca oponente, ni la fama y notoriedad de ésta, omisiones todas que dan cuenta que los criterios empleados por los jueces del fondo en la decisión de lo debatido son contrarios a la lógica y la experiencia, y a la legislación marcaria en su totalidad.
De esta forma, en su concepto, la decisión impugnada carece de fundamento lógico, racional y legal, y en consecuencia, debe ser invalidada por haberse dictado con infracción de ley que ha influido en lo dispositivo del fallo.
SEGUNDO: Que, para una adecuada solución del caso, cabe consignar que la sentencia de primer grado, que la de segunda hizo suya, rechazó la oposición de Volkswagen AG a la solicitud de registro presentada por Import Export Shining Star Limitada para la marca mixta W, con cobertura para vehículos, motos aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, neumáticos de la clase 12, sosteniendo que la confrontación de los signos en conflicto permite advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre si, y que habida cuenta la especial configuración con que se presentan, se logra dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible para el público consumidor, lo que permite presumir fundadamente que podrán coexistir pacíficamente en el mercado, sin que se advierta cómo la marca solicitada podría ser inductiva a error o confusión, en relación a la cualidad, género o el origen de la cobertura a distinguir.
A su turno, los jueces recurridos confirmaron la de primera instancia señalando que los elementos figurativos de los signos en conflicto son completamente diferentes, ya que a simple vista se aprecia que la etiqueta solicitada no incorpora la letra “V” que forma parte del conjunto característico de la etiqueta oponente.
TERCERO: Que una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por el recurrente, y determinados además los motivos de la sentencia que evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario establecer los márgenes sobre los cuales debe realizarse el análisis jurídico, con el objeto de determinar si la aplicación del derecho al caso en estudio ha sido correcta o incorrecta.
En tal orden de cosas, cabe consignar que en el proceso de oposición de marcas debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el contendiente al registro, oportunidad en que los criterios propios del derecho marcario imponen su evaluación teniendo en consideración, que en el presente caso, se alega titularidad sobre una marca que, conforme se sostiene, guarda similitudes gráficas y fonéticas con la solicitante, con ámbitos de protección coincidentes. Por ello, debe analizarse, entonces, el uso de los signos en conflicto, que debe ser entendido como los actos mediante los cuales un signo distintivo aparece en la realidad cumpliendo sus funciones propias, es decir, distinguir directamente y/o identificar la procedencia y/o calidad de productos, servicios o establecimientos; la relevancia de ese uso en el tráfico jurídico, que implica que el signo ha sido introducido en el mercado con conocimiento relativo por los consumidores y usuarios; y que la marca creada tenga entidad marcaria, o sea, que se sujete al cumplimiento de los requisitos substantivos de registrabilidad.
Otro aspecto a considerar es la relación de coberturas, lo que implica el análisis de los ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto, siendo necesario contemplar en el estudio la clase para la que se requieren y, como se ha resuelto previamente por esta Corte, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por ambas señas.
CUARTO: Que en lo referente al primer capítulo de casación invocado por la oponente, es necesario señalar y que no ha sido controvertido, que lo pedido por Import Export Shining Star es el registro del signo mixto W, que comprende una etiqueta consistente en la letra “W” de color negro, dentro de un círculo blanco, con ribete negro; en circunstancias que el registrado por Volkswagen AG lo constituyen las letras “V” y “W”, montada la primera sobre la segunda, envueltas en un círculo de color negro.
La contextualización precedente evidencia la similitud gráfica, tanto en dibujo como color entre ambos signos, así como su semejanza fonética parcial, de esta manera resulta evidente la identidad de ambas, por lo que en este contexto fáctico, es necesario analizar el presupuesto de irregistrabilidad contenido en el artículo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, cuando prohíbe inscribir marcas “iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios, o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas”.
QUINTO: Que conforme a la norma precedentemente transcrita y a los hechos evidentes que se desprenden de lo señalado en el motivo que antecede, y sin entrar a debatir la ponderación de la prueba, queda claramente establecido que la marca mixta solicitada y la registrada contienen similitudes gráficas y fonéticas, de manera que pueden confundirse con la de la recurrente, que además goza de fama y notoriedad en el mercado, por lo que la causal invocada por la oponente se verifica plenamente. De esta manera, es claro que el fallo impugnado incurrió en un error de derecho al omitir la aplicación del precepto del literal h) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial a la denominación pedida desde que se configuran sus presupuestos, yerro que influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia en examen, toda vez que significó desestimar una oposición que debía ser aceptada cabalmente.
SEXTO: Que, la conclusión precedente se ve reforzada al ser un hecho no debatido en autos la coincidencia de cobertura de los signos en conflicto, por lo que constatada la similitud entre uno y otro, no cabe duda que la aceptación a registro de la marca pedida produciría un evidente conflicto ya que existen suficientes semejanzas entre ambas que impiden su concurrencia pacífica en el mercado.
SÉPTIMO: Que, en mérito de lo razonado, al existir coincidencia en cuanto a la cobertura que pretende la marca pedida con la que representa la invocada por el oponente, resulta indudable que, amén de las semejanzas existentes entre ellas, el signo requerido se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de todos los productos de la clase 12 para los cuales fue solicitada, lo que desde luego impide su concurrencia en el mercado, en mérito de lo cual el fallo impugnado ha infringido el artículo 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, pues ha procedido a conceder un registro marcario, sin considerar que los hechos acreditados revelan la concurrencia de causales de irregistrabilidad que impiden su otorgamiento.
OCTAVO: Que, a la luz de lo resuelto, no resulta necesario pronunciarse sobre las demás vulneraciones en que el recurrente funda su recurso de nulidad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 78 contra la sentencia de segunda instancia de veintiuno de noviembre de dos mil doce, escrita a fojas 77, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.
Regístrese.
Redacción a cargo del Ministro señor Dolmestch.
Rol N° 9714-12.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y el abogado integrante Sr. Jorge Baraona G. No firman los Ministros Sres. Künsemüller y Brito, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y en comisión de servicios, respectivamente.


Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.


En Santiago, a veintiocho de mayo de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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SENTENCIA DE REEMPLAZO.
Santiago, veintiocho de mayo de dos mil trece
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:
VISTOS:
De la sentencia apelada, se reproduce sólo su parte expositiva; y de la de casación que antecede, lo razonado en los motivos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo.
Y teniendo, en su lugar y además, presente:
Que la marca mixta “W”, que tiene asociada una etiqueta consistente en tal letra de color negro, dentro de un círculo blanco con ribete negro pedido por Import Export Shining Star Limitada para distinguir vehículos, motos aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, neumáticos de la clase 12, además de exhibir semejanzas gráficas y fonéticas con la marca mixta “VW”, registrada por el oponente para identificar, entre otros, vehículos, aparatos para locomoción por tierra, aire o agua, incluyendo sus partes componentes, automóviles y sus partes, motores para vehículos terrestres y sus partes de la misma clase, presenta una clara relación de cobertura con aquélla que se alza en su contra, lo que desde luego generará confusión entre las expresiones en conflicto y la posibilidad de error o engaño en los consumidores sobre la cualidad de los productos y la procedencia empresarial de los mismos, circunstancias que impiden su protección marcaria.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 16, 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, se declara que se revoca la sentencia apelada de diecinueve de junio de dos mil doce, escrita a fojas 60 y siguientes, que rechazó la demanda de oposición y concedió el registro solicitado con protección de conjunto y, en su lugar, se decide que se rechaza la solicitud de fojas uno, N° 865104, en todas sus partes.

Regístrese y devuélvanse.
Redacción a cargo del Ministro señor Dolmestch.
Rol N° 9714-12

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y el abogado integrante Sr. Jorge Baraona G. No firman los Ministros Sres. Künsemüller y Brito, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y en comisión de servicios, respectivamente.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a veintiocho de mayo de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.