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martes, 4 de junio de 2013

Solicitud de registro de marca mixta. Rol 9722-2012

Santiago, veintiocho de mayo de dos mil trece.

Vistos:
En lo principal de fojas 50 el abogado don Matías Somarriva Labra, en representación de SERVICOMP LTDA., deduce recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil doce, que confirma el fallo de primera instancia por el cual se rechaza de oficio la solicitud de registro de la marca denominativa “WELLMADE”, para distinguir productos de la clase 11, al estimarse aplicables las causales del artículo 20 letras e) y f) en relación con el artículo 19, todos de la Ley N° 19.039.

Declarado admisible el presente arbitrio, se ordenó traer los autos en relación, tal como se lee a fs. 62.
Considerando:
Primero: Que por el recurso se denuncia, en un primer capítulo de nulidad, la infracción del artículo 16 de la Ley N° 19.039. Explica el recurrente que en el fallo recurrido se desatendieron razones puramente lógicas que, de haberse considerado, habrían llevado a aceptar el registro, alegadas por su parte, consistentes en que la solicitud tiene signos distintivos y no se presta para inducir a error o engaño, puesto que es únicamente evocativo para la cobertura que se pretende, siendo una expresión que no tiene relación directa con la cobertura que busca distinguir, no considerando que a la solicitante se le concedió el registro de la marca WELLMADE para distinguir productos de la clase 6 y 7, por lo que resulta contradictorio y contra la lógica y la experiencia que en dichas clases se considere que el signo en cuestión goza de la distintividad necesaria y que en las clases 8 y 11 se concluya que el signo es irregistrable por ser genérico. Señala que los sentenciadores tampoco consideraron que la marca pedida es mixta, con un diseño particular, por lo que no puede ser jamás estimado un término genérico descriptivo o indicativo de uso común, siendo además un signo acuñado por la recurrente sin significado conocido y que resulta de la conjunción de las palabras Well y Made, por lo que al unirlos no tiene un significado.
Como segundo fundamento de invalidación, invoca el recurrente la infracción del artículo 19 de la Ley N° 19.039, pues dicho precepto establece los requisitos que se deben cumplir para efectos de configurar una marca comercial, que sea un signo susceptible de representación gráfica y capaz de distinguir productos, servicios, establecimientos comerciales e industriales, por lo que es claro que la marca pedida goza de todos los atributos para ser considerada una marca comercial, de forma que debía ser otorgada.
En un tercer capítulo denuncia la infracción del artículo 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial, y al efecto expresa que tal disposición prohíbe el registro de marcas que contengan una significación, lo que en el caso de autos no se verifica, pues el signo pedido fue inventado por la recurrente y al ser mixto puede ser considerado una expresión descriptiva. Por otra parte expone que la marca solicitada no es genérica para productos de la clase 11 porque no corresponde al nombre de ninguno de los productos que se pretenden distinguir, además tampoco es indicativa o descriptiva, ya que no es usada comúnmente por los agentes del mercado para productos de la clase 11.
Denuncia en otro apartado la infracción al artículo 19 bis c) de la Ley del ramo, expresa que la marca que pretende registrar es de naturaleza mixta por lo que para efectos de distintividad debe ser tratada como tal sin efectuar disecciones arbitrarias que busquen otorgarle un significado que no tiene.
Como quinto fundamento de invalidación para sustentar su recurso señala la transgresión del artículo 20 letra f) de la Ley N° 19.039, para lo que expresa que los sentenciadores han atribuido a la marca un significado que no corresponde, cual es, “bien hecho o bien realizado”, lo que no es así, desde que la marca es de un signo inventado, y por ende de fantasía, por lo que le rechazo constituye claramente una vulneración de la norma denunciada.
Finalmente expresa que se ha transgredido el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República por cuanto fue el propio Tribunal recurrido el que aceptó el registro de la marca WELLMADE para distinguir productos de las clases 6 y 7, razón por la cual, en relación a esta marca, tiene un derecho adquirido y por tanto el rechazo de la misma implica su vulneración.
Segundo: Que en el motivo segundo del fallo recurrido, que confirmó el de primer grado, se estimó que el sigo mixto solicitado WELLMADE corresponde a una expresión que describe o indica calidad, y en particular, una buena calidad toda, vez que la traducción al castellano es “bien hecho o bien realizado”, expresión que por su naturaleza debe estar disponible para describir todos los productos de la cobertura, configurándose por tanto la causal contenida en el literal e) del artículo 20 de la Ley N°19.039, por tener un carácter calificativo de la calidad de los productos.
Tercero: Una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por el recurrente, y determinados además los motivos de la sentencia que evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario establecer los márgenes jurídicos dentro de los cuales deben circunscribirse dichos basamentos, a fin de discurrir en orden a la correcta o incorrecta aplicación del derecho. En ese orden de cosas, cabe consignar que los paradigmas del derecho marcario imponen al juzgador la evaluación de la marca solicitada teniendo en consideración factores como la apreciación global, que consiste en que ésta debe ser considerada al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor del signo en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y el elemento relevante o principal. Todo ello, además, en el contexto que brindan las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial.
Cuarto: Que dicho lo anterior, aparece claro que la conclusión a que arribaron los jueces de la instancia es incorrecta desde la perspectiva del derecho marcario. En efecto, la apreciación efectuada por los jueces del fondo respecto de las características del signo pedido evidencia un análisis parcial del mismo, toda vez que consideran que éste corresponde a una expresión descriptiva o que indica calidad y particularmente buena calidad.
Por el contrario el signo debe ser evaluado en su conjunto y no realizando una traducción de cada una de las palabras que lo conforman. Así, lo que debe ser estudiado, a la hora de determinar la procedencia de la causal de prohibición de registro de la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, es la posibilidad de que las expresiones o signos que se traten de registrar, contengan una descripción de cierta clase de productos o servicios, de modo que carezca de la necesaria distintividad.
Dentro de ese contexto, entonces, surge con evidencia que la expresión solicitada no incurre en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, ya que esta norma exige que el signo sea indicativo o descriptivo en términos tales que los consumidores asocien éste con la naturaleza, origen, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos o servicios a que deban aplicarse, cuyo no es el caso. En consecuencia, no resulta aplicable a la marca en examen la causal de prohibición de registro de la letra e) del artículo 20 de la ley sobre propiedad industrial, incurriendo por ello el fallo recurrido en el error de derecho denunciado, por falsa aplicación del citado precepto, a un caso en que no es procedente.
Quinto: Que, en cuanto a la causal de la letra f) del artículo 20 de la ley del ramo, que los sentenciadores estimaron concurrente también respecto del signo de autos, es importante tener en consideración que ella se relaciona con el origen empresarial de la marca, la cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos. Ahora bien, de los motivos expresados en el fallo que se revisa se puede colegir que los juzgadores estimaron concurrente la causal en lo relativo al carácter calificativo de la calidad de los productos, lo que podía inducir a los consumidores a error o engaño por cuanto podrían formarse la idea de que éstos poseen la calidad indicada. Así, como ya se ha señalado, la marca solicitada no contienen en sí misma y de la manera planteada, una indicación conceptual de los productos clase 11, hipótesis que no aparece del análisis de la denominación pedida, ya que dicho conjunto marcario, de la manera en que fue solicitado por el recurrente, no lleva a inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos o servicios clase 11.
En esas circunstancias, se configura el error de derecho también denunciado en el libelo, en cuanto los sentenciadores del grado estimaron concurrente la causal de prohibición de registro del literal f) del mentado artículo 20 del cuerpo normativo de marras a un caso en que resultaba improcedente. Se trata, por ende, de una falsa aplicación normativa que, sumada a la consignada en el motivo precedente, llevan a la invalidación de la sentencia de segunda instancia.
Sexto: Que de acuerdo con lo que se acaba de razonar, la denuncia relativa a la norma que previene el sistema de ponderación de la prueba, artículo 16 de la Ley N° 19.039, aún en el caso de existir, carece de toda influencia en lo resolutivo del fallo recurrido.
Séptimo: Que, al acogerse los capítulos de invalidación que dicen relación con las infracciones ya descritas, no resulta necesario pronunciarse sobre las demás vulneraciones en que el recurrente funda su recurso de nulidad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, y 17 bis C de la Ley 19.039, SE ACOGE el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 50 por el abogado Matías Somarriva Labra, en representación de SERVICOMP LTDA., contra la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil doce, escrita a fojas 48, la que es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.
Regístrese.
Redacción a cargo del Ministro señor Dolmestch.
Rol N° 9722-12.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Lamberto Cisternas R. y los abogados integrantes Sres. Jorge Lagos G. y Ricardo Peralta V. No firma el Ministro Sr. Cisternas, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.


En Santiago, a veintiocho de mayo de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

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SENTENCIA DE REEMPLAZO.

Santiago, veintiocho de mayo de dos mil trece.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:
VISTOS:
Se deja íntegramente sin efecto la sentencia de primer grado
Se reproduce lo razonado en los motivos tercero a quinto de la sentencia de casación que antecede.
Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:
PRIMERO: Que el signo solicitado “WELLMADE”, es un nombre de fantasía que está en inglés, y que no tiene una traducción exacta y necesaria como para que el público en general le atribuya una determinada cualidad, siendo de advertir que se trata de una marca mixta, que contienen, además un signo particular, que le otorga precisamente especialidad y distintividad en el mercado, permitiéndole coexistir en él sin dificultad.
SEGUNDO: Que, por otra parte, la marca pedida, conforme a lo que se ha señalado, es lo suficientemente distintiva, de manera que no es posible efectuar reproches que digan relación con la posibilidad de que ésta describa los productos de la clase 11 que busca amparar, además no se vislumbra cómo podría inducir a error o engaño en el público consumidor, desde que como se ha expresado no se encuentra en el caso de la prohibición consistente en ser descriptiva.
TERCERO: Que conforme a lo anterior, corresponde reconsiderar las observaciones de oficio formuladas por orden del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y acoger, en consecuencia, la solicitud de registro de la marca de autos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley Nº 19.039, se declara que se revoca la sentencia apelada de trece de febrero de dos mil doce, escrita a fojas 31, en su lugar, se acoge la solicitud de fojas 1, signada con el Nº 956.828 y, en consecuencia, se concede el registro de la marca mixta WELLMADE, pedida para productos de la clase 11, consistentes en aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.
Regístrese y devuélvase.
Redacción a cargo del Ministro señor Dolmestch.
Rol N° 9722-12.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Lamberto Cisternas R. y los abogados integrantes Sres. Jorge Lagos G. y Ricardo Peralta V. No firma el Ministro Sr. Cisternas, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal.


Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a veintiocho de mayo de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.