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viernes, 14 de marzo de 2014

Solicitud patente de invención. Estimación de la prueba.

Santiago, trece de enero de dos mil catorce.

VISTOS:
En estos autos Rol N° 5101-13 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial de solicitud de patente de invención regido por la Ley N° 19.039, el abogado Sr. Juan Pablo Egaña Bertoglia, en representación de Astrazaneca AB, dedujo recurso de casación en el fondo en contra la sentencia pronunciada por el H. Tribunal de Propiedad Industrial, de once de junio de dos mil trece, escrita a fojas 490, que confirmó la decisión de primer grado, de dos de junio de dos mil once, por la cual se rechazó la solicitud, por no cumplir con los artículos 33 y 35 de la ley de la especialidad.

A fojas 523 rola el decreto que ordenó traer los autos en relación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que en el recurso de casación en el fondo se denuncian como infringidos los artículos 16, 17 bis D inciso 4°, 33 y 35 de la Ley N° 19.039, requiriendo la invalidación del fallo impugnado y que se dicte una sentencia de reemplazo que acepte a registro la solicitud de patente N° 2743-2001.
SEGUNDO: Que en lo tocante a la infracción al artículo 16 del citado cuerpo legal, se sostiene por la recurrente que el fallo no analizó las argumentaciones contenidas en su apelación, sino que únicamente se limitó a hacer una relación de las apreciaciones técnicas del perito y del examinador interno del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sin referirse al hecho acreditado, consistente en que tanto en Estados Unidos como en la Oficina Europea de Patentes se reconoció la novedad y el nivel inventivo de la patente solicitada, donde los requisitos de patentabilidad son esencialmente los mismos que en nuestro país.
En relación a la infracción al artículo 17 bis D inciso 4° de la Ley N° 19.039, se plantea en el recurso que el rechazo de la apelación deducida contra el fallo de primer grado se fundaría en la falta de pago de la suma fijada como honorario de la pericia decretada en carácter de medida para mejor resolver por el propio tribunal de alzada, lo que lo condujo a decidir que su parte no habría aportado antecedente alguno para desvirtuar las conclusiones de la sentencia del a quo, lo que califica de contrario a derecho, por cuanto aún en el caso de emitirse el indicado informe, la ley lo estima sólo como un antecedente para la resolución del asunto, de lo que se sigue que el Tribunal de Propiedad Industrial no ejerció su función jurisdiccional o bien pretendió delegarla en un experto.
Con respecto a la infracción al artículo 33 de la ley, refiere que si en el estado de la técnica no se contienen al menos dos de las características de la invención, cuales son que las superficies opuestas del trayecto del inhalador sean relativamente giratorias una en relación con la otra y que el miembro de desalojo esté configurado para conectar al otro de la superficie opuesta, la que debió ser considerada novedosa.
Por último, en lo que atañe a la infracción al artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, argumenta que la determinación del nivel inventivo está viciada, porque ha debido verificarse desde la perspectiva de una persona normalmente versada en la materia técnica y de acuerdo al nivel de conocimiento existente a la fecha de la prioridad, y no aquel al que hubiere evolucionado a la fecha del análisis pericial. Ni la ley, su reglamento, ni las directrices del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, consideran la categoría que se aplicó en el fallo, cual es el efecto sorprendente de la invención, que se eleva erróneamente a requisito legal de patentabilidad.
Finaliza solicitando que se invalide el fallo y se dicte en su reemplazo una sentencia que acepte a registro la solicitud de patente N° 2743-2001.
TERCERO: Que según consta de los antecedentes de la causa, la solicitud que funda este proceso se refiere a la patente de invención de un aparato para administrar polvo por inhalación, que comprende una unidad dosificadora, un trayecto de flujo a través del cual una corriente de aire fluye, el cual es provisto de un medio para desprendimiento de polvo acumulado en una de las superficies que comprende dicho trayecto.
La solicitud fue presentada el 14 de noviembre de 2001, publicada en el Diario Oficial el 2 de octubre de 2002, sin ser objeto de oposición por parte de terceros.
CUARTO: Que el fallo de primera instancia resolvió que la invención no cumple el requisito de novedad y carece de nivel inventivo, como lo exigen los artículos 33 y 35 de la Ley N° 19.039. Luego de apelado, el tribunal de alzada dispuso como como medida para mejor resolver oír a un perito sobre esos mismos tópicos, y sin realizarse la indicada diligencia, el pronunciamiento de alzada mantuvo aquella decisión.
QUINTO: Que en estos procedimientos la estimación de la prueba se rige por las reglas de la sana crítica, de modo que la libertad de apreciación tiene como límites la razón, las máximas de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicamente afianzados.
SEXTO: Que como consta de estos autos, tanto en Estados Unidos de Norte América como en la Oficina Europea de Patentes se reconoció la novedad y el nivel inventivo de la patente solicitada (Patente US 6.655.380 y Patente EP 1454647), por lo que, como se reclama en el recurso, los sentenciadores del grado han debido ponderar y resolver por qué esa aceptación en otras partes del mundo, con similares requisitos de patentabilidad por aplicación de las normas de ADPIC, no alcanza a la solicitud de la compareciente. En efecto, si como se sostiene en el fallo, se critica al recurrente la ausencia de elementos probatorios para acreditar sus asertos y se dispuso como medida para mejor resolver una nueva pericia ante la insuficiencia de la existente sobre aspectos relevantes de la cuestión, no se acatan las reglas de la sana crítica si al momento de valorar la prueba el fallo se centra sólo en el informe pericial rendido en autos, omitiendo toda referencia a los demás antecedentes aportados por la solicitante, en particular los referidos a la circunstancia de que la patente solicitada ya había sido aceptada en otros países, como consta de los antecedentes acompañados a fojas 389.
SÉPTIMO: Que en lo que dice relación con la infracción denunciada al artículo 17 bis D de la Ley N° 19.039, el fallo no ha podido atribuir un efecto trascendente a la falta de realización del informe pericial decretado en carácter de medida para mejor resolver, diligencia que se tuvo por no cumplida al no haberse solucionado el arancel pericial, pues como dispone el artículo 87 del Reglamento de la ley, que señala que el valor probatorio de los referidos informes para el Director Nacional de Instituto de Propiedad Industrial -aplicable al caso en que este es requerido por el tribunal de alzada-, es sólo un antecedente más que puede servir de base a la decisión, no acarrea como necesaria consecuencia, como entiende el fallo, la prueba de la desidia del solicitante de aportar elementos de convicción que avalen su solicitud, lo que difiere de la realidad de autos, pues como se dijo en el motivo anterior, la ponderación debe ser global, abarcando todos y cada uno de los antecedentes allegados, ajustada a criterios de racionalidad y de la experiencia, que consideren el valor conjunto de todos ellos y no solo de algunos, como sucedió en la especie, pretiriendo parte fundamental de la prueba del recurrente.
OCTAVO: Que el artículo 35 de la Ley 19.039 dispone que para determinar si una invención tiene nivel inventivo, se debe considerar si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.
Conforme a la citada norma, resulta evidente que el nivel inventivo corresponde a una determinación subjetiva que debe realizar el sentenciador sobre la base de un criterio objetivo, cual es, la perspectiva de una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente y de acuerdo al nivel de conocimiento existente a la fecha de la prioridad y no aquél al que hubiere evolucionado a la fecha de análisis pericial, criterio que debía encontrarse plasmado en el fallo, lo que no ocurrió en el caso de autos.
Respecto de esta exigencia y la novedad a que hace referencia el artículo 33 de la ley, los jueces sustentan su resolución basados únicamente en que el informe pericial debía ser fundado, cualquiera sea el método que emplee, lo que consideran se cumplió, es decir, solo se limitaron a tratar de explicar qué fue lo que quiso verbalizar el perito, sin emitir un pronunciamiento concreto sobre el particular, como debieron hacerlo, por cuestionarse precisamente los parámetros que han debido ilustrar al tribunal y a los peritos acerca de la novedad y el nivel inventivo de la solicitud, reclamo que cobra más fuerza si se atiende a la medida para mejor resolver decretada, cuyo fin preciso fue determinar si el aparato reivindicado se encuentra anticipado de acuerdo a los antecedentes que constan en el proceso y si en el evento de tener novedad supera el estado de la técnica, revelando avance en el estado del arte en términos de conferir nivel inventivo a la solicitud, medida que no llegó a ejecutarse por las razones ya anotadas.
NOVENO: Que, conforme a lo razonado precedentemente, el fallo impugnado ha infringido el artículo 16 de la Ley N° 19.039, con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, en razón de que la errada apreciación de los antecedentes del proceso produjo la contravención formal de los artículos 33 y 35 de la cita ley, pues se ha procedido a negar el registro de una solicitud, aplicando y exigiendo acreditar, para determinar la novedad y el nivel inventivo, una categoría que va más allá de lo que requiere la ley.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, 17 bis D inciso 4°, 33 y 35 de la Ley N° 19.039, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 508, contra la sentencia de segunda instancia de once de junio de dos mil trece, escrita a fojas 490, la que se anula y se reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.
Regístrese.
Redacción a cargo del Ministro señor Cisternas.

Rol N° 5101-13

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch U., Pedro Pierry A., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R. y el abogado integrante Sr. Arturo Prado P. No firma el Ministro Sr. Dolmestch, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a trece de enero de dos mil catorce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

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SENTENCIA DE REEMPLAZO.
Santiago, trece de enero de dos mil catorce.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:
VISTOS:
Se reproduce el fallo en alzada con excepción de sus motivos 5°, 6° y 7°, que se eliminan.
Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:
Que la patente de invención solicitada por Astrazeneca AB respecto del inhalador de polvo, posee novedad y nivel inventivo, por cuanto de los documentos que dan cuenta del arte previo (D13), no se ha revelado ni se puede deducir que las superficies opuestas sean relativamente giratorias una en relación con la otra y que el miembro de desalojo esté configurado para conectar al otro de la superficie opuesta. En consecuencia, la referida invención, al no resultar obvia ni que se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, superando el estándar establecido por la ley para medir la novedad y el nivel inventivo, resulta plenamente patentable.
Que refuerza la anterior conclusión que en Estados Unidos de Norte América (Patente US 6.655.380) y la Oficina Europea de Patentes (Patente EP 1 454 647) se reconoció tanto la novedad como el nivel inventivo de la patente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 16, 32, 33 y 35 de la Ley N° 19.039, se declara:

Que se revoca la sentencia apelada, de dos de junio de dos mil once, escrita a fojas 437 y, en su lugar, se decide que se acepta a registro la solicitud de patente N° 2743-01.

Regístrese y devuélvanse.
Redacción a cargo del Ministro señor Cisternas.
Rol N° 5101-13.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch U., Pedro Pierry A., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R. y el abogado integrante Sr. Arturo Prado P. No firma el Ministro Sr. Dolmestch, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso.


Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a trece de enero de dos mil catorce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.