Santiago,
trece de enero de dos mil catorce.
VISTOS:
En
estos autos Rol N° 5101-13 de esta Corte Suprema, referidos
a un procedimiento especial de
solicitud de patente de invención
regido por la Ley N° 19.039,
el abogado Sr. Juan Pablo Egaña Bertoglia, en representación de
Astrazaneca AB, dedujo recurso de casación en el fondo en contra la
sentencia pronunciada por el H. Tribunal de Propiedad Industrial, de
once de junio de dos mil trece, escrita a fojas 490, que confirmó la
decisión de primer grado, de dos de junio de dos mil once, por la
cual se rechazó la solicitud, por no cumplir con los artículos 33 y
35 de la ley de la especialidad.
A
fojas 523 rola el decreto que ordenó traer los autos en relación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO:
Que en el recurso de casación en el fondo se denuncian como
infringidos los artículos 16,
17 bis D inciso 4°, 33 y 35 de la Ley N° 19.039, requiriendo
la invalidación del fallo impugnado y que se dicte una sentencia de
reemplazo que acepte a registro la solicitud de patente N°
2743-2001.
SEGUNDO:
Que en lo tocante a la infracción
al artículo 16 del citado cuerpo legal, se sostiene por la
recurrente que el fallo
no
analizó las argumentaciones contenidas en su apelación, sino que
únicamente se limitó a hacer una relación de las apreciaciones
técnicas del perito y del examinador interno del Instituto Nacional
de Propiedad Industrial, sin referirse al hecho acreditado,
consistente en que tanto en Estados Unidos como en la Oficina Europea
de Patentes se reconoció la novedad y el nivel inventivo de la
patente solicitada, donde los requisitos de patentabilidad son
esencialmente los mismos que en nuestro país.
En
relación a la infracción al artículo 17 bis D inciso 4° de la Ley
N° 19.039, se plantea en el recurso que el rechazo de la apelación
deducida contra el fallo de primer grado se fundaría en la falta de
pago de la suma fijada como honorario de la pericia decretada en
carácter de medida para mejor resolver por el propio tribunal de
alzada, lo que lo condujo a decidir que su parte no habría aportado
antecedente alguno para desvirtuar las conclusiones de la sentencia
del a quo, lo que califica de contrario a derecho, por cuanto aún en
el caso de emitirse el indicado informe, la ley lo estima sólo como
un antecedente para la resolución del asunto, de lo que se sigue que
el Tribunal de Propiedad Industrial no ejerció su función
jurisdiccional o bien pretendió delegarla en un experto.
Con
respecto a la infracción al artículo 33 de la ley, refiere que si
en el estado de la técnica no se contienen al menos dos de las
características de la invención, cuales son que las superficies
opuestas del trayecto del inhalador sean relativamente giratorias una
en relación con la otra y que el miembro de desalojo esté
configurado para conectar al otro de la superficie opuesta, la que
debió ser considerada novedosa.
Por
último, en lo que atañe a la infracción al artículo 35 de la Ley
de Propiedad Industrial, argumenta que la determinación del nivel
inventivo está viciada, porque ha debido verificarse desde la
perspectiva de una persona normalmente versada en la materia técnica
y de acuerdo al nivel de conocimiento existente a la fecha de la
prioridad, y no aquel al que hubiere evolucionado a la fecha del
análisis pericial. Ni la ley, su reglamento, ni las directrices del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, consideran la categoría
que se aplicó en el fallo, cual es el efecto sorprendente de la
invención, que se eleva erróneamente a requisito legal de
patentabilidad.
Finaliza solicitando que
se invalide el fallo y se dicte en su reemplazo una sentencia que
acepte a registro la solicitud de patente N° 2743-2001.
TERCERO:
Que según consta de los antecedentes de la causa, la solicitud que
funda este proceso se refiere a la patente de invención de un
aparato para administrar polvo por inhalación, que comprende una
unidad dosificadora, un trayecto de flujo a través del cual una
corriente de aire fluye, el cual es provisto de un medio para
desprendimiento de polvo acumulado en una de las superficies que
comprende dicho trayecto.
La
solicitud fue presentada el 14 de noviembre de 2001, publicada en el
Diario Oficial el 2 de octubre de 2002, sin ser objeto de oposición
por parte de terceros.
CUARTO:
Que
el fallo de primera instancia resolvió que la invención no cumple
el requisito de novedad y carece de nivel inventivo, como lo exigen
los artículos 33 y 35 de la Ley N° 19.039. Luego de apelado, el
tribunal de alzada dispuso como como medida para mejor resolver oír
a un perito sobre esos mismos tópicos, y sin realizarse la indicada
diligencia, el pronunciamiento de alzada mantuvo aquella decisión.
QUINTO:
Que en
estos procedimientos la estimación de la prueba se rige por las
reglas de la sana crítica, de modo que la libertad de apreciación
tiene como límites la razón, las máximas de la experiencia, la
lógica y los conocimientos científicamente afianzados.
SEXTO:
Que como consta de estos autos, tanto en Estados Unidos de Norte
América como en la Oficina Europea de Patentes se reconoció la
novedad y el nivel inventivo de la patente solicitada (Patente US
6.655.380 y Patente EP 1454647), por lo que, como se reclama en el
recurso, los sentenciadores del grado han debido ponderar y resolver
por qué esa aceptación en otras partes del mundo, con similares
requisitos de patentabilidad por aplicación de las normas de ADPIC,
no alcanza a la solicitud de la compareciente. En efecto, si como se
sostiene en el fallo, se critica al recurrente la ausencia de
elementos probatorios para acreditar sus asertos y se dispuso como
medida para mejor resolver una nueva pericia ante la insuficiencia de
la existente sobre aspectos relevantes de la cuestión, no se acatan
las reglas de la sana crítica si al momento de valorar la prueba el
fallo se centra sólo en el informe pericial rendido en autos,
omitiendo toda referencia a los demás antecedentes aportados por la
solicitante, en particular los referidos a la circunstancia de que la
patente solicitada ya había sido aceptada en otros países, como
consta de los antecedentes acompañados a fojas 389.
SÉPTIMO:
Que en lo que dice relación con la infracción denunciada al
artículo 17 bis D de la Ley N° 19.039, el fallo no ha podido
atribuir un efecto trascendente a la falta de realización del
informe pericial decretado en carácter de medida para mejor
resolver, diligencia que se tuvo por no cumplida al no haberse
solucionado el arancel pericial, pues como dispone el artículo 87
del Reglamento de la ley, que señala que el valor probatorio de los
referidos informes para el Director Nacional de Instituto de
Propiedad Industrial -aplicable al caso en que este es requerido por
el tribunal de alzada-, es sólo un antecedente más que puede servir
de base a la decisión, no acarrea como necesaria consecuencia, como
entiende el fallo, la prueba de la desidia del solicitante de aportar
elementos de convicción que avalen su solicitud, lo que difiere de
la realidad de autos, pues como se dijo en el motivo anterior, la
ponderación debe ser global, abarcando todos y cada uno de los
antecedentes allegados, ajustada a criterios de racionalidad y de la
experiencia, que consideren el valor conjunto de todos ellos y no
solo de algunos, como sucedió en la especie, pretiriendo parte
fundamental de la prueba del recurrente.
OCTAVO:
Que el artículo 35 de la Ley 19.039 dispone que para determinar si
una invención tiene nivel inventivo, se debe considerar si para una
persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente,
ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del
estado de la técnica.
Conforme a la citada
norma, resulta evidente que el nivel inventivo corresponde a una
determinación subjetiva que debe realizar el sentenciador sobre la
base de un criterio objetivo, cual es, la perspectiva de una persona
normalmente versada en la materia técnica correspondiente y de
acuerdo al nivel de conocimiento existente a la fecha de la prioridad
y no aquél al que hubiere evolucionado a la fecha de análisis
pericial, criterio que debía encontrarse plasmado en el fallo, lo
que no ocurrió en el caso de autos.
Respecto de esta
exigencia y la novedad a que hace referencia el artículo 33 de la
ley, los jueces sustentan su resolución basados únicamente en que
el informe pericial debía ser fundado, cualquiera sea el método que
emplee, lo que consideran se cumplió, es decir, solo se limitaron a
tratar de explicar qué fue lo que quiso verbalizar el perito, sin
emitir un pronunciamiento concreto sobre el particular, como debieron
hacerlo, por cuestionarse precisamente los parámetros que han debido
ilustrar al tribunal y a los peritos acerca de la novedad y el nivel
inventivo de la solicitud, reclamo que cobra más fuerza si se
atiende a la medida para mejor resolver decretada, cuyo fin preciso
fue determinar si el aparato reivindicado se encuentra anticipado de
acuerdo a los antecedentes que constan en el proceso y si en el
evento de tener novedad supera el estado de la técnica, revelando
avance en el estado del arte en términos de conferir nivel inventivo
a la solicitud, medida que no llegó a ejecutarse por las razones ya
anotadas.
NOVENO:
Que, conforme a lo razonado precedentemente, el fallo impugnado ha
infringido el artículo 16 de la Ley N° 19.039, con influencia
sustancial en lo dispositivo del fallo, en razón de que la errada
apreciación de los antecedentes del proceso produjo la contravención
formal de los artículos 33 y 35 de la cita ley, pues se ha procedido
a negar el registro de una solicitud, aplicando y exigiendo
acreditar, para determinar la novedad y el nivel inventivo, una
categoría que va más allá de lo que requiere la ley.
Por
estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en
los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, 17
bis D inciso 4°, 33 y 35 de la Ley N° 19.039, se
acoge
el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la
presentación de fojas 508, contra la sentencia de segunda instancia
de once de junio de dos mil trece, escrita a fojas 490, la
que se anula
y se reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma
separada, pero sin previa vista.
Regístrese.
Redacción a cargo del
Ministro señor Cisternas.
Rol N° 5101-13
Pronunciado
por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch
U., Pedro Pierry A., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R. y
el abogado integrante Sr. Arturo Prado P. No
firma el Ministro Sr. Dolmestch, no
obstante
haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar
con permiso.
Autorizada
por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a trece de
enero de dos mil catorce, notifiqué en Secretaría por el Estado
Diario la resolución precedente.
________________________________________________________________________
SENTENCIA
DE REEMPLAZO.
Santiago,
trece de enero de
dos mil catorce.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la
siguiente sentencia de reemplazo:
VISTOS:
Se reproduce el fallo en alzada con
excepción de sus motivos 5°, 6° y 7°, que se eliminan.
Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:
Que la patente de
invención solicitada por Astrazeneca AB respecto del inhalador de
polvo, posee novedad y nivel inventivo, por cuanto de los documentos
que dan cuenta del arte previo (D13), no se ha revelado ni se puede
deducir que las superficies opuestas sean relativamente giratorias
una en relación con la otra y que el miembro de desalojo esté
configurado para conectar al otro de la superficie opuesta. En
consecuencia, la referida invención, al no resultar obvia ni que se
habría derivado de manera evidente del estado de la técnica, para
una persona normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, superando el estándar establecido por la ley para
medir la novedad y el nivel inventivo, resulta plenamente
patentable.
Que refuerza la anterior conclusión
que en Estados Unidos de Norte América (Patente US 6.655.380) y la
Oficina Europea de Patentes (Patente EP 1 454 647) se reconoció
tanto la novedad como el nivel inventivo de la patente.
Por estas consideraciones y de
conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 16, 32, 33
y 35 de la Ley N° 19.039, se declara:
Que se
revoca la sentencia
apelada, de dos de junio de dos mil once, escrita a fojas 437 y, en
su lugar, se decide que se acepta a registro la solicitud de patente
N° 2743-01.
Regístrese y devuélvanse.
Redacción a cargo del Ministro señor
Cisternas.
Rol N° 5101-13.
Pronunciado
por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch
U., Pedro Pierry A., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R. y
el abogado integrante Sr. Arturo Prado P. No
firma el Ministro Sr. Dolmestch, no
obstante haber estado en la
vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso.
Autorizada
por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a trece de enero de dos
mil catorce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.
