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viernes, 14 de marzo de 2014

Solicitud registro de marca. Oposición. Marcas con concepto propio fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. Apreciación de la prueba.

Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil trece.

Vistos:
En estos autos Rol N° 5838-13 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, la parte oponente, Pricewaterhousecoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada, representada por el abogado Hernán Ríos de Marimón, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de veintisiete de junio de dos mil trece del Tribunal de Propiedad Industrial, que se lee a fojas 94, que confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de oposición y concedió el registro solicitado a la marca CEO CONSULTING, con protección al conjunto.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación, según resolución de fojas 115.
Considerando:
Primero: Que en el recurso se denuncian como infringidos los artículos 16, 19 inciso 1° y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, requiriendo al efecto la invalidación del fallo impugnado y que se dicte una sentencia de reemplazo que rechace el registro de la marca CEO CONSULTING solicitada por CEO, CONSULTORES EN EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL LIMITADA, para distinguir folletos, impresos, revistas, publicaciones periódicas y no periódicas, anuarios, memorias, brochures, productos de papel comprendidos en la clase 16.
Segundo: Que, en lo tocante a la causal de oposición del artículo 20 letra h) de la ley, se sostiene en el recurso que la sentencia no señala cuáles serían las diferencias fonéticas existentes entre los signos en conflicto que permitirían su coexistencia, pues la marca solicitada contiene íntegramente la de la oponente, lo que ya constituye una semejanza importante, y su complemento “consulting”, es un una expresión genérica de uso común, descriptiva, que carece de distintividad, de manera que no se podrá diferenciar el origen empresarial de los productos.
Tales circunstancian permiten dar por concurrentes en los hechos las causales de oposición esgrimidas del artículo 20 letras f) y h), por lo que al no declararse así el fallo ha desatendido tales normas.
Se esgrime también en el recurso que el uso previo de la marca pedida por la solicitante, a que alude el fallo de alzada como sustento de su decisión, no es suficiente para estimarla registrable, toda vez que el uso de la marca puede ser tolerado por el titular de una que sea gráfica y fonéticamente semejante, sin embargo esa situación dista de la pretensión del usuario de adquirir derechos exclusivos para usar, gozar y disponer de esa marca, como parece entender el fallo. En todo caso, la tolerancia no hace caducar ni extingue los derechos del titular de la marca registrada.
Enseguida se plantea que el fallo infringió el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, porque no se hace cargo de las diversas hipótesis de irregistrabilidad consagradas en las normas fundantes de la oposición, en especial las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos, que son aptas para inducir a error al consumidor.
De ello deriva, asimismo, la infracción al artículo 19 inciso 1° de la Ley N° 19.039, dado que el signo pedido carece de distintividad.
Finaliza solicitando que se invalide el fallo de alzada y se dicte la sentencia de reemplazo que rechace el registro de la marca solicitada CEO CONSULTING.
Tercero: Que en los motivos segundo y tercero del fallo de primer grado, reproducidos en la alzada, se estableció que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor, lo que permite presumir fundadamente que podrán coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir.
Adicionalmente el fallo impugnado agrega que el signo mixto CEO CONSULTING, solicitado para distinguir productos de la clase 16, como conjunto, presenta suficientes diferencias gráficas y fonéticas respecto a la marca mixta fundante de la oposición CEO*, todo lo cual permite su adecuada concurrencia mercantil sin provocar confusión, error o engaño a los consumidores en cuanto a su procedencia empresarial. De la prueba aportada por la solicitante se aprecia que la empresa peticionaria data jurídicamente del año 2000, y que ha usado el signo pedido en diversos impresos, brochures, catálogos, libretas, entre otros, desde el año 2006 en adelante, todo lo cual permite concluir que ha coexistido en el mercado por varios años con la marca fundante de la oposición. A mayor abundamiento, los diseños -color, forma, tamaño-, de los signos mixtos en conflicto presentan diferencias gráficas de tal relevancia, que permitirán su clara diferenciación entre los usuarios.
Cuarto: Que en estos procedimientos la estimación de la prueba se rige por las reglas de la sana crítica, de modo que la libertad de apreciación tiene como límites la razón, las máximas de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicamente afianzados.
Acorde a lo anterior, el control que mediante el recurso de casación le corresponde ejercer a esta Corte, dice relación con la correcta aplicación del derecho a los hechos que soberanamente establezcan los jueces del fondo en el ejercicio de sus atribuciones privativas.
Quinto: Que en este caso, el recurso discurre en base a argumentos a partir de los cuales no es posible advertir infracción a la valoración probatoria, pues de la simple lectura del fallo se advierte que los sentenciadores arribaron a la resolución de rechazar la demanda en razón de la inexistencia de semejanzas determinantes para dar por concurrentes los fundamentos de la oposición. Para alcanzar esa decisión los jueces aplicaron los parámetros propios de estas materias, particularmente la confrontación de los signos, respecto de lo cual el recurso sólo plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los hechos, soslayando que el fallo sí efectuó una confrontación de los diseños de los signos mixtos en conflicto, concluyendo que existen diferencias gráficas relevantes, lo que le otorga distintividad suficiente en la cobertura de productos clase 16.
Sexto: Que, de acuerdo con lo razonado, forzoso es concluir que la aplicación de las normas de los artículos 19 inciso 1° y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039 a los hechos probados en la causa, es correcta.

En consecuencia y visto lo dispuesto en los artículos, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo, formalizado en lo principal de fs. 96 por el abogado don Hernán Ríos de Marimón, en representación de PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada, en contra de la sentencia de veintisiete de junio de dos mil trece, escrita a fs. 94.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Dolmestch, quien estuvo por acoger el recurso de casación en el fondo, invalidar la sentencia de segundo grado y, dictando la de reemplazo, revocar la de primera instancia dando lugar a la oposición de la demandante, Pricehousecoopers, consultores, auditores y compañía limitada porque, a su juicio, se ha vulnerado la disposición legal del artículo 20 de la Ley N° 19.039, en sus literales f) y h).
En efecto, según su parecer, resulta nítido que la marca solicitada, “CEO CONSULTING”, al contener la íntegramente la expresión “CEO”, fundante de la oposición, carece de distintividad, pues la expresión genérica que la acompaña “CONSULTING”, no la dota de diferencias gráficas y fonéticas suficientes para descartar la posibilidad de error en el consumidor en cuanto a la procedencia de los productos, especialmente si están comprendidos en la misma clase, como ocurre en la especie, lo que permite configurar las causales de prohibición de registro esgrimidas. Tales circunstancias son suficientes, en su parecer, para acoger la oposición de estos antecedentes y denegar el registro de la solicitud de la marca “CEO CONSULTING”, por incurrir ésta en las causales de prohibición previamente enunciadas.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Lagos.

Regístrese y devuélvase con su agregado.

Rol N° 5838-13.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch U., Sra. Gloria Ana Chevesich R., Sr. Juan Escobar Z. y los abogados integrantes Sres. Jorge Baraona G. y Jorge Lagos G.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a veinticuatro de diciembre de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.