Determinación de distintividad de una marca. Rol 5072-2008

Santiago, treinta de septiembre de dos mil diez. 

VISTOS: 

 En este procedimiento especial regido por la Ley 19.039, Rol Nº 5072 - 08, la parte solicitante Grupo de Radios Dial S.A., recurre de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de diez de julio de dos mil ocho, escrita a fojas 72 que confirmó la decisión de primer grado, que rechaza de oficio el registro de la marca denominativa CARIÑO FM 104.9, pedida para distinguir servicios de radioemisora y otros de la clase 38. 

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación según resolución de fojas 89. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el recurrente de casación denuncia como infringidos los principios informadores del derecho marcario y los artículos 20 letras f) y h) y 16, todos de la Ley N° 19.039 y solicita que se invalide el fallo impugnado, dictándose una sentencia de reemplazo que acepte la presente solicitud de registro de marca. 

SEGUNDO: Que en concepto del impugnante, se vulneran los principios informadores del derecho marcario, en particular, la distintividad, por cuanto la marca que se rechazó es absolutamente idónea para cumplir su fin, esto es, servir como elemento diferenciador de un servicio, lo que es acorde con el hecho que la marca fundante del rechazo CON MUCHO CARIÑO, inscrita a nombre de TVN bajo el N° 643.299, distintiva de servicios clase 38, coexiste con otras dos en la misma clase, que contienen la expresión cariño, a saber, ?Con Cariño? N° 549.447 y Cariñoso N° 533.895. 

A su vez, la infracción del artículo 20 letras f) y h), se produce por cuanto no se configuran tales causales de irregistrabilidad, sin que la autoridad pueda monopolizar el uso de la expresión Cariño. Por lo demás, el signo está pedido en su conjunto, de acuerdo con el cual no hay dudas ni confusiones sobre la correcta atribución de procedencia empresarial. 

Finalmente sostiene la transgresión del artículo 16, que permite valorar la prueba según las reglas de la sana crítica, por cuanto los principios de la lógica revelan que es previsible que los signos puedan coexistir en el mercado de manera autónoma, por cuanto la marca invocada fue concedida al conjunto, sin protección a sus elementos aisladamente considerados, en tanto la solicitada, además de la expresión Cariño? contiene los signos ?FM 104.9? que le otorgan suficiente distintividad. Por lo demás, la experiencia nos indica que se trata de dos marcas distintas, con consumidores diferenciados y mercados no confluyentes. 

TERCERO: Que el fallo impugnado procedió a rechazar el registro de la denominación ?Cariño FM 104.9? pedida por el Grupo de Radios Dial S.A. para distinguir servicios de radioemisora, emisiones radiofónicas y televisadas, difusión de programas hablados, radiados y televisados, servicios de información y comunicaciones por medio de internet y cualesquiera otras bases de datos y medios computacionales, agencia de prensa, clase 38, por concurrir a su respecto las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 20 letras f) y h), configuradas respecto de la marca Con Mucho Cariño, registrada con el N° 643.299 a nombre de Televisión Nacional de Chile (TVN), en la clase 38. 

CUARTO: Que por su parte, cabe consignar que el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial dispone: No podrán registrarse como marcas: f) las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidos aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tenga relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos; y h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas?. 

QUINTO: Que debido a que el recurso se estructura en base a hechos diversos de los establecidos por los jueces del fondo, corresponde, en primer término, examinar si en la especie se produce o no la infracción al artículo 16 de la Ley Nº 19.039, que dispone que en los procedimientos general de oposición y registro la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica, pues sólo en caso positivo puede determinarse una vulneración a las normas sustantivas que determinan el rechazo de la marca en cuanto al fondo. 

SEXTO: Que al respecto, cabe expresar que en el sistema de valoración probatoria de la sana crítica, si bien existe libertad de medios y libre apreciación de los mismos, los jueces se encuentran sujetos a estándares generales de racionalidad, que conllevan la exigencia de una completa motivación de las conclusiones probatorias, como garantía y herramienta de control de su racionalidad. 

En este contexto, si bien los jueces de la instancia son soberanos al establecer los hechos, no es procedente aceptar que en tal análisis, puedan prescindir de elementos de convicción que están llamados a valorar, pues de hacerlo así, desde luego infringen las reglas de la sana crítica, tal como esta Corte lo ha sostenido, entre otros fallos, en el dictado en la causa Rol Nº 3547-2006. 

SEPTIMO: Que de acuerdo con lo anterior, en la especie, el fallo impugnado que hizo suyo el de primer grado, al establecer los hechos de la causa, se apartó de los límites de la sana crítica, por cuanto al ponderar los elementos probatorios y determinar que existen semejanzas gráficas y fonéticas determinantes entre los signos en conflicto, no consideró los parámetros propios del derecho marcario, que llaman a analizar en su conjunto, los diversos componentes del signo materia de la solicitud de registro. 

En efecto, lo anterior se colige del propio artículo 19 bis C de la Ley N° 19.039, en cuanto dispone que los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conju nto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados. De este modo, para determinar la distintividad de una marca, ésta debe ser analizada como un todo y, en consecuencia, si bien la denominación puede estar compuesta por algunos elementos no distintivos, ésta como conjunto puede ser perfectamente registrable, de forma tal que se equivocan los jueces al comparar y analizar separadamente la expresión Cariño, con la marca fundante del rechazo de oficio. 

OCTAVO: Que entonces, de acuerdo a la correcta valoración de la prueba, realizada con apego a las reglas de la sana crítica, debe concluirse que el signo pedido, considerado en su conjunto, posee diferencias suficientes con la marca que sirve de fundamento al rechazo, Con Mucho Cariño, que permiten su adecuada identificación empresarial en el mercado, contexto en el cual, resulta claramente, que en la especie no concurren las prohibiciones de registro aplicadas por los jueces del grado, contempladas en el artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, ya que la expresión denominativa solicitada no resulta confundible con otra marca previamente apropiada por algún agente económico o con otro tipo de identificación legalmente protegida. 

NOVENO: Que en virtud de los razonamientos precedentes, el fallo impugnado ha infringido el artículo 16 de la Ley N° 19.039, transgresión que, a su vez, motivó la vulneración de las letras f) y h) del artículo 20 de la misma ley, pues se ha procedido a rechazar el registro de una solicitud de registro de marca, que logra singularizar adecuadamente servicios en relación con otros en el mercado y que, por consiguiente, resulta ser idónea para tal fin, satisfaciendo todos y cada uno de los requisitos que exige el artículo 19 para otorgarle protección. 

DECIMO: Que, de acuerdo con los razonamientos precedentes, la marca pedida posee fuerza distintiva, característica que lleva a excluir la confusión marcaria y por ende, cualquier error o engaño sobre el origen empresarial del servicio que se pretende distinguir, de modo tal, que haber negado su registro importa desde luego una infracción a los principios generales del derecho de marcas y en particular, el de la registrabilidad, que supone otorgar pr otección a aquellas frases y símbolos que son capaces de distinguir un producto o servicio frente al público, es decir, a todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales en el mercado (artículo 19 de la Ley N° 19.039). 

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 78 contra la sentencia de diez de julio del año dos mil ocho, escrita a fojas 72, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista. 

Regístrese. 

Redacción del Ministro señor Ballesteros. 

Rol N° 5072 - 08 

  

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Carlos Künsemüller L. y el abogado integrante Sr. Alberto Chaigneau del C. No firman el Ministro Sr. Künsemüller y el abogado integrante Sr. Chaigneau, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y ausente, respectivamente. 

  

Autorizada por la Secretaria Subrogante de esta Corte Suprema Srta. Ruby Vanessa Saez Landaur. 

  

En Santiago, treinta de septiembre de dos mil diez, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.