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30 de agosto de 2016

Oposición a registro de marca de producto farmaceutico por semejanza con marca registrada

Santiago, veinte de julio de dos mil dieciséis.

Vistos:
En estos autos referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, la oponente, LABORATORIOS SAVAL S.A., dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de nueve de julio de dos mil quince, escrita a fojas 74, que confirmó la decisión de primer grado por la cual se rechazó la demanda de oposición y se concedió el registro solicitado por VERDERA OY de la marca denominativa PRESTOP, para distinguir un promotor para el crecimiento de las plantas de la clase 1 y biofungicida para el control biológico de enfermedades de las plantas de la clase 5.

Declarado admisible el recurso, por resolución de fojas 95 se ordenó traer los autos en relación.
Considerando: 
    Primero: Que por el primer capítulo de impugnación del recurso se denuncia la infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039, dado el análisis deficiente e ilógico de los antecedentes de la causa, lo que llevó a la conclusión de que la marca solicitada era suficientemente distinguible en relación a la registrada por la oponente. Según consigna el fallo, las marcas coexisten en un mismo mercado y se comercializan por un mismo conducto -considerando 5°-, pero al mismo tiempo, vulnerando el principio de la no contradicción, se afirma que su ámbito de protección es diferente y que no se encuentran relacionados los campos operativos -considerando 3°-. Si dos marcas coexisten “en mercados de productos cuya venta se realiza tras un mostrador o por medio de un profesional capacitado”, no puede decirse que sus ámbitos de protección son diferentes. Además, apunta el recurrente, existiendo antecedentes claros para aplicar las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del art 20 de la Ley de Propiedad Industrial, se ha hecho predominar el principio de especialidad, contenido en el artículo 23 de dicha normativa y en los artículos 29 y 31 de su Reglamento, en circunstancias que tales preceptos no permiten el registro de marcas similares para una misma clase basado únicamente en el  hecho de abarcar coberturas distintas.
Enseguida se sostiene por el recurso que la marca solicitada es inductiva a error o engaño, dada la similitud gráfica, fonética y de coberturas que presentan los signos en conflicto, pues ambos están compuestos por dos sílabas con un mismo número de letras que se distribuyen en una secuencia prácticamente idéntica de vocales y consonantes. De este modo, al percibir los consumidores las señas en forma rápida y superficial, como normalmente ocurre en el comercio, podrían no percatarse de sus sutiles diferencias, teniendo en cuenta demás la relación de cobertura, dado que ambas señas están referidas a productos de una misma clase, todo lo cual deja de manifiesto la contravención al artículo 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.
Por último se afirma que la marca oponente posee un grado de conocimiento por parte de los consumidores que también ha sido desatendido en la sentencia al descartar el riesgo de confusión.
Con dichos argumentos solicita que se anule el fallo impugnado y en reemplazo se decida rechazar del registro pedido.
Segundo: Que para una adecuada solución del asunto conviene tener en vista que la oponente fundó su demanda en la existencia del registro previo “PROSTOP”, para distinguir productos farmacéuticos de uso humano en la clase 5. La sentencia que se revisa rechazó la oposición fundada en el artículo 20 letra h) inciso primero de la Ley N° 19.039 habida cuenta que el ámbito de protección de las marcas es diferente y no se encuentran relacionados sus campos operativos, pues las circunstancias del caso revelan la especificidad del ámbito de protección de las coberturas, y teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas, se puede presumir que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado. Se rechazó también la oposición fundada en el artículo 20 letra f) de la indicada normativa por cuanto no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir. A mayor abundamiento, añade la sentencia, tratándose de marcas que no son idénticas y al tratarse de productos de naturaleza y finalidad diversa, su coexistencia en mercados de especies cuya venta se realiza tras un mostrador o por medio de un profesional capacitado, permite que pequeñas diferencias eviten que el consumidor medio realice una errada interpretación de la conexión entre las marcas.
  Tercero: Que en cuanto a las causales invocadas por el oponente y respecto de las que se reclama su contravención formal por no haber sido aplicadas en la especie, cabe señalar que el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en sus letras f) y h), establece un concepto esencial para entender las causales de irregistrabilidad y que consiste en el término “confusión” o “peligro de confusión”. La letra h) del referido artículo, dispone que son irregistrables las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”. Por su parte, la letra f) del citado artículo 20 establece que no se podrán registrar los signos “que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos”.  
La confusión o el peligro de confusión implica la pérdida de distintividad extrínseca, es decir con respecto a otros signos. Consiste en la creencia de  parte del público consumidor de estar ante un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen. El principio del derecho marcario de la no confusión supone que una marca no pueda causar distorsión alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la individualización de su producto y el del consumidor a no ser confundido o engañado. 
  Cuarto: Que también es preciso considerar que la clase 5 comprende productos de tipo farmacéutico, los que por estar destinados al tratamiento y la prevención de enfermedades merecen un mayor resguardo en cuanto a la posibilidad de confusión, error o engaño que se puede provocar en el público consumidor respecto a la procedencia, cualidad o género de los mismos, criterio que por cierto también se extiende en este caso a los productos de la clase 1, respecto de los cuales la marca pedida también busca protección, dado que éstos sin duda se encuentran relacionados con los de la clase 5, al tener un mismo destino o finalidad.
  Quinto: Que sentado lo anterior, resulta indudable que los jueces del grado no respetaron las reglas de la sana crítica al ponderar los antecedentes del caso, pues al resolver la aplicación de las causales invocadas por el recurrente no consideraron la naturaleza particular de los productos que constituyen el ámbito de protección de los signos, cual es la de ser bienes destinados al tratamiento y la prevención de ciertas enfermedades -la marca solicitada para especies vegetales y la registrada para el uso humano- coberturas respecto de las cuales sin duda alguna el análisis sobre la posibilidad de confusión o error en los consumidores ha de ser más estricto que en la generalidad de los casos. 
En efecto, la estrecha relación entre los campos operativos de los signos en litigio será motivo de toda clase de errores y confusiones en el público, lo cual descarta una coexistencia pacífica en el mercado. 
  Sexto: Que, por último, también es manifiesto el grado de similitud de los signos en disputa, pues las diferencias mínimas entre PRESTOP y PROSTOP no son suficientes para salvar el peligro de confusión, menos aún si se atiende a la estrecha relación de los productos que se pretenden distinguir, como se señaló, lo que provoca que el fin del símbolo no se cumpla, es decir, de identificar a los bienes y servicios como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico.   
  Séptimo: Que, en consecuencia, el tribunal de la instancia incurrió en un manifiesto error de derecho al calificar las causales de prohibición invocadas por el oponente, desde que concurriendo los presupuestos que hacían procedentes tales motivos de irregistrabilidad, no aplicó dichos preceptos legales a un caso expresamente previsto por el legislador, yerro que condujo a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente. 

 Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis  de la Ley N° 19.039, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 76 por el abogado señor Rodrigo Albagli Ventura en representación de Laboratorios Saval S.A., contra la sentencia de segunda instancia de nueve de julio de dos mil quince, escrita a fojas 74, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista. 

Se previene que el Ministro Sr. Juica no acepta la existencia de la infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039, ya que dicha norma no constituye una ley reguladora de la prueba, puesto que el legislador ha entregado el escrutinio probatorio en este tipo de procedimientos a la ponderación que con libertad puedan arribar los jueces de la instancia, atributo que no es revisable por la vía de la nulidad sustantiva, aparte que además los conceptos de lógica, experiencia y conocimientos afianzados se obtienen sólo de manera racional y no sobre requisitos o condiciones fijadas a priori por la ley. La desatención a dichos aspectos valorativos que determinan un torcido ejercicio de la razón o sea fruto de irrealidades que deriven en falsedades o inexactitudes, devienen consecuencialmente en ausencia de fundamentos cuya sanción es la nulidad formal, lo que no ocurre en este caso, y que constituye un remedio procesal distinto al promovido por la recurrente. Estima eso sí, la concurrencia de la infracción de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039,  ya que a simple vista los signos en disputa -Prestop y Prostop- aparecen desde el punto de vista fonético y gráfico como similares a la vista del público consumidor, lo que deriva en la imposibilidad de coexistencia, que es lo que tratan de regular las normas antes indicadas.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Dahm, quien fue del parecer de rechazar el recurso deducido pues, en su concepto, atendiendo a las directrices que brindan las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial y que emanan de los artículos 19 y 20 de esa ley especial, la valoración que se realizó por los jueces de fondo no aparece como el fruto de un razonamiento extraño a los márgenes normativos del derecho marcario y, por ende, la conclusión alcanzada, en orden a la distintividad de la marca pedida respecto de aquella fundante de la oposición, constituye una interpretación acertada en relación a las causales de irregistrabilidad invocadas, descartándose cualquier potencial fuente de error o engaño del público consumidor, decisión que no se vislumbra como ajena a los parámetros de estudio propios de esta disciplina. Tampoco es indiferente para el disidente que, como asienta la sentencia, la diversidad en la naturaleza y finalidad de los productos que amparan las respectivas coberturas desvanece el riesgo potencial que la demandante cree ver de aceptarse a registro el signo solicitado. 

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm y de la prevención, su autor.    

Rol N° 11.548-15.

 Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O., y los Abogados Integrantes Sr. Jean Pierre Matus y Sra. Leonor Etcheberry C. No firma el Abogado Integrante Sr. Matus, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar  ausente.

Autorizada por el Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a veinte de julio de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
__________________________________________________

SENTENCIA DE REEMPLAZO. 

Santiago, veinte de julio de dos mil dieciséis.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:
Vistos: 
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos Tercero y Quinto y la referencia contenida en el motivo Cuarto a la oposición N° 2, que se suprimen.
Se reproduce, asimismo, lo razonado en los motivos Tercero, Cuarto y Sexto de lasentencia de casación que antecede. 

Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE: 
Que, el signo solicitado “PRESTOP” presenta semejanzas con la marca registrada por el oponente “PROSTOP”, las cuales, en atención a la naturaleza particular de los productos que busca distinguir, resultan determinantes para causar confusión entre los signos en disputa, respecto de la procedencia, cualidad o género de dichos bienes, ya que la sustitución en el signo pedido de la letra “O” por “E”, resulta insuficiente para crear un signo con distintividad propia, lo cual permite presumir fundadamente que no podrán coexistir en el mercado.  

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 16, 17 bis B y 19 de la Ley N° 19.039, se revoca la sentencia apelada de catorce de enero de dos mil quince, escrita a fojas 44, sólo en cuanto por ella se resolvió rechazar la oposición N° 2 de Laboratorios Saval S.A. y, en su lugar, se decide que esta queda acogida y, en definitiva, se rechaza el registro de la marca denominativa “PROSTOP” pedida por VERDERA OY, para distinguir “promotor para el crecimiento de las plantas”, clase 1, y “biofungicida para el control biológico para enfermedades de las plantas”, clase 5, los que se detallan en la solicitud de fojas 1, signada con el N° 1075005.  

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Dahm quien estuvo por confirmar el fallo apelado en virtud de sus propios fundamentos.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm.     
   
Rol N° 11.548 - 15 

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O., y los Abogados Integrantes Sr. Jean Pierre Matus y Sra. Leonor Etcheberry C. No firma el Abogado Integrante Sr. Matus, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar  ausente.

Autorizada por el Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a veinte de julio de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.