Santiago, dos de diciembre de dos mil diecinueve.
VISTOS:
En estos autos rol Nº 12346-18, se ha tramitado un procedimiento de registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el que la oponente Jaguar Land Rover Limited, titular del signo “JAGUAR”, recurre de casación en el fondo contra la resolución del Tribunal de Propiedad Industrial de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, escrita a fojas 133, que revocó el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, que rola a fojas 99, que había acogido la demanda de oposición y a su vez rechazaba de oficio la marca pedida, y en su lugar, otorgó el registro de la marca mixta “JAGUARES”, sólo para distinguir: servicios de organización de partidos de rugby, organización de eventos deportivos referidos o relacionados con el rugby; organización de exposiciones, demostraciones, conferencias, seminarios referidos o relacionados con el rugby; organización y realización de servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales referidos o relacionados con el rugby; prestación de servicios educativos y de formación referidos o relacionados con el rugby, para la clase 41 . Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación a fojas 168.
CONSIDERANDO:
Primero: Que el recurrente denuncia como conculcados los artículos 16 y 19, y 20 letras f), g) y h) inciso primero de la Ley 19.039. Explica que en lo que se refiere al inciso primero de la letra g) del artículo 20, para que pueda aplicarse esa causal de irregistrabilidad se requiere que la semejanza sea gráfica o fonética; que la fama y notoriedad de la marca exista “en el sector pertinente del público”; y que la marca extranjera goce de fama y notoriedad en el país originario del registro. Sin embargo, los sentenciadores exigieron la concurrencia de requisitos adicionales tales como que la semejanza sea gráfica y fonética; que el goce de fama y notoriedad debe ser en el país del titular de la marca.
Añade que los sentenciadores de segunda instancia efectuaron una errónea apreciación de la prueba, pues afirman que las fotocopias simples no son documentos auténticos, siendo débiles y fácilmente modificables, por lo que darles valor probatorio contraviene los principios de la sana crítica, sin considerar que la forma más fidedigna de acreditar la fama y notoriedad de una marca en relación a la organización de espectáculos es mostrar a través de impresiones de páginas web la presencia del signo famoso en distintos eventos deportivos y culturales.
Es así que la autenticidad que extraña consiste en una mera declaración notarial que el contenido impreso corresponde al de la página web que se indica en la dirección, dista mucho de la autenticidad de otro tipo de instrumentos, donde el ministro de fe puede dar certeza de fechas, de identidad de partes contrayentes, de pagos, etc., hechos que no podrían acreditarse sino mediante una autorización notarial o un reconocimiento de parte.
Agrega que el Tribunal de Propiedad Industrial omite en su análisis toda consideración a la documentación acompañada en segunda instancia, la que da cuenta de la participación de la marca oponente en diversos eventos deportivos muy diversos, restándole valor fundado en que son posteriores a la fecha de presentación del cuño impugnado o que no cuenta con fecha.
En cuanto al cuestionamiento del idioma de los documentos acompañados, cabe recordar que el artículo 10 bis de la Ley 19.039 estatuye que en caso de recibirse la causa a prueba, la documentación que se acompaña deberá ser presentada en idioma español o debidamente traducida si el Departamento así lo exigiere, lo que no aconteció en la especie por cuanto ni el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ni el Tribunal de Propiedad Industrial hizo requerimiento alguno en tal sentido.
De este modo, de haberse ponderado la prueba correctamente y haberse dado el valor probatorio que los principios de la sana crítica aconsejan, se habría llegado a la conclusión a la que arribó el tribunal de primera instancia, esto es, que la marca oponente es famosa y notoria para la organización de diversos eventos deportivos y culturales de la clase 41 del Clasificador Internacional y por lo tanto, que la coexistencia de marcas tan similares provocará toda clase de confusión entre los consumidores.
Arguye que el hecho que el cuño solicitado “JAGUARES” esté limitado a servicios de la clase 41 relacionados al rugby, no trae aparejado que la marca pedida sea más diferente al siglo fundante de la oposición, así como los eventos deportivos también pueden comprender a los servicios de la clase 41 relacionados al rugby, por lo que la limitación de la cobertura se transforma en inocua.
Además, el propio fallo de segunda instancia reconoce que la marca “JAGUAR” goza de fama y notoriedad en el mercado, por lo que la aparición de un signo igual o semejante inducirá a error o engaño al consumidor respecto del origen empresarial de los servicios que con ella pretende distinguir.
Termina solicitando se acoja el recurso de casación, se invalide el fallo recurrido y se dicte sentencia reemplazo que acoja la demanda de oposición deducida en contra de la solicitud.
Segundo: Que para una acertada decisión del presente recurso, es necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la aplicación de los cánones que se dicen quebrantados, a saber, las letras f), g) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, además del precepto contenido en el artículo 16 del mismo cuerpo de normas, toda vez que en opinión del recurrente, de haberse ajustado a derecho la decisión censurada, no se habría concedido el registro solicitado.
Tercero: Que sobre la materia propuesta en el recurso, la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial revocó el fallo de primer grado que había acogido la demanda de oposición y rechazado de oficio el signo pedido, y en su lugar, rechazó la oposición fundada en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 20 letras f), g) y h) inciso 1º de la Ley N° 19.039, toda vez que la prueba rendida está compuesta de simples fotocopias e impresiones, sin que se cuente con un documento auténtico que sustente la validez y originalidad de las referidas copias, documentos más febles y fácilmente modificables, por lo que darles valor probatorio por sí y ante sí, contraviene los principios de la sana crítica, atendido que la lógica y la experiencia dicen que son moldeables, cortables, coloreables y en general, modificables según la personal percepción de quien los aporta, por lo que no son suficiente para acreditar la fama y notoriedad de servicios de la clase 41.
Agregan que la prueba documental acompañada corresponde a simples fotocopias de impresiones de sitios web en idioma inglés, no traducidas al español, concluyendo que no se ha logrado acreditar efectivamente que esta marca para proteger servicios de la clase 41, haya sido usada de forma real y prolongada en el Reino Unido en una época previa a la solicitud de inscripción del registro de la marca impugna en la especie.
Señalan que es un hecho público y notorio la existencia de la marca Jaguar, rótulo conocido y posicionado en los mercados internacionales para automóviles de la clase 12, por lo que debe advertirse que la cobertura que se intenta es específica para servicios referidos a organización de partidos de rugby, organización de eventos deportivos, organización de exposiciones, actividades deportivas y culturales de servicios educativos y de formación de la clase 41, por lo que, conforme a lo razonado, la demandante no ha sido capaz de probar que el cuño oponente ha sido usada profusamente con antelación a la solicitud de inscripción de registro impugnada en Chile en su país de origen Gran Bretaña o en otros, para los servicios objeto de la solicitud en clase 41, lo que hace improcedente aplicar la norma del artículo 20 letra g) inciso primero.
Conforme a lo expuesto y ya sea para la aplicación de la letra g) del artículo 20 de la ley del ramo o las letras f) y h) de la misma norma legal, finalmente deberán compararse los signos en disputa y sus coberturas, a fin de determinar si su existencia en el mercado es capaz de inducir a confusión, error o engaño al público y, en consecuencia, solo respecto de los servicios vinculados al rugby se estima que su coexistencia pacífica es posible, siendo improcedente el registro para toda la cobertura pedida, considerando también que existen otras marcas que incluyen el término “JAGUAR”.
Cuarto: Que una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por el recurrente, y determinados además los motivos de la sentencia que evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario establecer los márgenes jurídicos dentro de los cuales deben circunscribirse dichos basamentos, a fin de discurrir en orden a la correcta o incorrecta aplicación del derecho. En ese orden de cosas, cabe consignar que los paradigmas del derecho marcario, en caso de versar la litis sobre causales de prohibición de registro por falta de disponibilidad, como las de las letras f), g) y h) del artículo 20 de la Ley del Ramo, imponen al juzgador el deber de efectuar la evaluación comparativa de las marcas en conflicto abarcando dos ámbitos distintos: su estructura y su cobertura. Sobre la primera, importan factores como la apreciación global, que consiste en que ésta debe ser considerada al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor del signo en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y el elemento relevante o principal. En cuanto al segundo ámbito de la cobertura, es necesario contemplar en el estudio la clase para la que se requiere la marca y la descripción de los productos o servicios específicos amparados por ambas señas, ya que de establecerse una conexión, nos encontramos en presencia de una excepción a la regla de la especialidad marcaria que debe justificarse suficientemente, acudiendo a factores como la finalidad y naturaleza de los bienes y servicios, los canales de comercialización, los consumidores de los productos o servicios y si se trata de empresas de rubros o áreas competitivas. (S.C.S. 3.026-2.010, 25 de agosto de 2011, entre otras).
Quinto: Que, dicho lo anterior, aparece claro que la conclusión a que arribaron los jueces de instancia es correcta desde la perspectiva del derecho marcario. En efecto, el dictamen de los juzgadores emana del análisis de uno de los ámbitos que son propios de esta cuestión jurídica, cual es la cobertura de los signos en conflicto. Ya se ha mencionado que es principio del derecho marcario el de la especialidad de las marcas, de ahí que la relación de coberturas sea una excepción que deba justificarse suficientemente, cuestión que tiene relevancia desde que la consecuencia de ésta es la negativa a otorgar la protección registral que se solicita. Es por ello que en las causales de prohibición de registro de marras concurre como uno de sus requisitos de procedencia la relación de coberturas.
De lo anterior se sigue que, para que sea procedente aplicar una prohibición de registro, las coberturas de las marcas en conflicto deben ser iguales, semejantes, relacionadas o conexas, ya que de lo contrario resulta posible la coexistencia en el mercado de señas similares o idénticas. Surge entonces, la necesidad de atender a las coberturas de las marcas en conflicto en el caso concreto, abarcando la pedida los servicios de organización de partidos de rugby, organización de eventos deportivos referidos o relacionados con el rugby; organización de exposiciones, demostraciones, conferencias, seminarios referidos o relacionados con el rugby; organización y realización de servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales referidos o relacionados con el rugby prestación de servicios educativos y de formación referidos o relacionados con el rugby de la clase 41. A su turno, la marca oponente distingue servicios de la clase 41, así como los productos y servicios que cita de las clases indicadas en la oposición de fojas 15.
Luego de la revisión de las coberturas en conflicto, aparece de su comparación que no cumple con las características de identidad, semejanza, relación o conexión que exigen las causales de prohibición de registro de autos para impedir el empadronamiento de la pedida, ya que ésta aparece vinculada a la organización de partidos, eventos deportivos y una serie de actividades relacionadas con el rugby, aspectos que no figuran dentro de las coberturas protegidas por el signo de la demandante. Así, se evidencia que no son ámbitos idénticos ni similares, ya que no comparten la finalidad y naturaleza, canales de comercialización y la conexión con el rubro empresarial que se formula en el recurso, por lo que no es suficiente para los fines propuestos.
En conclusión, no existe relación de coberturas entre las marcas en conflicto, y por ello resulta inocua la semejanza gráfica y fonética que puedan tener – la que en todo caso se desdibuja por la adición de dos letras en la de la solicitante, cuya influencia en el término requerido es tal que relativiza su parecido-, ya que igualmente no les son aplicables las causales de irregistrabilidad invocadas por la oponente al no presentarse todos los requisitos establecidos en los literales f), g) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y por ello el recurso de estos antecedentes no podrá prosperar.
Sexto: Que, de acuerdo con lo que se acaba de razonar, la denuncia relativa a la trasgresión del artículo 16 de la Ley N° 19.039, norma que previene el sistema de ponderación de la prueba, aún en caso de ser efectivas, carecen de toda influencia en lo resolutivo del fallo recurrido, al no concurrir en la marca pedida hipótesis alguna de prohibición de registro.
Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo deducido por la oponente Jaguar Land Rover Limited, en lo principal de fojas 140, en contra la sentencia de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, que rola a fojas 133.
Regístrese y devuélvase.
Redacción a cargo del Ministro señor Künsemüller.
Nº 12.346-2018
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Jorge Dahm O., el Ministro Suplente Sr. Rodrigo Biel M., y los Abogados Integrantes Sres. Jorge Lagos G., y Antonio Barra R. No firman el Ministro Sr. Künsemüller y el Ministro Suplente Sr. Biel, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y por haber concluido su período de suplencia, respectivamente.
En Santiago, a dos de diciembre de dos mil diecinueve, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.
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