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jueves, 11 de diciembre de 2014

Existencia de una familia marcaria de la cual sería titular el oponente constituye un argumento nuevo sólo planteado en el recurso de casación. Rechazo recurso casación en el fondo deducido

Santiago, diez de noviembre de dos mil catorce.
Vistos:
En estos autos referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, la parte oponente, PLAZA OESTE S.A., dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de veintidós de abril pasado, escrita a fs. 57, que confirmó el fallo de primer grado por el cual se rechazó la oposición y concedió el registro solicitado por SOCIEDAD DE RENTAS FALABELLA S.A. para la marca mixta OPEN PLAZA, con protección al conjunto, para servicios de la clase 42.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación, según resolución de fs. 74.
Considerando:
Que con el recurso de casación en el fondo interpuesto se denuncia la infracción de los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, toda vez que la oponente es titular de numerosos registros de marca que en la clase 42 también incluyen la expresión PLAZA; por ello, una nueva marca que use tal expresión será relacionada con la de la oponente.
Respecto del principio de especialidad invocado por el fallo de primera instancia, señala el recurrente que la marca PLAZA de la oponente es ampliamente conocida en el mercado nacional y en otros países de Latinoamérica, como Colombia y Perú, de manera que no es posible aplicar el principio de especialidad en el caso sub lite, porque la fama y reconocimiento que tiene la marca PLAZA de Plaza Oeste S.A. implica una excepción que de no ser reconocida infringe el principio aludido, lo que traerá todo tipo de confusiones en el público consumidor en relación al origen empresarial de los servicios que se ofrezcan bajo la marca OPEN PLAZA.
En lo referido al artículo 19 de la Ley N° 19.039, expone que no es posible sostener que la marca pedida sea lo suficientemente distintiva para servicios de clase 42, considerando que la oponente es titular de diversas marcas que contienen el elemento PLAZA, el cual está asociado con ella, y sin que la palabra OPEN logre dotar al signo pedido de fisonomía e individualidad propia frente a esas marcas ya registradas.
Respecto del artículo 20 letra f) de la Ley N° 19.039, éste se infringe porque la marca pedida, al parecer formar parte de la familia marcaria de la oponente, no siendo así, se presta para inducir a error o engaño con su registro.
En cuanto a la contravención del artículo 20 letra h) de la Ley N° 19.039, expresa que se configura esta causal de irregistrabilidad atendida la enorme semejanza  fonética del signo pedido respecto de las marcas de la oponente, dada la incorporación del elemento PLAZA, que es el común de la familia de marcas de PLAZA OESTE S.A.
Luego de explicar la influencia sustancial de las infracciones reseñadas en lo dispositivo del fallo impugnado, concluye solicitando se anule éste y se dice la sentencia de reemplazo que acoja la oposición deducida y, en definitiva, se rechace el registro de la marca OPEN PLAZA solicitada por la demandada.
    2° Que en el fallo de primer grado, dictado a fs. 30 por el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en primer término se desestima la oposición fundada en el artículo 20 letra h), inciso primero, porque el ámbito de protección de la marca solicitada es diferente y no se encuentra relacionado con los campos operativos del signo oponente, y teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas, se puede presumir que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado. Por lo mismo, agrega el a quo, rechaza la oposición fundada en la letra f) del citado artículo 20, por cuanto no se advierte cómo el signo pedido puede ser inductivo a error o confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.
El fallo de segundo grado de fs. 57, por su parte, para confirmar el del a quo, tiene  en consideración que los signos en conflicto distinguen coberturas distintas y no relacionadas, puesto que el registro oponente se refiere a procuración de alimentos, y la solicitante está orientada al área del diseño y sistemas informáticos.
    Que los cuestionamientos sustantivos referidos a la infracción de los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, como se ha mencionado antes, se construyen sobre la base de dos circunstancias centrales, a saber, la existencia de una familia marcaria de la cual sería titular el oponente, compuesta por diversas marcas que incluyen la expresión PLAZA, y que la marca PLAZA, de la cual es titular la oponente, es ampliamente conocida en el mercado nacional y en otros países de Latinoamérica. 
Pues bien, tales alegaciones no fundaron la demanda de oposición ni tampoco la apelación de la oponente contra el fallo de primer grado -ambas sostenidas en la titularidad del registro de la marca MALL PLAZA, denominativa, para servicios de la clase 42-, sino que constituyen un argumento nuevo sólo planteado en el recurso de casación, razón por la cual no fue objeto de discusión, de prueba ni de los razonamientos de los sentenciadores, por lo que mal podría a éstos reprocharse entonces haber incurrido en errónea aplicación del derecho sobre un asunto que no fue sometido a su conocimiento.
        En síntesis, la existencia de la “familia marcaria” -marcas que la integran, sus modalidades y clases, servicios que cubren dentro de la clase, titularidad, etc.- en torno a la expresión PLAZA y de un “amplio conocimiento en el mercado latinoamericano” de la marca PLAZA, que arguye el recurrente, constituyen dos supuestos fácticos no establecidos por los sentenciadores y, siendo dichas circunstancias la base de las disquisiciones jurídicas del recurrente, su arbitrio no podrá prosperar.
    4° Que por las razones que se han venido desarrollando, esta Corte no advierte las infracciones de derecho denunciadas en el recurso, motivo por el cual éste deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 767 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fs. 58 por el representante de Plaza Oeste S.A., contra la sentencia de veintidós de abril de dos mil catorce, escrita a fs. 57.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Lamberto Cisternas R.

Rol N° 11.957-14.


Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y Lamberto Cisternas R. No firman los Ministros Sres. Juica y Brito, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambos con permiso.


Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.


En Santiago, a diez de noviembre de dos mil catorce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.