Santiago, diez de agosto de dos mil quince.
Vistos:
En los autos Rol 25.682-14 de esta Corte Suprema, el Comité Calificador de Variedades, por sentencia de primera instancia de veinte de agosto de dos mil doce, rechazó la demanda impetrada por Sociedad Agrícola Santa Beatriz y Sociedad Agrícola Santa Alicia Limitada, en que se pretendía la nulidad del registro de la variedad de ciruela “Constanza”, inscrita a nombre de Godoy Puyol Agrónomos Asociados. Dicho fallo fue apelado por las demandantes, y una vez elevados los antecedentes al Tribunal de Propiedad Industrial, la demandada opuso excepción de prescripción, que fue debidamente tramitada.
El referido tribunal de alzada, por sentencia de veintiocho de agosto de dos mil catorce, complementada con fecha veintidós de abril de dos mil quince, decidió rechazar la excepción de prescripción y revocar el fallo de primer grado, acogiendo la solicitud de nulidad del registro 38-2003, ordenando su cancelación.
Contra esta última decisión el abogado don Rodrigo Díaz de Valdés Balbontín, en representación de la parte demandada, a fojas 1368 y 1517, dedujo recursos de casación en el fondo que se ordenaron traer en relación mediante resoluciones de fojas 1439 y 1551.
Considerando:
Primero: Que por el recurso impetrado en contra de la decisión de fondo se denunció, en primer lugar, la infracción de los artículos 37 letra e), 11, 8, 9, 10 y 38 de la Ley N° 19.342, y del artículo 20 del Código Civil. Explica que tal yerro llevó a estimar que la variedad registrada no es nueva ni distinta, para lo cual se basó en el hecho que en 1998 el obtentor presentó la misma variedad a registro,
que el SAG no acogió a tramitación. Tal conclusión es, en su concepto, errada, ya que el artículo 37 de la ley del ramo entiende que la caducidad del derecho del obtentor se produce cuando se ha ordenado una inscripción provisionalpor falta de antecedentes y el interesado no los presentedentro del plazo acordado, circunstancia distinta a la ocurrida en este caso. En consecuencia, no se trata de una variedad que pueda considerarse de uso público según prescribe elartículo 11, ya que no ha caducado el derecho del obtentor, y por ende a la fecha de la solicitud ésta sí cumplía con los requisitos de novedad y distintividad.
El segundo error de derecho denunciado se refiere a la infracción de los artículos 8, 9, 10 y 38 Ley N° 19.342 y del artículo 20 del Código Civil, al considerar la sentencia que la variedad no era nueva ni distinta cuando se reconoció su derecho a propósito de una tesis presentada sobre la variedad de ciruelas Constanza en el año 1999, ya que se trata de un mero estudio realizado cuando la producción estaba en pleno desarrollo, sin que hasta ese entonces correspondiese a una variedad vegetal. Agrega que el requisito de novedad conforme con el artículo 9 de la referida ley se refiere a la comercialización de la variedad, por lo que cualquier otra circunstancia -como la realización de estudios-, no permite descartarla. Señala que el artículo 10 de la ley del ramo define la distintividad, en cuanto la variedad tenga características diferentes a otras a la fecha de iniciarse el proceso, por lo que cualquier otro análisis no es procedente y, en ese sentido, aunque otras normas tengan un concepto más amplio de ella, no es admisible desatender las prescripciones de la Ley de Variedades Vegetales.
Por otro lado, en relación al rechazo de la excepción de prescripción, se alegó, en primer término, la infracción del artículo 160 del Código de Procedimiento Civil en relación al principio dispositivo, al haberse extendido la sentencia a puntos no sometidos a juicio, por cuanto las demandadas pidieron la nulidad de la Resolución N° 38/03 dictada por el Comité Calificador de Variedades Vegetales el 12 de noviembre de 2003, que concedió provisoriamente la inscripción del registro de la variedad en cuestión, a pesar de lo cual, al resolver la prescripción, se dispuso computar el plazo desde el otorgamiento de la inscripción definitiva, en vez de hacerlo desde la resolución cuya nulidad se demandó.
Denuncia, en segundo lugar, la infracción del artículo 33 de la Ley de Variedades Vegetales, del artículo 50 de la Ley N° 19.039, y de los artículos 2514 y 2515 del Código Civil. Explica que el inciso segundo del artículo 33 de la Ley N° 19.342 establece la retroactividad en materia de protección de las variedades registradas desde que se obtiene la inscripción provisional, de manera que los derechos sobre su variedad rigen a contar de la Resolución 38/03, por eso es desde esa fecha que se cuentan los plazos de prescripción, más aún cuando la demanda se refiere a los vicios de esa decisión. Enseguida indica que los vacíos de la citada ley deben llenarse con la Ley N° 19.039, por la cercanía de las materias que regulan, y con ello debe aplicarse su artículo 50, que establece que las acciones de nulidad prescriben en el plazo de 5 años; sin embargo, si se aplica la regla general del Código Civil se llega al mismo plazo, al tenor de los artículos 2514 y 2515. En estas circunstancias, al haber transcurrido más de 7 años entre la concesión provisional y la notificación de las demandas, no queda sino concluir que la acción está prescrita.
Indica que estos errores de derecho tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, ya que por un lado se analizaron la novedad y distintividad atendiendo a circunstancias no contempladas en la ley, y por el otro se contó el plazo de prescripción de manera equivocada, yerros que llevaron a rechazar la excepción opuesta y acoger la demanda. Pide finalmente que se anule la sentencia y se dicte otra de reemplazo que declare la prescripción y rechace en todas sus partes la demanda.
Segundo: Que la sentencia recurrida,en cuanto al fondo, revoca el fallo de primer grado y accede a la demanda de nulidad de registro, para lo cual reemplaza en su considerando segundo los basamentos de esa decisión, dejando en claro en el ordinal segundo que el requisito de distinción de la variedad sometida a registro debe provenir de la comparación no sólo con otras sino también con ella misma, siempre que unas u otra sean notoriamente conocidas, puesto que el cotejo sólo con otras deja sin sentido la segunda parte del inciso primero del artículo 10 de la ley del ramo, en cuanto el registro en otro país vuelve a la variedad notoriamente conocida. Por su parte, en el numeral cuarto, indica que la novedad y distintividad deben ser entendidas dentro de una perspectiva más amplia que lo que describe la Ley N° 19.342, por lo que en su N° 5 hace un parangón con la propiedad industrial, y concluye que la novedad se destruye por la difusión del invento hecha por su creador, y que el fracaso en el registro será un antecedente que hará decaer la segunda solicitud, ya que va en favor de la seguridad jurídica el que una variedad que ha sido presentada a registro no pueda ser vuelta a presentar una y otra vez.
Luego de estos raciocinios concluye, en su ordinal sexto, que la variedad Constanza debería estar en dominio público desde 1997 cuando se desistió de su primer intento de registro, conforme con lo previsto en los artículos 37 letra e) y 11 inciso final de la Ley de Variedades Vegetales, situación que,según expresa en el numeral séptimo,destruye los requisitos de ser nueva y distinta, ya que no puede cumplirlos aquella que es de dominio público, y es notoriamente conocida. Adicionalmente, arguye que la circunstancia que se hayan hecho dos estudios respecto de la variedad revela que era notoriamente conocida al momento de la solicitud, motivos por los cuales decide acceder a la demanda de nulidad del Registro de la Variedad N° 38/03, de 12 de noviembre de 2003.
A su turno, la decisión complementaria, que se pronunció sobre la excepción de prescripción, indica en su motivo tercero que los hitos temporales del proceso son: a) el otorgamiento definitivo del registro, de 08 de noviembre de 2006; b) la notificación de las demandas el 25 de agosto y el 13 de septiembre, ambas de 2011. Asimismo, deja asentado que no se puede recurrir a las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial como elemento integrador de la Ley de Variedades Vegetales, puesto que los plazos de protección son cuestiones fundamentales de aquellas que hacen que se haya optado por dar un tratamiento propio a la protección de variedades vegetales y no permitir el patentamiento de plantas, de lo que colige que debe recurrirse a la norma general del Código Civil.
Enseguida sostiene que si la prescripción se trata como un modo de extinguir las acciones, el plazo aplicable es de 5 años según prescriben los artículos 2514 y 2515 del mencionado código, y en caso de estimarse que la nulidad sería de derecho público al recaer en un título extendido por la autoridad y oponible erga omnes, prescribiría en los lapsos extraordinarios de 10 años previstos en el artículo 2511 del mismo cuerpo normativo. En ambos casos, concluye que la acción no está prescrita.
Tercero: Que, siendo la vigencia de la acción un tema a resolver en forma previa a analizar el fondo del asunto, es que se analizará en primer término la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada.
Para ello, importa señalar que la Ley sobre Variedades Vegetales no contempla normas sobre prescripción de las acciones, como tampoco describe el procedimiento que debe seguirse para impetrar la nulidad del registro de una variedad vegetal. Ante tal carencia de disposiciones particulares, el artículo 38 de esa ley ordena que la nulidad del derecho del obtentor sea conocida de conformidad con las normas generales, cuestión que lleva sin lugar a dudas a las disposiciones del Código Civil.
Ahora bien, de las normas de ese cuerpo normativo las que resultan atingentes a esta cuestión son aquellas relativas a la prescripción extintiva, contenidas en los artículos 2514 y siguientes del Código Civil, y tratándose de una acción ordinaria declarativa de nulidad, corresponde aplicar el plazo de cinco años establecido en el artículo 2515.
Cuarto: Que, una vez determinado el plazo de prescripción de la acción de estos antecedentes, queda establecer los hitos temporales que marcan el inicio y el fin de su decurso. En cuanto a este último parámetro, no reviste mayor discusión que la interrupción civil de la prescripción se produce con la demanda judicial según expresa el artículo 2518 del Código Civil, en la medida que cumpla con las condiciones del artículo 2503, esto es, que se haya notificado válidamente y no se haya presentado desistimiento, declarado el abandono de la instancia, u obtenido sentencia absolutoria. De esta manera, conforme con los hechos del proceso, la prescripción se interrumpió, respecto de las demandas impetradas por Sociedad Agrícola Santa Beatriz y Sociedad Agrícola Santa Alicia Limitada, los días 25 de agosto y 13 de septiembre de 2011, respectivamente.
Quinto: Que, sin embargo, no resulta pacífico establecer el hito temporal desde el cual comienza a contarse la prescripción, puesto que mientras la demandada lo sitúa en la fecha de inscripción provisional, los demandantes estiman que se encuentra en el registro definitivo.
Para dirimir adecuadamente este punto, es necesario analizar el procedimiento de registro de las variedades vegetales. El Título III de la Ley N° 19.342 se refiere a este punto, estableciendo las reglas del reconocimiento del derecho del obtentor. En síntesis, para tal reconocimiento el peticionario debe solicitarlo cumpliendo con las formalidades y exigencias previstas por los artículos 20 y 21 de la ley, luego de lo cual debe sujetarse al procedimiento establecido por los artículos 23 a 32, que contempla la publicación de la solicitud en el Diario Oficial a fin de permitir la eventual presentación de oposiciones que, en su caso, ameritarán la apertura de un término probatorio; luego, en caso de no haberse presentado éstas o ser rechazadas, el Comité Calificador debe disponer se efectúen las inspecciones, pruebas y ensayos que correspondan. En ese contexto, el artículo 33 de la ley prescribe: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Comité Calificador podrá ordenar la inscripción provisional de una variedad en el Registro de Variedades Protegidas y el otorgamiento del título correspondiente, aun cuando el interesado no haya reunido todos los antecedentes exigidos o mientras se completa el estudio y análisis de ellos. La inscripción provisional regirá por el plazo, en la forma y demás condiciones que el Comité Calificador determine.
El título provisional ampara al solicitante con los derechos establecidos en el artículo 3° de esta ley, por el plazo que haya sido concedido. Si al titular de un derecho provisional se le concediere posteriormente protección definitiva, el período de esta última se contará desde la fecha de la inscripción provisional.”
Del texto de la norma antes transcrita surge que ésta consagra la inscripción provisional como una actuación facultativa del Comité Calificador, que puede ejercer en alguna de estas situaciones: cuando aún no se hayan acompañado todos los antecedentes exigidos, o bien mientras se complete su estudio y análisis. Cabe destacar, también, que dicha inscripción implica el otorgamiento del título correspondiente, a partir del cual el obtentor cuenta con los derechos que la ley le otorga en tal calidad, de los que goza en plenitud, al punto que el período de otorgamiento definitivo se cuenta desde la concesión provisional.
De lo anterior surge, indudablemente, que el hito a partir del cual se contabiliza el plazo de prescripción es, en este caso, el otorgamiento provisional del reconocimiento al obtentor, puesto que es a partir de esa fecha que éste comenzó a ejercer los derechos que la ley le reconoce, período que se imputó además al plazo de concesión del registro una vez que se obtuvo en forma definitiva. Esto ocurre puesto que a partir de la inscripción provisional comienza a surtir plenos efectos el estatuto de que goza el obtentor de la variedad vegetal, marco normativo que ciertamente se extiende a aquellas instituciones vinculadas con el nacimiento y ejercicio de los derechos y obligaciones del obtentor, como lo es la prescripción. Lo anterior se ve reforzado cuando se tiene en cuenta que el otorgamiento de la inscripción provisional no es un trámite obligatorio del procedimiento previsto en la Ley de Variedades Vegetales, sino que, de contrario, es una facultad que la Comisión de Calificación puede ejercer bajo ciertos supuestos, actuando con libertad para determinar el plazo, forma y condiciones de dicha concesión.
De esta forma, a partir de la inscripción provisional del derecho del obtentor por parte de Godoy Puyol Agrónomos Asociados es que comenzó a correr el plazo de prescripción de la acción para impetrar la nulidad de la misma.
Sexto: Que, conforme con lo señalado, queda en evidencia que la sentencia recurrida ha incurrido en los errores de derecho denunciados, al aplicar erróneamente el plazo de prescripción previsto en el artículo 2514 del Código Civil, cuestión que llevó a no haber declarado la extinción de la acción deducida en los términos del artículo 2514 del mismo cuerpo normativo. Ese yerro tuvo como origen la inadvertencia de los alcances que el artículo 33 de la Ley N° 19.342 otorga a la inscripción provisional del derecho del obtentor.
Como es posible apreciar, el referido yerro tuvo influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, desde que motivó el rechazo de la excepción de prescripción, en circunstancias que debió ser acogida, de suerte tal que el recurso de casación en el fondo deberá ser acogido.
Séptimo: Que se hace necesario dejar constancia que, al tenor de lo razonado, no es una norma aplicable a este conflicto el artículo 50 de la Ley de Propiedad Industrial, al regirse la prescripción de la acción de nulidad del registro de una variedad vegetal por las reglas generales. Asimismo, tampoco es útil para resolver la cuestión el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, desde que el desacato de la orden de atender al mérito del proceso se vincula más bien con una pretensión de invalidación formal, que no es el caso de la que se está analizando.
Finalmente, las razones dadas para acoger el recurso de casación en el fondo tornan en innecesario el análisis de las cuestiones de fondo planteadas por el recurrente en el arbitrio dirigido en contra de la decisión sustantiva, de manera que se omitirá pronunciamiento a su respecto.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, y 17 bis B de la Ley 19.039, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 1517 por el abogado don Rodrigo Díaz de Valdés Balbontín, en representación de Godoy Puyol Agrónomos Asociados, en contra de la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil catorce, escrita de fojas 1350 a 1359, complementada con fecha veintidós de abril de dos mil quince, a fojas 1508 y 1509, la que se anula, y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, separadamente pero sin nueva vista.
Regístrese.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Juica.
Rol N° 25.682-14.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L. y los abogados integrantes Sres. Jean
Pierre Matus A. y Jorge Lagos G. No firma el abogado integrante Sr. Matus, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a diez de agosto de dos mil quince, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Santiago, diez de agosto de dos mil quince.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:
Vistos:
Se reproduce lo razonado en los motivos tercero, cuarto y quinto de la sentencia de casación que antecede.
Y teniendo, además, presente:
Primero: Que, siendo claro que la prescripción de la demanda debe contabilizarse desde la época en que fue concedida la inscripción provisional de la variedad cuya nulidad se pretende, cabe precisar que ello ocurrió el día 12 de noviembre de 2003, mediante la dictación de la Resolución 38/03. De esta manera, la notificación de las demandas, los días 25 de agosto y 13 de septiembre de 2011, en ambos casos se llevó a cabo una vez expirado el plazo de cinco años previsto por el artículo 2515 del Código Civil para el ejercicio de las acciones ordinarias.
Segundo: Que conforme a lo anterior, las demandas de estos antecedentes no pueden prosperar, al haber operado a su respecto la prescripción extintiva. De tal modo, no se emitirá pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por ser improcedente.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 210 y 310 del Código de Procedimiento Civil, y artículo 38 de la Ley Nº 19.342, se declara que se acoge la excepción opuesta por la demandada en segunda instancia y, en consecuencia, se declaran prescritas las demandas de nulidad impetradas por Sociedad Agrícola Santa Beatriz y Sociedad Agrícola Santa Alicia Limitada, en contra de la Resolución N° 38/03, que concedió el registro para la variedad vegetal ciruela “Constanza”, con fecha 12 de noviembre de 2003, el que por ende se mantiene vigente.
En atención a lo resuelto, se omite pronunciamiento respecto del recurso de apelación deducido por la demandada a fojas 1209.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Juica.
Rol N° 25.682-14.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L. y los abogados integrantes Sres. Jean Pierre Matus A. y Jorge Lagos G. No firma el abogado integrante Sr. Matus, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a diez de agosto de dos mil quince, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
