C.A.
de Santiago
Santiago,
treinta y uno de enero de dos mil veinte.
Vistos:
Se reproduce la sentencia
en alzada, de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil
dieciocho, previo reemplazo en el párrafo 7° de la expositivo de
las palabras “registros N 8//.046 y N 849.319”, por las
siguientes: “registros N°877.046 y N°849.319”, en el
considerando 4° se sustituye el pronombre “mi” por “su” y
con excepción de los considerandos 5° a 10°, que se eliminan.
Y,
teniendo en su lugar y, además, presente:
Primero: Que,
sin perjuicio de que quedaron asentados
en la
sentencia en alzada, por el reproducido considerando 3°, dos hechos
respecto de los cuales no existió disputa ni controversia entre las
partes, otros hechos igualmente sustanciales tampoco han sido objeto
ellas, de modo que aplicando la regla que se colige del artículo 318
del Código de Procedimiento Civil, han de tenerse por probados
también los siguientes: 1.
Que la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH, es
titular de derechos de propiedad industrial sobre la marca registrada
“LUXAFLEX®”, habiendo la actora Hunter Douglas Chile S.A.
recibido de la titular autorización específica para el uso y
comercialización de productos rotulados con esta marca en Chile; 2.
Que dentro de los productos que se comercializan bajo esta marca se
encuentran las cortinas y persianas; 3.
Que, el demandado ofrecía a los
consumidores a través de su página web y mediante publicidad en
medios escritos (revista Caras Edición Extraordinaria, Año 28, de
25 de febrero de 2016) persianas y cortinas bajo la marca LUXA, con
el distintivo ®, en circunstancias que la dicha marca no se
encontraba inscrita por él ni a su nombre; 4.
Que, mediante sentencia arbitral de 12 de octubre de 2016, expediente
Rol 11956, dictada por doña Gabriela Paiva Hantke, que conoció de
la revocación del nombre de dominio luxa.cl, cuyo titular era el
demandado, previo allanamiento de éste, se resolvió asignar dicho
de nombre de dominio a la sociedad Hunter Douglas Industries
Switzerland GMBH. Consta de dicho procedimiento especial, además,
que el demandado expresó que se desistiría de la solicitud de
registro de la marca LUXA, que se encontraba a la época en
tramitación ante el Registro Nacional de Propiedad Intelectual bajo
la solicitud N°1.208-750; y, 5.
Que, fotografías exhibidas en el sitio web de la demandada como en
la publicación gráfica de la revista antes señalada, eran imágenes
protegidas de la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH.
Segundo: Que,
dos son los reproches que se
formulan
al demandado, por un lado, la utilización de la marca LUXA “en
extremo similar” a la que la actora tiene licenciada LUXAFLEX, para
comercializar específicamente el producto cortinas, lo que induce a
error o confusión en los consumidores; y, por otro lado, que el
demandado apropiándose de imágenes
de productos y creando una marca en extremo similar a la que la
actora tiene licenciada ha pretendido crear una ilusión de relación
aparente entre ambas empresas, en circunstancias que no existe,
buscando, adicionalmente, confundir a los consumidores con el
propósito de hacerse de una clientela que de lo contrario no
tendría, lo que se enmarca en las letras a) y b) del artículo 2°
de la Ley 20.169 sobre Competencia Desleal.
I. En cuanto a las
infracciones a la Ley de Propiedad Industrial.
Tercero:
Que, el primero de los reproches constituye una
infracción
a la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, contenida en su artículo
19 bis D). Particularmente en su inciso 2°, esa regla prescribe que
“… el titular de una marca registrada podrá impedir que
cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las
operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos,
servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean
idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el
registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda
inducir a error o confusión.”
El artículo 106 del
mismo texto legal, permite al titular cuyo derecho de propiedad
industrial sea lesionado demandar civilmente al autor de esa lesión,
poniendo en movimiento alguna de las pretensiones que allí se
señalan.
Cuarto: Que,
se aprecia de la regla antes transcrita, que
la ley
exige para configurar la lesión del derecho de propiedad industrial
que se ha denunciado en autos, por un lado, la utilización de marcas
similares para productos igualmente similares a los protegidos; y,
por otro lado, que el uso de ésta o éstos puedan inducir a error o
confusión en los consumidores.
La primera de las
exigencias queda demostrada desde que basta comparar la marca
inscrita y protegida LUXAFLEX, con la que empleó el demandado LUXA,
sin tenerla inscrita, usándola indebidamente -como si la tuviera- al
asociarle el distintivo ®, para la comercialización de cortinas
tanto en su sitio web como en la publicidad gráfica, según se ha
señalado en el considerando Primero N°2 de esta sentencia. En
efecto, las marcas son gráfica y fonéticamente similares para un
mismo producto o ámbito de protección de la marca ya registrada
(cortinas), donde la segunda (LUXA) queda comprendida en la primera
(LUXAFLEX) que, aunque forma una sola palabra, parece la asociación
de dos elementos (LUXA-FLEX) donde el primero (LUXA) resulta
determinante para la identidad y fisonomía de la marca, mientras que
el segundo (FLEX) no.
El segundo elemento para
configurar la infracción, esto es, que la marca similar que se
utiliza para un mismo producto que los protegidos pueda inducir a
error o confusión en los consumidores, también es posible
acreditarla, desde que al publicitar la venta de “cortinas LUXA”,
es dable creer en que la procedencia, cualidad o
género de estas cortinas si no son los mismos, al menos están
estrechamente relacionados, con el mismo producto de LUXAFLEX. A la anterior conclusión es posible llegar
con los
hechos que se han tenido por probados en el considerando primero y
con toda la prueba rendida en autos por la actora, esto es, la
declaración de la testigo Daniela Ivonne Juárez Galarce, la
confesional del demandado, la copia de la sentencia dictada por la
Juez árbitro doña Gabriela Paiva Hantke; la fotografía de la
portada de la Revista CARAS, Edición extraordinaria, año 28, de 25
de febrero de 2016, página 169, así como de su lomo y artículo
interior que hace referencia a los productos LUXA; las copias
autorizadas ante el Notario Sr. Eduardo Diez Morello, de 22 de marzo
de 2016, correspondientes a dos impresiones de imágenes obtenidas de
sitio web www.luxafleximages.com de propiedad de Hunter Douglas y dos
impresiones imágenes obtenidas del sitio web asociado al nombre de
dominio www.luxa.cl vigente a la fecha de la certificación; y,
finalmente, con la documental, no objetada, acompañada en esta
instancia consistente en copia del fallo del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial de 3 de mayo de 2017, recaído en la solicitud
de marca Nº1208750, referida a la oposición de la marca LUXA que
realizó la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH,
obteniendo una decisión a su favor.
Quinto:
Que, así las cosas, esta Corte puede configurar
la
lesión de los derechos de propiedad industrial que denuncia la
actora y conforme a ello acoger la demanda en cuanto a la pretensión
de disponer que el demandado debe cesar en los actos señalados y que
no podrá usar en el futuro, marca, signos identificatorios o
apariencias distintivas similares o relacionadas a la marca LUXAFLEX,
debiendo publicarse, a costa del demandado, la presente sentencia en
el diario "El Mercurio" de Santiago.
Sexto:
Que, en cuanto a la pretensión reparatoria por los
daños
y perjuicios causados la actora, se encuentran acreditados los
presupuestos o condiciones de la responsabilidad civil en sede
extracontractual, esto es, de un hecho ilícito o la infracción
atribuible a la falta de diligencia que le es exigible a un
comerciante razonable en el ejercicio del comercio que desarrolla; la
existencia de un perjuicio, que deriva precisamente de la lesión de
los derechos de propiedad industrial antes señalados, y el vínculo
causal que entre éstos existe.
Sin embargo, al no
haberse litigado sobre la especie y el monto de esos frutos o
perjuicios, pero habiéndose pedido por la actora, por el primer
otrosí de su escrito de demanda, la reserva de derechos a que se
refiere el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, se
accederá a ésta debiendo discutirse estas cuestiones en la
ejecución del fallo o en otro juicio diverso.
En
cuanto a las infracciones a la Ley sobre Competencia Desleal.
Séptimo:
Que, la actora ha denunciado conductas que se
enmarcan
en infracciones a las letras a) y b) del artículo 2° de la Ley
20.169, las que se habrían configurado por el hecho que el
demandado, apropiándose de imágenes de productos y creando una
marca en extremo similar a la que la actora tiene licenciada,
pretendió crear una ilusión de relación aparente entre ambas
empresas, sin que ella existiese, buscando, adicionalmente, confundir
a los consumidores con el propósito de hacerse de una clientela que
de lo contrario no tendría.
Octavo:
Que, conviene partir señalando que, conforme lo
dispone
el artículo 3° de la Ley 20.169, “En general, es acto de
competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las
buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar
clientela de un agente del mercado.”
Se ha señalado que “en
la competencia desleal se trata de conductas de exacerbación de la
competencia (lo que es positivo), mediante instrumentos deshonestos o
apartados de las buenas prácticas comerciales (lo que, obviamente,
es negativo). En otros términos, “el daño competitivo es lícito
(...), no obstante, la conquista de la clientela debe efectuarse por
medios leales” (Tapia Rodríguez, Mauricio, “Competencia desleal
por culpa”, Revista Chilena de Derecho Privado, N°29, diciembre de
2017, p.169, citando al profesor Jean-Jacques Burst, Concurrence
déloyale et parasitisme, 1993, Paris, Dalloz-Droit Usuel, p.9).
Sabido es, entonces, que
lejos de ser criticable, es deseable en un modelo de mercado la
competencia entre comerciantes, la que redunda, finalmente, entre
otros beneficios, en el de los consumidores. No existe por tanto ni
es exigible a los comerciantes una obligación general de no dañar a
su competencia cuando ofrece productos similares a otros y mediante
ello pretenda captar las preferencias de los consumidores y atraer la
clientela de su competencia. Lo que sí se sanciona es el ejercicio
abusivo de estos comportamientos o la práctica de ciertas conductas
que la ley o el contrato prohíben o sancionan, y que configuran
maniobras ilegítimas o desleales que se revelan como procedimientos
contrarios a los usos del comercio y a la honestidad profesional,
independientemente de si en su empleo se ha tenido la intención
positiva de dañar a la competencia.
Noveno:
Que, en ese orden de ideas el artículo 4º, letra 1 de
la Ley 20.169 considera actos de competencia desleal: “Toda
conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena,
induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades,
signos distintivos o establecimientos con los de un tercero”.
Conforme a todo lo que se
ha venido señalando en esta sentencia, y particularmente a lo dicho
en el considerando 3° precedente, los elementos que configuran esta
hipótesis de competencia desleal, han
quedado demostrados, con el conjunto de acciones desplegadas por el
demandado, entre otras, emplear una marca fonética y visualmente
similar a la que tiene licenciada la actora, empleando fotografías
de los productos de la licenciante para promocionar los suyos, que no
son medios legítimos para pretender distraer la clientela de su
competencia, afectando así, consecuencialmente, otro de los bienes
jurídicos protegidos por la ley, el derecho de los consumidores a
una información veraz sobre el bien o servicio ofrecido, lo que se
ve corroborado por el artículo 28 A) de la Ley 19.496 según el cual
“… comete infracción a la presente ley el que, a través de
cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los
consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades,
productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los
competidores.”
Décimo:
Que, así las cosas, habiéndose accedido
respecto
de la infracción anterior a idénticas pretensiones que las
solicitadas para esta de competencia desleal, se acogerá la demanda
en esta parte declarándose que ha existido competencia desleal por
parte del demandado en perjuicio de la actora de autos, licenciataria
de la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH, para la
marca LUXAFLEX, y en cuanto a las demás pretensiones, se estará a
lo señalado en los considerandos 5° y 6° de esta sentencia.
Por estas consideraciones
y disposiciones legales citadas y, de conformidad, además, con lo
que disponen los artículos 186 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil, se
revoca,
en lo apelado, la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil
dieciocho, dictada por el Sexto Juzgado Civil de Santiago y, en
cambio, se declara que se acoge,
con costas, la demanda de autos, declarándose que:
A. Que el demandado Juan
Antonio Amigo Fuentes, ha lesionado los derechos de propiedad
industrial de la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH,
de la cual es licenciataria la actora Hunter Douglas Chile S.A. para
la marca registrada “LUXAFLEX®”, y ha cometido actos de
competencia desleal que pueden provocar confusión en los
consumidores.
B. Que el demandado debe
poner término inmediato a todo acto que pueda confundir los propios
bienes que comercializa con los productos y signos distintivos de la
actora y la sociedad licenciante, quedándole prohibido usar en el
futuro, marcas, signos identificatorios o apariencias distintivas
similares o relacionadas a la marca LUXAFLEX.
C. Que, se condena a la
demandada a publicar, a su costa, la presente sentencia en el diario
"El Mercurio" de Santiago.
D. Que se reserva a la
actora para la etapa de ejecución de este fallo o para un juicio
diverso el derecho de discutir sobre la especie y el monto de los
perjuicios derivados de estas infracciones.
E.
Que se condena en costas al demandado.
Regístrese
y notifíquese.
Redacción
del abogado Integrante Gonzalo Ruz Lártiga.
N°Civil-15.114-2018.
Pronunciada por la Novena
Sala, integrada por las Ministros señora Adelita Ravanales
Arriagada, señora M.Rosa Kittsteiner Gentile y el Abogado Integrante
señor Gonzalo Ruz Lártiga. No firma la Ministra señora Kittsteiner
Gentile, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al
acuerdo, por ausencia.
En Santiago, treinta y
uno de enero de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la
resolución que antecede.
