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miércoles, 26 de septiembre de 2018

Utilización de marca comercial similar a la inscrita por una empresa de mascotas pero con un giro mas amplio.Se rechaza demanda.

Santiago, veintiocho de Diciembre de dos mil diecisiete 

VISTOS: 

Se ha iniciado este proceso Rol N° 28843-2016, caratulado “Alejandra Andrea García Carrillo con García Bezanilla Soledad Paz”, por demanda en juicio sumario por uso de marca registrada en virtud de la Ley 19039, interpuesta por doña Alejandra Andrea García Carrillo, médico veterinario, domiciliada para estos efectos en calle Antonio Varas N° 1362, Depto. 166, comuna de Providencia, en contra de doña Soledad Paz García Bezanilla, médico veterinario, domiciliada en Los Ranchos N° 8701, comuna de Vitacura; y con la cual pretende se declare que la demandada debe cesar en la utilización de la marca comercial “Pets and Kids”, en el ofrecimiento de todo servicio relacionado con eventos infantiles con exhibición de mascotas exóticas y su difusión; que debe pagar a modo de indemnización de perjuicios, la suma total de $ 12.000.000.-, o bien la suma que el Tribunal determine; más reajustes e intereses, hasta la completa ejecutoriedad del fallo, y se le ordene publicar la sentencia que se dicte en el diario “El Mercurio”; con costas. Notificada la demanda, se llevó a efecto el comparendo de estilo, en el cual la demandada contestó la demanda mediante minuta escrita. Posteriormente, se recibió la causa a prueba, constando en autos la documental rendida por las partes. En la oportunidad procesal pertinente, se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: 


1°) Que, a fojas 1, doña Alejandra García Carrillo, médico veterinario, interpone demanda en juicio sumario por lesión de derechos de propiedad industrial, en contra doña Soledad Paz García Bezanilla, médico veterinario, domiciliada en Los Ranchos N° 8701, comuna de Vitacura; y con la cual pretende se declare que la demandada debe cesar en la utilización de la marca comercial “Pets and Kids”, en el ofrecimiento de todo servicio relacionado con eventos infantiles con exhibición de mascotas exóticas y su difusión; que debe pagar a modo de indemnización de perjuicios, la suma total de $ 12.000.000.-, o bien la suma que el Tribunal determine,   más reajustes e intereses, hasta la completa ejecutoriedad del fallo; y se le ordene publicar la sentencia que se dicte en el diario “El Mercurio”; con costas. Funda su demanda en que tiene registrada a su nombre la marca “Kids and Pets”, con el número de solicitud N° 727.426, Registro 775.890 del Registro de Marcas Comerciales, la cual cumple 10 años el mes de Diciembre de 2016, señalando que la renovará. Asimismo, indica que tiene el nic www.kidsandapets.cl, página que actualmente no se encuentra en la web, atendido que la empresa ya no entrega el servicio, no obstante que tanto la marca como el nic se encuentra plenamente vigentes. Señala que la empresa funcionó desde el año 2006 al año 2010, entregando el servicio de eventos infantiles con mascotas exóticas, lo que consistía en acudir a un lugar determinado y acercar dichos animales a los niños para que los conocieran, interactuaran y pudieran aprender de ellos. Todo lo anterior, rindió el fruto de que la marca fue muy bien posicionada a través de los medios de comunicación, adquiriendo prestigio. Sin embargo, al día de hoy, la demandada de autos, se encuentra ofreciendo el mismo servicio, dirigido al mismo público y publicando su anuncio en revistas de Chicureo con el nombre de “Pets and Kids”, utilizando en distinto orden las palabras de la marca que su parte es titular, para ofrecer el mismo servicio. Hace presente que la marca aludida, no presenta solicitud de registro alguno en INAPI; agregando que la demandada cuenta con un Fan Page de Facebook con el nombre de “Pets and Kids”, en el cual se señala: “Buscamos crear un espacio de interacción entre niños y animales, fomentando a través del aprendizaje y el juego, el cariño, respeto y confianza hacia ellos”, lo que es exactamente lo mismo que el servicio que su empresa, marca y patente, llevaba ofreciendo hace 10 años, con el nombre “Kids and Pets”. Sostiene que con fecha 15 de Septiembre de 2016, solicitó vía correo electrónico, una cotización de los servicios, en que consistían, la seguridad en su implementación y cuánto tiempo de experiencia llevaban en el rubro, obteniendo como respuesta lo siguiente: “…el costo es de $ 70.000.-. La dinámica consiste en que llevamos alrededor de 10 especies de animales distintas, todos ellos viven en mi casa junto a mis hijos, porque son muy dóciles; claramente siempre tomamos las precauciones vigilando a los niños cuando los tocan o toman, la idea es que los niños puedan interactuar directamente con ellos y que aprendan un poco de cada especie. Tiene una duración de aproximadamente 50 minutos a 1 hora. Yo soy médico veterinario, y llevo 2 años en esto.(…)” De lo anterior, indica, se desprende que la demandada lleva 2 años prestando este servicio, utilizado una marca muy similar a la suya, y que cobra $ 70.000.-, por cada cumpleaños. Reitera que es titular de la marca “Kids and Pets”, y por tanto cuenta con la protección que le otorga, por una parte, la Constitución Política de la República, y por otra la ley del ramo (Ley 19.039) respecto de los hechos aludidos, que constituyen una infracción a la legislación vigente, y que ampara esta acción; por lo que existe un manifiesto uso ilegal y no autorizado de la marca, al pretender la demandada ofrecer exactamente el mismo servicio, forma de negocio e idea, con una marca que, por lo demás, no se encuentra registrada, como es el caso de “Pets and Kids”; cuestión que claramente puede inducir a error o a confusión por parte de los usuarios en cuanto a la originalidad y exclusividad de la marca de propiedad de su parte; agregando que en el caso de autos no existe un alcance de nombre, error involuntario, ni mucho menos el uso de palabras genéricas, ya que se está utilizando, deliberadamente, un nombre casi idéntico a una marca registrada, induciendo a error al público respecto de su origen, procedencia y originalidad. Por lo expuesto, y conforme las normas pertinentes, solicita se condene a la demandada al pago de las siguientes indemnizaciones, por los rubros que se indica: Daño emergente y Lucro cesante, la suma de $ 6.000.000.-; Daño moral, la suma de $ 10.000.000.-; y para el caso de que se hubiera conversado sobre el pago a su parte por el otorgamiento de una licencia, monto que habría fijado en la suma de $ 2.000.000.-, solicita indemnización por dicha suma. 

2°) Que, en el comparendo de rigor, que en acta rola a fojas 22, y a lo principal de la minuta escrita agregada a fojas 18, la demandada contestó la demanda, señalando que en el mes de Octubre de 2015, asistió a una actividad en el jardín  infantil de su hijo, en la que cada padre debía mostrar y actuar sus profesiones u oficios; en la cual, en su calidad de veterinaria, llevó un perro y un hámster, describiendo en qué consistía su profesión; teniendo buena recepción de parte de los niños. Ante ello, se le ocurrió realizar su propio emprendimiento, el que consistía en llevar animales a jardines infantiles, explicando y educando a los niños en la tenencia responsable de mascotas. Dicha idea, tomó fuerza, ya que los padres la recomendaban a otras instituciones –haciendo presente que a dicha época su emprendimiento no tenía nombre-, tras lo cual pensó en formalizar su negocio, con un nombre adecuado para los talleres en jardines infantiles. En el mes de Diciembre de 2015, se le ocurrió el nombre “Pets and Kids”; el que buscó en internet con la finalidad de ver si existía en la web, no encontrando similitudes en el nombre ni en la actividad; hecho que concuerda con lo manifestado por la actora en su demanda, en cuanto dejó de ejercer la actividad en el año 2010. Hace presente que desconocía la existencia de una entidad gubernamental que contiene un registro de marcas, y por ello no solicitó la inscripción de la misma. Una vez con el nombre definido, encargo el diseño del logo y material gráfico; mandó a construir una página web y un fan page en Facebook; todo lo que ocurrió entre el mes de Noviembre de 2015 a Febrero de 2016. En el mes de Marzo de dicho año, comenzó formalmente con el negocio, ofreciendo talleres a los jardines infantiles, con el nombre de Pets and Kids, concretando sólo dos talleres durante 2016. Debido a la publicidad, comenzó a recibir llamados, para solicitar el servicio en cumpleaños, lo que inicialmente no tenía contemplado, no obstante advertir una veta de negocio que había que explotar, realizando únicamente dos eventos. Señala que en el mes de Septiembre (2016), recibió un correo electrónico de una persona que necesitaba cotizar un evento, el cual respondió, y que corresponde al presentado por la actora de autos.  Indica que, si en ese momento la demandante la hubiese contactado, directamente, por cualquier medio de comunicación disponible (mail, teléfono, Facebook), explicando la situación, no hubiera tenido problema en cambiar el nombre de su negocio, ya que hasta ese momento ignoraba que las marcas se registraban, y que estaba cometiendo algún ilícito y causando agravio; agregando que su intención nunca fue perjudicar a la actora, ya que, come se dijo, ignoraba la existencia de una marca similar a la suya, y con la misma actividad. Con fecha 29 de Noviembre de 2016, presentó solicitud de registro de su marca, N° 1232066, mixto, con etiqueta: “Logo con una niñita de pelo café con polera verde y vestido azul, con un perro de color blanco y orejas café a la izquierda. La tipografía en el extremo superior izquierdo tiene la palabra Pets de color azul, la palabra & de color blanco con una huella de perro de color amarillo y la palabra Kids de color rojo.” Reitera que no tenía conocimiento de que la marca de la actora se encontraba registrada, ni que su marca poseía similitud o semejanza con la de ella; reiterando, por una parte, que al buscar en internet si existía la marca Pets and Kids, no arrojó resultado alguno, ya que ni siquiera apareció la marca de la actora como referencia; y por otra, que la propia actora reconoce que dejó de ejercer sus actividades en el año 2010, lo que significa que eliminó del mercado la publicidad referente a su marca y actividad. En consecuencia, no basta que la marca se encuentre registrada para su protección, haciendo presente que la misma ley le indica al titular de la marca una obligación, ya que según dispone el artículo 25 de la Ley 19.039, toda marca inscrita y que se use en el comercio, deberá llevar en forma visible las palabras “Marca Registrada” o las iniciales “M.R”, o la letra “R” dentro de un círculo. Señala que ha ejercido la actividad por el período comprendido entre el mes de Marzo a Noviembre de 2016, y no hace más de dos años como se señala en la demanda; agregando que fueron sólo dos talleres en jardines infantiles y un cumpleaños, por un total de $ 333.000.-; por lo que no se entiende los daños emergentes, lucro cesante, ni menos aún el daño moral reclamado; si se considera que la actora señala que dejó de ejercer su actividad desde el año 2010. 

3°) Que, la actora, en orden a acreditar sus dichos, acompañó los siguientes documentos: 
1.- A fojas 10, Título de Registro N° 775890, correspondiente a Clase 41, que concede a Alejandra Andrea García Carrillo, por el plazo legal de diez años, contados desde el 27 de Diciembre de 2006, la propiedad y uso exclusivo de la marca Kids & Pets, Clase 41, emitido por INAPI con fecha 17 de Noviembre de 2016; 
2.- A fojas 30, impresión de pantalla, relativa a “Pets and Kids” 
3.- A fojas 30 vuelta, impresión de pantalla, relativa a “Kids and Pets”; 
4.- A fojas 31, impresión de pantalla donde aparece una publicación titulada “Atención amantes de los animales: Regalamos entradas para Expo Pets & Kids en La Serena” (sin fecha legible); 
5.- A fojas 31 vuelta, impresión de pantalla en la que consta publicidad de “Pets & Kids” Cumpleaños Interactivos con animales; 6.- A fojas 32, Título de Registro N° 1230866, correspondiente a Clase 41, Renueva a: 775890, que concede a Alejandra Andrea García Carrillo, por el plazo legal de diez años, contados desde el 27 de Diciembre de 2016, la propiedad y uso exclusivo de la marca Kids & Pets, Clase 41, emitido por INAPI con fecha 06 de Enero de 2017; 7.- A fojas 32 vuelta, Certificado de Registro, que informa que el Registro N° 775890, pertenece a Alejandra Andrea García Carrillo, signo: Kids and Pets, por el plazo legal de diez años, contados desde el 27 de Diciembre de 2006, registro de marca que no se encuentra vigente; 8.- A fojas 33, Certificado de Registro, que informa que el Registro N° 1230866, que renueva al Registro N° 775890, Clase 41, pertenece a Alejandra Andrea García Carrillo, signo: Kids and Pets, por el plazo legal de diez años, contados desde el 27 de Diciembre de 2016, se encuentra vigente; 9.- Por otro lado, solicitó oficio al INAPI, con el objeto de que informe acerca de la fecha en que la demandada inició los trámites de registro de Pets & Kids; oficio cuya respuesta obra a fojas 38 y siguiente, donde consta que Soledad Paz García Bezanilla, presentó la solicitud de inscripción de la marca Pets & Kids con fecha 29 de Noviembre de 2016, registrada con el día 14 de Junio de 2017, bajo el N° 1250392; 

4°) Que, la demandada, a objeto de acreditar sus dichos, acompañó al proceso, los siguientes documentos: 1.- A fojas 17, impresión de pantalla de la página web de INAPI, relativa a la marca Pets & Kids; N° de Solicitud 1232066, Clases 28, 31, 35, 41, 43 y 44; 2.- A fojas 25, Informe Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas, extraído de la página del SII, sitio privado asociado al RUT: 10.691.718-3, correspondiente al año 2016, en el que constan 3 boletas emitidas, una en el mes de Abril y dos en el mes de Julio; por un total de $ 333.000.-; 3.- A fojas 25 vuelta y siguientes, copia de 3 boletas de honorarios, emitidas por concepto de “Servicios profesionales” (1) y por “Taller Educativo Veterinario” (2), de fechas 23 de Abril, y 20 de Julio de 2016, respectivamente. 

5°) Que, el Decreto con Fuerza de Ley N°3, del Ministerio de Economía, Fomento, y Reconstrucción, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial, Ley 19039, cuya última modificación fue introducida por la Ley 20569, de fecha 6 de Febrero de 2012, aplicable al asunto reclamado en la acción intentada en autos, prescribe, en su artículo 19, contenido bajo el párrafo “De las Marcas Comerciales”, del Título II, que “Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido uso en el mercado nacional. Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar. La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será obstáculo para el registro de la marca.” A su turno, el artículo 19 bis D, dispone: “La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. Por su parte, en los artículos 106 y siguientes, se establecen las acciones que puede impetrar cualquier persona que viera afectado su derecho de propiedad industrial, precisando el artículo 111 que, en dichos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica. 

6°) Que, es un hecho del proceso, que no ha sido motivo de controversia por la parte demandada, que la actora es titular de la marca comercial “Kids and Pets”, Registro N° 775890, Clase 41, que “comprende esencialmente, los servicios prestados por personas o por instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener, comprendiendo principalmente los servicios de educación de individuos o de doma de animales, bajo todas sus formas; (…)”; por el período de 10 años, contados desde el 27 de Diciembre de 2006, y que fue renovada con fecha 26 de Diciembre de 2016, bajo el Registro N° 1230866. Que, asimismo es un hecho del proceso que encontrándose vigente dicho registro, la demandada solicitó con fecha 29 de Noviembre de 2016, para la Clase 41, la inscripción de la marca “Pets & Kids”, con un logo consistente en una niña de pelo café con polera verde y vestido azul, con un perro de color blanco y orejas café, a la izquierda. 

7°) Que, como fue reseñado en el motivo anteprecedente, la ley del ramo, en su artículo 19 bis D, otorga al titular de una marca comercial, el privilegio para hacer uso exclusivo y excluyente de la misma en el tráfico económico, siendo el fundamento de tal privilegio, según se infiere de lo consignado en la parte final de su inciso primero, distinguirlo de otros productos comprendidos en el registro; asistiéndole a dicho titular, además, el derecho para “impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concebido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”. Que, siendo la marca comercial un atributo o distintivo que es asignado a un producto para que éste pueda ser reconocido en el mercado, siendo éste su sello máximo o característica que habrá de distinguirlo de otros productos de naturaleza similar, el derecho preferente que le otorga al titular de la marca, para su uso exclusivo y excluyente, radica en la identidad del articulo protegido con la marca y a través de la cual habrá de ser identificado en el mercado. 

8°) Que, la “sana crítica”, y bajo la cual habrá de ser apreciada la prueba rendida en este proceso, conforme lo señalado en el artículo 111 de la ley 19039, ha sido definida por la doctrina, como: “Las reglas de la sana crítica son aquellas que no contradicen los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”. 

9°) Que, es un hecho inconcuso que la marca inscrita por la actora, no es idéntica a aquella utilizada por la demandada para ejercer su actividad, por cuanto, si bien contienen ambas las mismas palabras, el orden utilizado por la segunda fue colocado en forma inversa al de la actora, constituyendo marcas similares; las cuales tienen en común que la actividad o servicio amparado, e identificado por ambas bajo la Clase 41, es idéntico; haciendo presente que tal como así expresamente señala la actora en su demanda, los servicios los entregó durante el período comprendido entre el año 2006 y 2010. 

10°) Que, apreciada la prueba conforme a la sana crítica, esta sentenciadora no logra tener por acreditado el hecho de que la demandada hubiere  lesionado los derechos de la actora, ya que el derecho que confiere el artículo 19 letra D de la ley del ramo, se encuentra sujeto a condición de que el uso hecho por el tercero (la demandada) pueda inducir a error o confusión; error o confusión que en la especie no pudo haber ocurrido, en modo alguno, si se tiene en especial consideración el hecho de que la actora en su demanda señala, expresamente: “la empresa (Kids and Pests) trabajó y funcionó desde al año 2006 al 2010” y por otro lado que: “Tengo registrada a mi nombre la marca Kids and Pets (…) la cual cumple 10 años este mes de Diciembre de 2016 y la cual, pienso y voy a renovar”. Que, si bien, fonéticamente, ambas marcas pueden conducir a confusión, la utilizada por la demandada, lo es bajo un giro más amplio que el registrado por la actora, y además, lleva un logo o distintivo, consistente en una niña y un perro, que la distingue de la de la actora; debiendo agregarse además, que tal como se consignó en el motivo anterior, a la fecha en que la demandada instó por el registro de su marca comercial, la actora había dejado de explotar comercialmente la suya, por un lapso de 6 años, motivo por el cual no se logra entender cuál sería el hecho lesivo en que habría incurrido demandada, ya que si la actora dejó de ejercer su actividad, no existían para ella, entonces, posibles clientes que captar para ofrecer los servicios; De tales dichos, esta sentenciadora, puede tener por acreditado que la actora, si bien es cierto es titular de la marca ya aludida, desde el año 2010 no ha ejercido actividad ligada a la misma; no habiendo rendido prueba en el proceso destinada a acreditar lo contrario; motivo por el cual no se logra entender cuál sería el hecho lesivo en que habría incurrido demandada, ya que si la actora dejó de ejercer su actividad, no existían para ella, entonces, posibles clientes que captar para ofrecer los servicios; lo que conduce razonable y gravemente a presumir la renuncia de la actora a sus derechos de continuar explotando su marca comercial; la que, en razón del largo tiempo de dicha inactividad -6 años- resulta evidente que el consumidor no pudo ser inducido a error con la nueva marca, atendido, además de dicha larga data, el exiguo tiempo que ella fue explotada; no constando además que la utilizada por la actora, se hubiera posicionado en el mercado de modo preponderante, lo que en definitiva lleva a esta sentenciadora a establecer que la acción impetrada carece de fundamento fáctico, lo que conduce, evidentemente, a su rechazo. 

11°) Que, por otro lado, y considerando que la actora, como ya se dijo, no se encontraba ejerciendo la actividad comercial pertinente, los perjuicios que reclama carecen de todo fundamento, no configurándose en consecuencia ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 108 de la ley del ramo. Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; y la Ley 19039, Ley de Propiedad Industrial; SE DECLARA: - Que, se rechaza, sin costas, en todas sus partes, la demanda intentada a fojas 1. 

Regístrese y notifíquese. 

DICTADA POR DOÑA MARCELA SOLAR ECHEVERRÍA, JUEZ TITULAR, Y AUTORIZADA POR DOÑA LIA SEPULVEDA VÁSQUEZ, SECRETARIA SUBROGANTE. PRIMER JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO. 

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Santiago, veintiocho de Diciembre de dos mil diecisiete

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ADVERTENCIA: Si se trata de un fallo de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.