Santiago, dieciséis de junio de dos mil veintidós.
V I S T O S:
Se ordenó traer los autos en relación para conocer de los recursos de
casación en la forma y apelación interpuestos por la demandante en contra de
la sentencia definitiva de 28 de marzo del año 2019, dictada por el Tercer
Juzgado Civil de Santiago en la causa Rol C-22.116-2016, mediante la cual se
rechazó íntegramente la demanda, sin costas
C O N S I D E R A N D O:
I. En cuanto al recurso de casación en la forma
Primero: Que, en representación de la demandante Sociedad Grupo
Minga SpA., el abogado don Andrés Astudillo Sotelo, entabló recurso de
casación en la forma en contra de la sentencia definitiva de 28 de marzo del
año 2019 escrita de fojas 839 a 869. Según se expresa en el recurso, se ha
configurado la causal prevista en el artículo 768 N° 5, en relación con el artículo
170, ambos del Código de Procedimiento Civil, en razón que la sentencia
recurrida omite analizar toda la prueba producida, omite expresar la razón para
privar de mérito las declaraciones de dos testigos e incurre en una
contradicción entre sus secciones considerativa y resolutiva.
En el arbitrio de nulidad formal se desarrolla el motivo en torno a tres
acápites.
En primer lugar, se aduce en la impugnación que la sentencia se limita a
enlistar la prueba en sus motivos duodécimo a décimo octavo. En segundo
término, el fallo no aporta las razones que conducen a desestimar el valor
probatorio de las aseveraciones de los testigos Valeska Araya y Claudio
Castillo, en cuanto afirman que el uso indebido de la marca “La Rambla”
confundió a terceros. En el tercer acápite se denuncia una contradicción entre
lo razonado en el considerando vigésimo tercero y lo resuelto desde que, en el
fundamento aludido se establece que ambas partes otorgan el mismo servicio
de restaurant y, no obstante, decide rechazar la demanda. En este punto el
impugnante hace consistir el yerro en que la sentencia se ampara en que el
servicio referido se dirige a distinto tipo de público; circunstancia irrelevante
para establecer la diferencia que luego conduce al rechazo de la demanda.
Segundo: Que, el recurso de nulidad formal no señala cuál es la norma
específica sobre la forma de la sentencia que denuncia infringida, limitándose a sostener que no se han observado las exigencias del artículo 170 del Código
de Procedimiento Civil. De consiguiente, el impugnante olvida, el carácter
estricto del recurso, cuyas exigencias generales se disponen en los artículos
772, inciso 2° y 774 y, específicamente para la causal esgrimida, consignar el
requisito de aquellos enumerados en el artículo 170 del citado cuerpo legal que
se denuncia inobservado. En suma, es menester que, al interponer un recurso
de esta naturaleza, la recurrente cumpla lo requerido por última la disposición
en análisis, esto es, identificar el o los requisitos previstos para la sentencia
definitiva que fueron omitidos en la resolución recurrida.
La circunstancia antes descrita torna imposible entrar al estudio del
recurso, por cuanto ello importaría dejar a la discrecionalidad de esta Corte la
determinación del fundamento de la impugnación y, de tal suerte, el yerro
formal en que pudiere incurrir la sentencia, cuestión que atañe a un asunto que
la ley ha impuesto a la parte agraviada. En consecuencia, el arbitrio será
rechazado.
Tercero: Que, sin perjuicio del déficit apuntado en el motivo que precede
y sin entrar al análisis de los fundamentos esgrimidos en abono de la causal, el
vicio reseñado en el arbitrio de nulidad formal puede ser subsanado al
resolverse el recurso de apelación interpuesto conjuntamente por la
demandante, en aplicación de lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo
768 del Código de Procedimiento Civil, que permite no anular la sentencia, si
de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un
perjuicio reparable solo con la invalidación del fallo, máxime si la impugnación
vía nulidad y aquella vertida en la apelación, se amparan en fundamentos
idénticos. Luego, al no apreciarse un vicio que pueda ser reparable únicamente
con la invalidación de la sentencia de primer grado, se dispondrá, asimismo, el
rechazo del recurso en análisis, como se dirá en la conclusión.
II. En cuanto al recursos de apelación de la parte demandante
Se reproduce la sentencia en alzada, en su parte expositiva, considerandos
y citas legales, a excepción de los ordinales 8.- y 9.- de su motivo décimo octavo y
sus fundamentos vigésimo tercero a vigésimo sexto, ambos inclusive, que se
eliminan
Y se tiene en su lugar y además presente:
Cuarto: Que, en el ámbito de los derechos de propiedad industrial, el
registro de una marca otorga determinadas ventajas en la protección del
nombre de un producto, servicio o establecimiento y de los signos o su
combinación que sirvan para distinguirlo.
Según disponen los artículos 19 y 19 bis D de la Ley N° 19.039 sobre
Propiedad Industrial; 31 y 63 de su Reglamento contenido en el Decreto N°
236, en vigor a la época de la interposición de la demanda, la inscripción ante
el órgano público competente del nombre y, en su caso, de los signos
correspondientes, produce diversos efectos jurídicos. Otorga a favor del titular
de los derechos que emanan del registro, cuatro ventajas principales,
comúnmente designadas como el contenido positivo del derecho que, sin
pretensiones de exhaustividad, corresponden a las siguientes:
a) Usar la marca para:
a.1.) Su función básica, esto es, distinguir productos, servicios o
establecimientos en el mercado.
a.2.) Asociar a los servicios, productos o establecimientos una
reputación que contribuya a las ventas, otorgando garantía al consumidor
acerca de que obtendrá determinada calidad, consistencia o ventaja.
a.3.) Publicitar y promocionar los productos, servicios o
establecimientos, en los márgenes tolerados por el derecho del consumo.
b) Ceder, a cualquier título la marca, comprensiva del objeto de
protección y el derecho conferido, incluida la facultad de licenciarla.
Como puede advertirse, los derechos que nacen para el titular de una
inscripción a partir del perfeccionamiento del registro, inciden en cuestiones
relacionadas con diversas vertientes jurídicas, naturalmente con el derecho
marcario, pero también del consumo (Ley Nº 19.496) y de la libre concurrencia
(Decreto Ley N° 211 que Fija Normas Para la Defensa de la Libre Competencia
y Ley Nº 20.169).
Quinto: Que, conforme la preceptiva indicada en el motivo anterior,
especialmente el inciso 2° del artículo 19 bis D y artículo 31 de la Ley N°
19.039, se contempla un atributo negativo del dominio a favor del titular de la
inscripción, correspondiente a la facultad de excluir a cualquier persona en el
uso de marca sin su aquiescencia, dentro del ámbito que el derecho protege.
Conviene apuntar que en el sentido indicado el precepto del citado incido 2° del artículo 19 bis D expresa que “(…) el titular de una marca registrada podrá
impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las
operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios
o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a
aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el
uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”.
Como consecuencia de esta exclusividad, la ley le permite impetrar
medidas orientadas a prohibir a terceros el uso, tanto de las palabras y signos
que la constituyen, como de aquellos similares, cuando se pretende otorgarles
una cobertura que también sea similar, de modo de inducir a los consumidores
a error o confusión. De tal suerte, bajo la voz “similar” la ley otorga una
protección consciente de un ámbito de significado que combina palabras y
signos que se aplican a bienes, servicios o establecimientos concernidos por
un segmento de las actividades empresariales.
En este sentido, el inciso final del último precepto citado establece que,
tratándose de palabras o signos semejantes y de productos o servicios
similares, la mencionada prohibición se aplica cuando exista riesgo de
confusión.
Por ende, el amparo a favor del dueño de la marca comprende el uso de
expresiones o signos similares, no sólo de cobertura idéntica sino también
similar. Por cobertura de la marca puede comprenderse un ámbito determinado
del tráfico económico, esto es, del quehacer lucrativo en el que tiene lugar el
uso de la marca en bienes, servicios o establecimientos comerciales o
industriales determinados. Ahora, el grado de semejanza que la ley prohíbe, se
mide por su capacidad de inducir a error o confusión. Este umbral se basa en el
consumidor medio, esto es, quien está informado y atento, pero que confía en
la imagen de la marca que conserva en su memoria, con posibilidades
limitadas de hacer comparaciones minuciosas.
Según establece el artículo 23 de la Ley N° 19.039, “(C)ada marca sólo
podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la
indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen”. El
clasificador de marcas comerciales que prevé el artículo 23 de la Ley N° 19.039
y exige el Reglamento citado para la solicitud de inscripción en sus artículos 2°
y 9°, literal c), se contempla en el “Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas”. Si bien
Chile no es miembro del mencionado Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957,
que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en virtud
de las disposiciones normativas antes mencionadas debe considerarse el
instrumento en referencia para las solicitudes de registro y renovación de
marcas comerciales, en su texto adoptado por la Resolución Exenta Nº 112, de
2012 del Instituto de Propiedad Industrial, vigente a la época de interposición
de la demanda.
El mencionado “Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas” detalla una
clasificación común de productos y servicios para el registro de las marcas
comerciales. Según dispone su artículo 1°, apartado 1) la clasificación relaciona
un listado de clases expresado en números, que asocia a una lista alfabética
de productos y servicios para cada dígito.
En lo que interesa, el clasificador provee criterios que permiten, de una
parte, comprender múltiples productos o servicios que llevan la marca
comercial y, por otra, acotar el uso de la marca con referencia a una
constelación determinada de esos bienes, servicios o establecimientos,
habitualmente asociados a un quehacer empresarial según los mercados han
ido delimitando.
El clasificador internacional se emplea en nuestro ordenamiento como
un componente fundamental del método para la constitución de derechos de
propiedad industrial respecto de las marcas comerciales. En efecto, a partir de
la indicación en la solicitud de inscripción del clasificador y el posterior registro
de la marca a partir de este señalamiento, con el que el procedimiento
administrativo finaliza, se pueden distinguir productos o servicios de manera
específica y determinada, de modo de ampararlos de forma exclusiva y
excluyente.
En suma, la prohibición impuesta a terceros frente a un registro busca
evitar la explotación de la marca sin la voluntad de su titular, dentro de los
márgenes del clasificador inscrito, de manera que las cuatro ventajas referidas,
sean exclusivas del dueño en ese ámbito en que, efectivamente, ha señalado
en su solicitud que le son de utilidad.
Sexto: Que, en la especie, no ha habido controversia entre las partes
acerca de la coincidencia de las marcas comerciales que cada una tiene
inscrita en clasificadores distintos, y el uso de un signo distintivo o expresiones
similares a la empadronada tanto por la actora como la demandada, en sendas
labores empresariales de explotación de restaurante. Sin embargo, hubo
discrepancia sobre el fondo entre los contendientes, que fue zanjada por lo
apelado del fallo, en cuanto a la inducción a error o confusión derivada del uso
de las marcas empleadas “La Rambla”, por la demandada y “Ramblas” por la
actora.
Sobre el punto, la sentenciadora razona en orden a que el uso de la
marca semejante referida ―la sola denominación como expresa en su laudo―
por parte de la demandada no induce a error, confusión o engaño a clientes y
consumidores.
Específicamente, en su motivo vigésimo tercero, el fallo en alzada
consigna que el establecimiento comercial de la actora corresponde a un bar
restaurante, dirigido a un público adulto joven, que ofrece espectáculos en vivo.
Por contraste, según expresa el laudo, el local de la demandada ofrece
alimentos basados en la tradición uruguaya, consistentes en sándwiches de su
especialidad y platos típicos de Uruguay, destinados más bien grupos
familiares. Añade que la inscripción de las marcas con denominación idéntica
de ambas partes, sin reparos del Instituto de Propiedad Industrial, refuerza la
plausibilidad de la divergencia de uso asentada.
De todo ello se sigue que, en concepto de la juez a-quo, coexisten
actualmente las marcas de ambas partes en determinadas clases “ejerciendo
de manera diversa sus respectivos rubros, reiterando que la actora explota el
establecimiento comercial ‘Ramblas’, que corresponde a un bar restaurant, en
tanto que la demandada, la sandwichería “La Rambla”, que evoca la cultura
uruguaya.
En consecuencia, lo apelado del pronunciamiento de primer grado y que
debe dilucidarse por esta Corte es si el grado de similitud es suficiente para
acceder al amparo judicial que se impetra en la demanda. Como se indicó, la
similitud referida se mide en torno a un baremo de contenido indeterminado,
que debe conformarse a partir de la figura del consumidor medio.
Séptimo: Que, en relación con los hechos establecidos en la sentencia
en alzada, reseñados en el considerando que precede, corresponde apuntar
las siguientes consideraciones:
a) Los registros “Ramblas” clase 43 y “La Rambla” clase 43, de la actora,
en lo que interesa, abarcan la siguiente cobertura: servicios de restaurant, bar,
pub, salón de té, cafeterías, fuente de soda, pizzería, autoservicio de comidas,
bares de comidas rápidas, servicios de procuración de alimentos y bebidas
preparados, para servirse o llevar, y servicios de banquetes,
fundamentalmente.
b) Los registros “La Rambla” clases 30, 35 y 39, de la demandada,
corresponden, en lo medular, a la siguiente cobertura: compra y venta de
aderezos, condimentos, comidas preparadas y bebidas; servicios de
administración comercial y gestión de puntos de venta; y, reparto de productos
o mercancías y servicios de reparto de comidas prestados por restaurantes.
Resulta pertinente aclarar que la mencionada clase 30 no es de servicios,
como el caso de los de restaurant y afines, sino sólo de compra y venta de
comidas, al punto que, según se dirá, el fallo de aceptación parcial a registro N°
175388, de 14 de octubre de 2015 otorga cobertura a la demandada en estos
autos en clase 39 para reparto de productos o mercancías, con excepción de
productos de las clases 29 y 30, específicamente de las comidas u bebidas
preparadas concernidas por dicha clase. El punto es que, no se comprenden
por vía del reparto, servicios que vienen a conformar aquellos propio del rubro
de restaurant.
En tales condiciones, tanto la clase como la descripción asociada a cada
rubro de los mencionados registros, no permiten concluir, como erradamente lo
hace la sentencia que se revisa, una suerte de inscripción paralela de un
mismo bien, esto es, de la referida marca comercial. Si bien hay expresiones
similares, cada titular del registro marcario empadronó en clase diversa el signo
gráfico distintivo de que se trata.
Todo indica que el fallo en alzada asume que las diversas clases en que
han tenido lugar las inscripciones de marca comercial de cada una de las
partes amparan actividades de cobertura similar, pero distinguibles según el
público consumidor al que se orientan los servicios. De tal suerte, la cobertura
que ofrecen clases distintas sería irrelevante para la sentenciadora de primer grado, bastando la inscripción para dar lugar al paralelismo de registros aludido
en el párrafo precedente.
Esta conclusión es errónea, desde que la función del clasificador
internacional, prevista en la citada Ley y su Reglamento, es trazar la línea
divisoria entre diversos productos y servicios, incluso de aquellos que se
prestan en forma conjunta, de modo de extremar los esfuerzos para
distinguirlos, configurándose, cuando la separación pueda inducir a error a los
consumidores, una causal de rechazo del registro, a la par que una vulneración
a la facultad de exclusión en el uso prevista en el artículo 19 bis D de la Ley N°
19.039, a favor del titular de una marca empadronada.
La expresión lingüística en que consiste la marca comercial en cuestión,
está inscrita a favor de cada una de las partes, en clases diversas, tal como
establece la sentencia impugnada y aparece claramente contrastado por dos
sentencias del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. El fallo de rechazo N°
175243, “La Rambla y Eventos Sociedad Anónima – Inversiones H y G Ltda. –
La Rambla” de 30 de septiembre de 2015, dictado por la Directora Nacional (S)
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, respecto de la marca mixta “La
Rambla”, clase 43, agregado a fojas 256 y 257. El referido pronunciamiento,
luego de establecer que los signos en controversia presentan una configuración
fácilmente confundible, funda el rechazo de la solicitud presentada por La
Rambla y Eventos Sociedad Anónima en que, de concederse la marca pedida,
“ello será motivo de toda suerte de errores o confusiones entre el público
consumidor, en cuanto a la procedencia de la cobertura que se quiere
distinguir”. Además, el fallo de aceptación parcial a registro N° 175388, “La
Rambla y Eventos Sociedad Anónima – Inversiones H y G Ltda. – La Rambla”
de 14 de octubre de 2015, dictado por la Directora Nacional (S) del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial, respecto de la marca mixta “La Rambla”,
clase 39, agregado a fojas 420 a 422, razona en los mismos términos, salvo en
cuanto por aplicación del principio de especialidad de las marcas, otorga
cobertura a la solicitante en la clase 39 para distinguir reparto de productos o
mercancías, con excepción de productos de las clases 29 y 30.
En tales condiciones, no se presenta el conflicto entre registros de una
misma cobertura, que la sentencia de primer grado ha buscado resolver a
través de una distinción interna aplicada al servicio de restaurant y afines, sin considerar el ámbito de cada clase. En efecto, la sentencia atiende a un nivel
más específico que aquel circunscrito por los márgenes de la clase relativa a
los restaurantes, pub, bares, cafés o pizzerías, amparándose en el público al
que se dirigen los servicios de alimentación que se sirve en el local o se
ofrecen para llevar, sin reparar que se está dentro de una misma clase, donde
uno de los litigantes es titular de la marca que usa y el otro la emplea sin
derecho empadronado.
Esta determinación de la juez a-quo, como se dijo, asume una hipótesis
que no se configura en la especie, frente a la que ofrece una solución de
coexistencia armónica. Sin embargo, consta de la prueba rendida que se trata
de inscripciones relativas a una expresión lingüística similar que no abarcan un
ámbito de bienes y servicios concernidos por la misma clase dentro del
clasificador internacional a que se remite el Reglamento.
Luego, zanjado el punto relativo a que cada parte es titular de la marca,
pero en clases distintas, corresponde resolver si el uso de la marca por parte
de la demandada, sin contar con clasificador que la habilite para ello al no estar
concernido el servicio de restaurant por los números 30, 35 y 39 que delimitan
la cobertura registrada a su favor, abarca bienes o servicios iguales o similares
e induce a error o confusión a clientes y consumidores, en los términos que
prevé el inciso 2° del artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039.
El punto de la sede en que debe resolverse la cuestión que se acaba de
indicar no es baladí, desde que la semejanza de bienes o servicios y el riesgo
de inducción a error o confusión, son circunstancias que deben demostrarse a
través de prueba idónea para configurar la prohibición de uso, más allá del
contexto demarcado por estrategias de venta que buscan distinguir servicios,
clientes específicos a los que se dirigen y correlativas acciones de marketing,
de suyo variables por ser propias de la gestión de una empresa
Octavo: Conviene apuntar que el uso referido en la motivación que
precede, en que la actora funda sus pretensiones, se encuentra establecido en
el fallo que se revisa, sin perjuicio que aparece comprobado a la luz de los
atestados notariales extendidos el 17 de abril de 2018, de fojas 561 en relación
al restaurant de nombre “La Rambla, sandwichería y pizzería uruguaya”
ubicado frente al número 1.344 de Av. Tabancura, comuna de Vitacura, al que
se adjuntan 5 imágenes fotográficas; y de fojas 567 relativo al sitio web www.sandwicherialarambla.cl correspondiente al mismo restaurant, que
consigna la marca aludida, la dirección de Av. Tabancura y el horario de
atención para delivery y local, en la carta de platos exhibida y aparejada de
fojas 568 a 569.
Noveno: Que, conforme lo razonado precedentemente, si bien el fallo
apelado abordó el extremo atinente a la cobertura igual o similar de la marca, lo
hizo en un nivel de análisis incorrecto, esto es, asumiendo que había
inscripciones vigentes que cubrían un ámbito coincidente, en circunstancias
que las diversas clases buscan conjurar ese riesgo y la autoridad administrativa
adoptó resoluciones de rechazo y registro parcial respecto de la demandada.
De ese modo, la sentenciadora asume como irrelevante la clase de cada
registro o bien desconoce su capacidad para distinguir ámbitos de cobertura.
Desde esta premisa, la sentenciadora se vale del criterio de “productos o
servicios idénticos o similares (cuando) el uso hecho por el tercero pueda
inducir a error o confusión” que prevé el artículo 19 bis D de la Ley N° 19039,
como una vía destinada a resolver una colisión de registros de la misma clase
para marcas iguales o similares, en circunstancias que su alcance se contrae a
discernir sobre si la infracción consistente en el uso de una marca fuera de la
clase que abarca, internándose en la cobertura registrada a favor de la
demandante, es apta para provocar un riesgo de error en los consumidores.
En efecto, la cobertura de la marca comercial en cuestión es diversa
según el registro que obtuvo a su favor cada una de las partes; circunstancia
sobre la que precisamente versa la decisión de registro parcial que obtuvo la
demandada del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que le permite sólo
el reparto de productos o mercaderías, exceptuadas las comidas o bebidas
preparadas. De tal suerte, desde esa constatación, corresponde determinar a la
luz de la prueba rendida, si el uso de la marca que efectúa la demandada fuera
de la clase que mantiene, es apta para provocar error o confusión en los
consumidores, perturbando de ese modo el atributo de exclusión del derecho
de propiedad industrial de la demandante. Dicho de otro modo, aclarado que el
uso que hace la demandada de la marca por la demandante, se emplea en el
mismo segmento del tráfico económico demarcado por el clasificador
internacional, debe dilucidarse si ese uso es inductivo a error o confusión.
Décimo: Que, acerca de si se configura o no inducción a error o
confusión, la sentencia de primer grado se basa en el consumidor al que se
dirige la oferta del servicio de que se trata, según la política de ventas de cada
establecimiento que estima acreditada. En efecto, el pronunciamiento
considera relevante en este aspecto que, en el caso de la actora, se trate de un
bar restaurante, dirigido a un público adulto joven, que ofrece espectáculos en
vivo, en tanto que, respecto de la demandada, corresponde a servicios de
alimentación basados en la tradición uruguaya, consistentes en platos típicos
destinados a grupos familiares.
La deficiencia de esta conclusión estriba en su fata de derivación desde
la prueba rendida y en la insuficiencia de la reflexión sobre la aptitud para
inducir a error o confusión al público consumidor. Del análisis y valoración de la
prueba rendida se infieren circunstancias diversas conforme se razonará en el
motivo siguiente.
Undécimo: En los atestados notariales extendidos el 17 de abril de
2018, de fojas 561, respecto del restaurant de nombre “La Rambla,
sandwichería y pizzería uruguaya” ubicado frente al número 1.344 de Av.
Tabancura, comuna de Vitacura; y de fojas 567 relativo al sitio web
www.sandwicherialarambla.cl , consta la carta exhibida en el establecimiento,
acompañada de fojas 568 a 569. Se plasmó en fojas 570 y 571, además, los
resultados de la búsqueda vía el portal “Google” de la expresión “la rambla”,
que arroja en un lista en cuyos cinco primeros lugares, de arriba hacia abajo,
aparece “La Rambla” de Tabancura N° 1.344, Vitacura y en el sexto puesto de
prioridad al restaurant “Ramblas” de Manuel Montt N° 370, Providencia.
Esta búsqueda en “Google” revela cierto grado de riesgo de confusión,
que debe matizarse desde que se ha efectuado a partir de la frase “la rambla”
incluida en la barra respectiva; idéntica a la marca “La Rambla”, efectivamente
usada por la demandada, sin que se hubiere empleado como criterio de
búsqueda la palabra “ramblas”, coincidente con la denominación “Ramblas”,
empleada por la actora. Una comparación de esa índole hubiese tenido mayor
rendimiento para asentar el riesgo de confusión, limitándose la que se aporta a
ofrecer un alcance más bien residual.
El certificado notarial de 22 de marzo de 2018 rolante a fojas 445, en
razón de las imágenes que contiene a partir de fojas 446, da cuenta, respecto de “La Rambla” y “Ramblas”, de restaurantes emplazados en edificaciones
tradicionales del sector oriente de Santiago, que ofertan alimentos bajo
palabras o frases características. Así, en “La Rambla” se estampan menciones
como “chivitos” “milanesas” y “pizzas”, correspondiendo la primera referencia a
sándwiches, la segunda a carne apanada y frita; y la tercera a la
correspondiente preparación de queso con agregados sobre una masa. En
“Ramblas” se alude a “mechadas”, “chorrillanas”, “sándwiches”; “empañadas
fritas”; “shop heladito”; “jugos naturales”; “terremotos”; “tragos cocteles”, “vinos
y cervezas”, en un aviso visible en el acceso al local, con una carta que
pormenoriza diversas bebidas, tragos preparados, sándwiches con múltiples
ingredientes de variadas clases, rellenas correspondientes a empanadas y
quesadillas, tablas, cervezas, vinos, espumantes, jugos y café.
La certificación notarial de página web de 26 de marzo de 2018, de fojas
459 y siguientes da cuenta de ofertas de alimentos en carta de cada
establecimiento y a fojas 613 a 616 corre agregada la carta de “La Rambla” con
descripción de las preparaciones que se sirven a la clientela, apreciándose que
este documento se vale de denominaciones foráneas para productos
característicos del rubro de la comida rápida, como sándwiches de carne de
res, pollo o vegetarianos (que se vienen en denominar chivitos), y de miga o en
pan de molde (olímpicos), salchichas en pan copihue con agregados
(panchos), todos en combinación con diversas verduras, queso, tocino,
fiambres y aderezos; además de ensaladas clásica, especial y verde, flan,
cheesecake, brownie de chocolate con helado de vainilla, las tortas Chaja, La
Rambla y Ramón Navarro; y el postre Martín Fierro, picoteos consistentes en
aros de cebolla, provoleta en pan tostado, bastones de queso y papas fritas;
bebidas gaseosas, cervezas importadas, tragos, café, té, y jugos.
Salvo en lo pertinente a las denominaciones empleadas (chivitos,
olímpicos, panchos), tratándose de churrascos, sándwich dobles o triples de
miga y perros calientes con aderezos de queso o tocino, no surge divergencia
significativa. Se trata de una asunto más bien nominal, por el empleo de
palabras utilizadas en otro país para referirse a comidas y preparaciones
ampliamente difundidas. En lo que concierne a los postres que contiene la
carta de “La Rambla”, sólo respecto de aquel denominado “Martín Fierro” se
alude en a que se trata de un “típico postre de Uruguay”.
En lo pertinente a la carta de “Ramblas”, en fijación fotográfica notarial
de fojas 455 y 456, se señalan y describen sándwiches, tales como
hamburguesas con diversos ingredientes como queso, aros de cebolla,
aceitunas negras y verdes, lechuga, tomate; de carne mechada con cebolla,
palta, queso, champiñones y mayonesa; de pollo en pan de molde con diversos
ingredientes de entre los aludidos; y naturista en pan de molde con
champiñones, cebolla, queso fundido y pepinillos. Bajo el rubro “rellenas con
salsa 3 ajíes” se contemplan empanadas de queso, surtidas, mechada luco y
quesadillas de carne y pollo. En el segmento “para compartir” se indican tablas
criolla, vegetariana y distintas variedades de chorrillanas. No puede soslayarse,
llegado a este punto, que ambas cartas en juego ―de “la Rambla” y
“Ramblas”― asocian a productos similares, valores de venta que corresponden
también a montos similares.
Además, se contó con los siguientes reportajes, acompañados en
formato impreso y, además, concernidos por la audiencia de percepción
documental de fojas 806 y 807, celebrada el 28 de mayo de 2018:
a) En la impresión del sitio web “Betazeta”, de fojas 619 y 788 a 791,
artículo de 14 de diciembre de 2011, bajo los títulos “9 imperdibles de la Feria
del Sánguche” y “este finde semana se llevará a cabo éste, uno de los eventos
gastronómicos más esperados del país”, “por Daniel Grunberg”; se persigue
informar sobre datos para elegir entre 17 participantes en la feria de exhibición
en que se ofrecerán churrascos, chacareros, barros luco, hamburguesas,
chivitos y otras delicias. En relación con “La Rambla”, expresa que se trata de
una sandwichería uruguaya que destaca por sus chivitos y olímpicos que
califica de típicos sándwiches uruguayos, especialmente el chivito canadiense
que se asocia con el churrasco italiano de Chile.
Sobre su mérito, la falta de fundamentación de los asertos vertidos en
esta publicación, impide que esta Corte se persuada de la efectividad de la
información que contiene el reportaje, esto es, el origen uruguayo de uno de los
competidores, tratándose de preparaciones que son comunes en el ámbito de
los sándwiches, más allá de la variación en ingredientes y aderezos que se
agregan a una base de pan y carne. Se trata de publicitar una feria de
preparaciones que son variedades de sándwiches. No se disputa a la publicación las características intrínsecas del alimento
que se promociona, vale decir, su sabor, ingredientes y fisonomía. Sin
embargo, la circunstancia de corresponder a comidas que representen una
tradición gastronómica determinada aparece referida simplemente para
introducir una presentación renovada de sándwiches en competición.
b) Reportaje titulado “Publimetro come y calla por Felipe Espinoza del
Este”, de fojas 622 y 793, de 26 de diciembre de 2011, alusivo a la “Feria del
Sánguche”, que expresa, en lo pertinente, que Uruguay es reconocido
gastronómicamente por los asados e tira, achuras, chunchilines y morcillas, sin
perjuicio que también hay un perfil sanguchero que se puede degustar en La
Rambla, un local de ambiente familiar, que sirve chivitos, correspondientes a
“una interpretación celeste de nuestro churrasco”, también panchos que “en
jerga rioplatense emulan a nuestros perros calientes, milanesas de vacuno o
pollo, además de postres, como el Martin Fierro, característico de Uruguay
según la carta o el Ramón Navarro, un clásico de Montevideo”.
El reportaje persigue instalar como una manifestación de la gastronomía
de origen Uruguayo determinadas preparaciones de sándwiches,
comparándolas con otras comidas enraizadas en esa tradición. Se trata, en
consecuencia, de una expresión promocional que busca conectar un servicio
genérico con determinado origen nacional. La publicidad da cuenta de tratarse
de una preparación común de sándwiches, con matices respecto de otros
países, pero evidenciando que hay equivalencias en esta categoría de
alimentos, al punto que son una interpretación de nuestros churrascos como
expresa sin reticencia, de manera que esta prueba no demuestra que en “La
Rambla” se ofrecen preparaciones distintivas de la tradición uruguaya.
c) Impreso titulado “La deconstrucción del sándwich”, de fojas 624 y 794
a 799, de “Paula”, de 13 de diciembre de 2011, relativo a la celebración del día
nacional del sándwich y la respectiva feria, en que se menciona bajo el rubro
“dos notables”, al chivito canadiense de “La Rambla”, con descripción de sus
ingredientes. En fojas 625, el reportaje alude bajo el título “Uruguay” a “La
Rambla”, con referencia a una especialidad culinaria, correspondiente al chivito
que describe como un churrasco de carne, siendo el más popular en Uruguay
el chivito canadiense, junto a los olímpicos que son sándwiches triples de miga.Más allá de establecer la equivalencia con preparaciones conocidas y
ampliamente difundidas en Chile, esta prueba no da razón de la pertenencia de
las preparaciones de sándwiches comidas a que alude a la tradición
gastronómica que refiere, bajo ningún segmento o expresión de aquella.
Llanamente se advierte la promoción de sándwiches llamativos por su tamaño
e ingredientes.
d) Impresión de sitio web “Nueva Mujer”, de fojas 630 a 632 y 800 a 802,
que consigna como fecha el 7 de febrero de 2013, bajo el título “¿Qué es un
chivito?” de Karla Riquelme y la referencia “conoce este sándwich típico del
Uruguay”, aludiendo a que se trata de un sándwich uruguayo por excelencia
que nació en la década de los 40 en Punta del Este cuando en el bar “El
Mejillón” una turista proveniente del norte de Argentina pidió un sándwich con
carne de chivo o cabra, sirviéndosele un “sándwich de pan tostado con
manteca, jamón y un churrasquito jugoso”. Se atribuye esta referencia a lo
expuesto por el dueño del mencionado bar a La Nación de Argentina. Luego se
acota que el sándwich se hizo popular en Uruguay y se fueron añadiendo
ingredientes, una de cuyas variedades es el chivito canadiense. Aporta como
dato para degustar la preparación al local “La Rambla”.
La referencia en cuanto a la fuente de la información que se aporta
sobre el origen de la categoría de sándwiches es difusa, sin que obre elemento
alguno de contraste para separarla de una anécdota o rumor, dirigida a la
diferenciación de un producto que, de no mediar dicho relato, correspondería a
un sándwich común con añadidos de verduras, ques0s, fiambres, aceitunas o
huevo.
e) Impresión de reportaje de 24 de abril de 2013, agregado en fojas 633
a 635 titulado “Chivito Canadiense y Milanesa en Sandwichería Uruguaya La
Rambla” que expresa, en relación al local “La Rambla”, una valoración positiva
para el chivito canadiense y un sándwich de milanesa, que se ocupa de
describir añadiendo que “no hacíamos más que agradecer al Uruguay por
inventar tales sándwiches”.
La última frase referida corresponde a una consigna proferida con fines
promocionales, dirigida a exaltar las bondades de un alimento que se ha
procurado distinguir de los demás, pero que no por ello deja de pertenecer a la
categoría general de un sándwich o, en términos locales, de un churrasco. Es manifiesto el afán referido, que distingue las bondades del producto, aludiendo
a un origen al que se busca asociar a sus características, pero que no altera su
índole de comida de emparedado, tentempié o aperitivo, que, sí es de
importantes dimensiones, puede remplazar a alguna de las comidas estimadas
principales.
f) Impresión de reportaje de “Wikén”, Revista “El Mercurio”, de fojas 639
a 640 y 803 a 805, titulado “La ruta uruguaya en Chile”. Se consigna que en
Santiago hay varios lugares donde probar los sabores característicos de
Uruguay. En lo pertinente, expresa que “el emblemático chivito nosotros lo
llamamos churrasco”, que se trata de un sándwich “emblema de la cocina
Uruguaya”, que es servido en “La Rambla”. Añade que el local cuenta con
murales inspirados en el pintor Joaquín Torres García, y que ofrece una carta
de recetas típicas uruguayas.
Las afirmaciones vertidas en este reportaje publicitario no son
contrastadas por elemento alguno y, salvo estas acreditaciones, no persuade
acerca de la preponderancia que se persigue atribuir a una clase de
sándwiches, distinguible por haber sido dotadas de ciertas características
genéricas, esto es, abundancia y variedad de ingredientes.
Además, se aportó la siguiente documental por la demandada:
g) Avisos publicitarios de fojas 627 y 628 de “La Rambla”, alusivos a
sándwiches de cocina uruguaya. Este impreso corresponde a una promoción
dirigida a distinguir en el mercado determinado servicio de restaurant, sin
aptitud alguna para demostrar la referencia vertida sobre la pertenencia a una
tradición gastronómica .
h) Impreso de fojas 629, titulado “Sánguche La Rambla por Ana Rivero”,
en que se lee la descripción del chivito canadiense, la dirección del local, el
valor del sándwich, que “La Rambla” es una “sanguchería uruguaya de tomo y
lomo que tiene una lista de preparaciones que son un buen representante de
su tierra”.
Aparece de manifiesto en ambas coberturas promocionales la falta de
asidero de las circunstancias que son vertidas, esto es, que las preparaciones
degustadas son fidedignos representantes de una tradición culinaria que
permitiría distinguirlas suficientemente de otros sándwiches con variedad de ingredientes y dimensiones llamativas que son servidos con guarnición de
papas fritas.
i) Finalmente, los impresos “Concurso Elqui Spa La Rambla” en fojas
646 y 647 y promoción “La Rambla” en el portal “Trip Advisor” de fojas 648 y
siguientes no aportan elemento alguno para asentar el enraizamiento en
determinada tradición de las preparaciones respectivas, al punto que se
consigna en la descripción del segundo impreso que “La Rambla” ofrece como
tipo de comida, la sudamericana. Esta referencia de orden genérico, más allá
de las denominaciones locales, es la que impide concluir que “La Rambla”
ofrece alimentos que sean genuina expresión de la tradición uruguaya,
apareciendo más bien que se utiliza una denominación específica, para aludir a
sándwiches y otras preparaciones con ciertas características que buscan
captar algún segmento del mercado de esta clase de comidas.
En audiencia de percepción de prueba documental de fojas 806 y 807,
de 28 de mayo de 2018, se procedió a la reproducción de un disco compacto
que contenía la grabación de la cápsula “Ruta del Sándwich” en el contexto del
programa de televisión “Lugares que hablan”, emitido el 21 de abril de 2018 por
Canal 13. En lo pertinente, el conductor del espacio presenta al restaurant “La
Rambla” como el ganador de la semana de la “Ruta del Sándwich”,
describiendo los ingredientes y degustando un sándwich denominado chivito
canadiense, con toda suerte de sonidos en señar de satisfacción.
En lo pertinente a la testimonial rendida por la actora, la deponente
Valeska Araya Trincado en fojas 585 expresa que el público concurre al local
“Ramblas” y piensan que es “La Rambla”, lo que incluso acontece con
proveedores de carne y cerveza. Añade que el establecimiento “Ramblas”
vende sándwiches, que recuerda que una pareja pidió una milanesa, pero no
tenían.
La testigo no aporta referencias suficientes para premunir de
fundamento sus afirmaciones, sin perjuicio de persuadir acerca de la
circunstancia genérica que “Ramblas” expende sándwiches, tal como
destacadamente se les incluye en su carta o menú antes reseñado.
El deponente Claudio Castillo Garrido, cuyo testimonio consta a fojas
592 y siguientes, afirma que en su labor de encargado de eventos recibe
llamados preguntando por “La Rambla”, sin embrago no precisa oportunidad frecuencias u otras circunstancias que permitan asignar mérito a sus
afirmaciones, salvo cuando asevera que recibió llamados preguntando por un
concurso de “La Rambla”, circunstancia contrastada con la prueba documental
de fojas 646, en que figura el llamado correspondiente por “La Rambla”. En
efecto, el testigo alude a que con ocasión de un concurso del 15 de noviembre
de 2017 que hizo “La Rambla”, esto es, el concurso “Elqui Spa” de que da
cuenta la referida instrumental, recibieron múltiples llamados entre el 18 y 25
de noviembre del año indicado, incluso acusándolos de publicidad engañosa,
evidenciándose una confusión frente al despliegue de una campaña
promocional, pero sin que conste alguna denuncia ni molestias que excedan
del ámbito propio de un mal entendido del público que llamó telefónicamente.
En relación con los testigos de la demanda, Paola Hernández Corbalán
refiere que “Ramblas” es un bar, un lugar destinado al carrete, para ir con
amigos o compañeros de trabajo, en tanto que “La Rambla” es sandwichería y
pizzería uruguaya, en la que trabajó, que venden chivitos que es un sándwich
típico uruguayo preparado para uruguayos y chilenos que han ido a Uruguay,
además de panchos, milanesas y postres como torna Chajá, Ramón Navarro y
Martín Fierro. Agrega que no hay confusión, desde que un establecimiento se
ubica en Providencia y el otro en Vitacura, con fachadas distintas y de colores
diversos. Refiere que se trata de ambientes diversos, dirigidos a públicos
diferentes, desde que “La Rambla” es más familiar con más ventas los días
domingo al almuerzo, en tanto que Ramblas es de días viernes y sábados.
En sus afirmaciones sobre la explotación que se efectúa del restaurant
“Ramblas” carece de toda fundamentación. Sobre este extremo aporta
conclusiones sobre las que no da razón alguna. Por otro lado, la testigo afirma
que “La Rambla” ofrece sándwiches, con una llamativa constricción del público
al que está dirigido este servicio: uruguayos y chilenos que han ido a Uruguay.
En este punto impresiona como carente de veracidad, desde que no se
advierte cómo un local abierto a todo público podría imponerse semejante
constricción, sin implicancias jurídicas y económicas graves. Por otro lado,
nada afirma de utilidad acerca de sus asertos sobre que los alimentos a que
alude pueden reclamar carta de naturaleza en la tradición gastronómica
uruguaya. La declarante Liliana Vilche Valdez, refiere que el rubro es una chivitería
o sandwichería de comida típica uruguaya, con colores alusivos a Uruguay,
pinturas de colores que hacen referencia a un pintor uruguayo, con música y
fotos de Uruguay, con un significado que evoca la costanera de Uruguay, su
país. Añade que se trata de un ambiente muy familiar.
Esta última testigo simplemente asevera lo que se viene asentando, esto
es, que se trata del expendio de sándwiches y otras preparaciones, valiéndose
de una estrategia para distinguirla de la amplia oferta en dicho rubro, aportando
un contexto de origen uruguayo, sin que de sus afirmaciones pueda derivarse
una manifestación tradicional del país que menciona, que permita una certera
distinción de los alimentos que se sirven.
Katia Buvinic Insunza refiere que “Las Ramblas” es un bar ubicado en
Providencia, en calle Manuel Montt, que abre de noche, que asocia a carrete,
trago y música, en tanto que “La Rambla” es un local uruguayo por su comida y
decoración, ubicado en Tabancura, comuna de Vitacura, con un entorno
familiar, adaptado para ir con niños, abierto desde el medo día, en un barrio
residencial. Expresa que los locales tienen colores diversos con tipografía
distinta, que “Ramblas” en su interior es un pub, un bar universitario, con
música fuerte.
La testigo Buvinic no da razón suficiente de sus dichos respecto de
“Ramblas”, asumiendo circunstancias que no le constan en relación con “La
Rambla”, más allá de la estrategia de mercado predefinida por esta empresa
para diferenciarse en el ámbito de la comercialización de sándwiches y otras
preparaciones de genéricas, como los emparedados.
Por último, Francisco Alonso Borges indica que el rubro de “La Rambla”
es comida uruguaya, que asiste una vez al mes con su familia a almorzar o
cenar desde el año 2011 por la comida típica uruguaya, tales como chivito
canadiense, milanesa y olímpicos. Explica que el local tiene ambientación
uruguaya relativa a su bandera, pinturas, música, y emisión de partidos de la
selección de futbol uruguaya.
El testigo en referencia no explica ni funda sus asertos, limitándose a
afirmar una conclusión sin los matices que debiese introducir para convencer al
tribunal. El punto es si la comida que refriere como típica lo es en general, sólo
respecto de algún sector, barrio, grupo, o si lo es en términos de cocina popular, criolla, campesina, urbana, porteña o alusiva a algún suceso histórico
u otra referencia, máxime si uno de sus componentes se denomina con el
gentilicio “canadiense”, o la referencia al olimpo que no se explica cómo se
incardinan con la tradición uruguaya.
En suma, la prueba dirigida a demostrar la inserción de los alimentos
que ofrece al público “La Rambla” en la ción uruguaya, es manifiestamente
insuficiente. No se comprobó que lo ofrecido en el indicado restaurant
corresponda a platos típicos de algún segmento de la cultura del mencionado
país del cono sur de América, al haberse demostrado que se trata
principalmente de sándwiches con ingredientes novedosos en relación a la
oferta rutinaria de variedades muy amplias de emparedados en nuestro entorno
que, a lo sumo, podrían representar algún atractivo para quienes buscan
innovaciones en sabores de comidas que se sirven en muchos lugares y
países. Se aprecia que llanamente son versiones de emparedados que no son
independientes de una definición empresarial preordenada, concerniente a
determinada estrategia para hacerse de un lugar en el segmento propio de la
amplia oferta de servicios de gastronomía y superar el desafío de ofrecer al
público de sándwiches algo novedoso. Y, en lo que interesa, no se aprecia una
diferencia relevante respecto de las comidas que ofrece en su carta “Ramblas”,
conformadas por sándwiches en base a carne de res, pollo o vegetarianos, con
multiplicidad de ingredientes; de empanadas y quesadillas, entre otras
preparaciones.
En efecto, la documental consistente en reportajes y avisos comerciales
es de orden eminentemente promocional, que replica el esfuerzo legítimo del
empresario por distinguir a su producto como sándwiches de gran tamaño, con
múltiples ingredientes y agregado de papas fritas, que contienen fiambres,
aceitunas, pimientos y huevo, entre otros ingredientes que dan lugar a una
carta de variedades, buscando diferenciarlos con la incorporación de llamativas
presentaciones, precisamente para contrarrestar la índole genérica de estos
alimentos, esto es, tratarse de emparedados y otras preparaciones afines, con
diversos ingredientes, y de perros calientes con aderezos o rellenos
alternativos de abundante queso fundido y tocino, además de la conocida
preparación denominada pizza. En cuanto a los postres ofrecidos, se afirma
que corresponden a la tradición uruguaya y se les designa con nombres que la evocan en el caso del Martín Fierro, y las tortas Ramón Navarro, Chaja o La
Rambla, pero sin demostración alguna de esos asertos, que se comprenden
derivados, asimismo, del esfuerzo empresarial por distinguir un producto que
fácilmente puede confundirse con cualquier dulce preparado de hojaldre,
manjar, mermeladas y quesos.
En el mismo orden de ideas, los testigos de la demandada se limitan a
afirmar la presencia de gastronomía tradicional en el restaurant “La Rambla”,
sin referencia alguna que dote de fundamento esta aseveración, al punto que
aducen que se trata de sándwiches que se distinguen por este supuesto origen,
pero sin que puedan afirmar las circunstancias que lo demuestran, más allá de
determinada ambientación, música o colores en la decoración del lugar y
expresando, a fin de cuentas, que se trata de sándwiches. No puede
soslayarse que se busca introducir una diferencia por ubicación, en
circunstancias que ambos locales se emplazan en avenidas de comunas del
sector oriente de la ciudad.
De la prueba se concluye que la demandada implementó formas de
publicitar o promover productos buscando ofrecer un sabor nuevo al público, de
lo que no es posible derivar como hecho probado la adscripción o pertenencia
a la tradición de Uruguay, en alguna de sus múltiples vertientes.
Por lo demás, asentado que se trata de emparedados y otras
preparaciones afines a esta oferta, las afirmaciones de Katia Buvinic Insunza y
Paola Hernández Corbalán son insuficientes para demostrar que “Ramblas”
corresponda a un local dirigido a estudiantes, en que se realizan fiestas y se
consume preferentemente alcohol. Estos testimonios se expresan como meras
opiniones o pareceres sin fundamento, esto es, como meras impresiones sin
base, a lo que se suma que de la prueba rendida no consta elemento alguno
que las respalde, sino por el contrario, la carta de ambos establecimientos
contiene alimentos, bebidas, tragos y licores en proporción semejante, y lo
promocionado con letras visibles en ambos establecimientos son, en buena
medida, alimentos propios de determinado rubro tales como variedades de
sándwiches y masas con quesos y otros rellenos, bajo distintas formas, siendo
sólo una inclinación algo más destacada en la promoción al ingreso hacia
tragos preparados la que efectúa ”Ramblas”. Sin embargo, esta oferta de
bebidas alcohólicas se aprecia llanamente como una apertura a un público más variado, sin que ello implique inhibir a familias, niños, adultos o adultos
mayores a concurrir, ni que por otro lado “Ramblas” tenga como objetivo
preeminente a familias, descartando a grupos de amigas/os, compañeros de
trabajo, estudiantes, parejas, etcétera.
Así, en lo pertinente a “Ramblas”, acorde la prueba rendida, no es
posible concluir que se trate de un local que sea explotado como discoteca o
pub, que exhiba espectáculos dirigidos a publico exclusivamente joven, ni que
esa exhibición sea constante o frecuente. Tampoco puede concluirse que
funcione hasta altas horas de la madrugada, emitiendo música a elevado
volumen o que sus ventas estén conformadas mayoritariamente por bebidas
alcohólicas, al punto que sea irrelevante en el servicio que provee al público
consumidor, la oferta de sándwiches, empanadas, quesadillas y otras
preparaciones afines que contiene su carta.
Duodécimo: Que, en las condiciones reseñadas en la motivación
precedente, no se constata una diferencia significativa entre el uso de una
marca similar por ambas partes, proporcionando éstas servicios similares, esto
es, procuración de comidas análogas, sin perjuicio de algunos elementos de
distinción utilizados por cada oferente, propios del afán por captar el interés de
la clientela con asociaciones a la abundancia, grata combinación de sabores e
ingrediente atractivos.
De ello se sigue que, los servicios de ambos restaurantes objeto de
comparación, son más bien opciones dentro del giro de un establecimiento de
comercio correspondiente a un restaurant que sirve sándwiches y otras
preparaciones comúnmente relacionadas o afines, como empanadas, pizzas,
quesadillas o tablas de carnes, quesos y verduras.
En este contexto, el razonamiento del fallo de primer grado aludido en el
motivo décimo, párrafo primero, conduce a un recorte intolerable al uso de la
marca, petrificándolo para una determinada estrategia comercial en la
prestación del servicio de restaurante, meramente contingente o trivial, que no
es más que una opción, habitualmente condicionada por los avatares del
mercado o las preferencias de quien explota la marca aplicada a ese rubro,
siempre en procura de distinguir su oferta y hacerla más atractiva. La
inclinación dirigida a evocar el ambiente de algún país, barrio o región, no es
suficiente elemento de diferenciación en el uso de la marca en este caso. Tratándose de establecimiento que ofrecen servicios similares, se
verifica de una semejanza intensa, en que aparece que cierto rubro de
ingredientes e insumos, derivan en presentaciones que adoptan formas
también similares, principalmente en sándwiches y bases de masas con queso
fundido, tocino y otros ingredientes. Ambos locales se emplazan en
edificaciones de fisonomía tradicional en el sector oriente de la ciudad de
Santiago, sin que se demostrara la clara intención de dirigirse a públicos
distintos. De consiguiente el riesgo de inducir a error es relevante desde que
exige que el potencial interesado esté especialmente atento a las
particularidades con que “La Rambla” busca distinguir su servicio de
sandwichería y preparaciones de comida rápida afines. La marca respectiva no
puede provocar confusión en el mercado de que se trata, lo que acontece
respeto del género de la cobertura que distingue.
En conclusión, la demandada ha utilizado la marca comercial de la
actora, lesionando de ese modo su derecho de propiedad industrial sobre las
denominaciones “Ramblas” y “La Rambla”, fuera del margen que autoriza el
registro a su nombre de la denominación “La Rambla” bajo las clases 30 y 35,
al inducir a confusión a los consumidores, llegando a configurar el riesgo que
éstos comprendan que los servicios tienen un mismo origen empresarial, en
circunstancias que provienen de diversa fuente.
Décimo tercero: Que la ley ha previsto un régimen de acciones civiles
dirigidas a resguardar los derechos conferidos por el registro de una marca
comercial, descrito en el artículo 106 de la Ley N° 19.039. De este precepto,
junto a lo dispuesto por los citados artículo 19 bis D, 28, 112 y de la misma
norma, el uso de una palabra, frase o signo con fines comerciales para una
cobertura similar a aquella amparada por la marca inscrita provocando riesgo
de confusión, como se configuró en la especie, acarrea consecuencias
jurídicas adversas al agente, las que se hacen efectivas a través de medidas
de diverso orden. Como se dijo, en este caso se trata de un supuesto de
semejanza, con protección es análoga al de plena identidad.
Este amparo se traduce en diversos resguardos a los derechos
conferidos por el registro de una marca comercial. Así, según dispone el citado
artículo 106 de la Ley N° 19.039: “(E)l titular cuyo derecho de
propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente: a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.
b) La indemnización de los daños y perjuicios.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la
infracción.
d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante
anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable
cuando la sentencia así lo señale expresamente”.
En la especie, sólo cabe disponer la mencionada cesación de actos de
uso de la marca y medidas para evitar la persistencia de la vulneración del
derecho de propiedad industrial, desde que no aparece necesario, a la luz de
los hechos que se han dado por probados, la imposición de medidas más
intensas para satisfacer adecuadamente el interés de la actora en la
preservación de sus derechos. Así, la cesación integra del uso de la marca por
la demandada corresponde al objetivo fundamental de la acción, al que ha de
procederse con deliberada premura. En cuanto a la publicación de la sentencia,
esta providencia carece de justificación específica, desde que no se constatan
actos reciente de pugna entre las partes en el ámbito de los medios de difusión
comercial, que deban zanjarse a través de una medida de esta naturaleza que
supone, además, una identidad o al menos semejanza especialmente intensa,
a partir de la que se afectan valores amparados por la libre concurrencia y
protección al consumidor, que no aparecen de modo alguno perturbados en
grado suficiente en este caso. El riesgo de desborde, adentrándose la decisión
en un ámbito ajeno a la sede que el ordenamiento ha previsto para esa
controversia, limita el margen de las decisiones proporcionadas, excluyendo
manifiestamente la publicación del fallo.
Décimo cuarto: Que, son condiciones necesarias para ordenar la
reparación en el contexto de la responsabilidad civil extracontractual en nuestro
derecho, los siguientes: “a) El daño debe originarlo una persona distinta al
ofendido; b) El daño debe consistir en una turbación o molestia anormal; c) El
daño debe provenir de la lesión a una situación lícita (necesidad de que el
interés invocado sea lícito); d) El daño debe ser cierto; e) El daño no debe
estar reparado (…)” (DIEZ SCHWERTER, José L. El daño extracontractual.
Jurisprudencia y doctrina. Santiago, 1a ed. Editorial Jurídica de Chile, 1997, p.
30).Luego, para que proceda la indemnización de un daño, éste debe
postular el carácter de cierto. Sólo de ese modo se está frente a un perjuicio
indemnizable. En efecto, la mera lesión de un derecho no satisface, sin más,
los requisitos de la responsabilidad civil y en particular aquel que ha enunciado.
En este caso, de la vulneración a la exclusividad del titular y correlativo ius
prohibendi, no se sigue necesariamente la reparación de un daño, si este no
está demostrado. En efecto, los diversos sistemas de responsabilidad civil
extracontractual recurren a múltiples criterios para hacer frente al problema de
la asignación de los detrimentos. Tal elección incide en el privilegio a una de las
funciones generales del derecho de daños: sanción o punición, resarcimiento o
compensación y prevención o disuasión; pero, cualquiera sea el propósito del
resarcimiento, este se justifica por la eliminación del daño causado al agraviado
cuando la distribución de riesgos, en el supuesto particular, deba favorecerlo
(COLEMAN, Jules. Riesgos y daños. Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 363 y ss.
ROCA, E. Derecho de daños. Valencia, 5a. ed. Triant lo Blanch, 2007, p. 20;
ROCA Y TRIAS, Encarna. Derecho de daños. Valencia, 5a. ed. Triant Lo Blanch,
2007, p. 25; CANE, Peter. Anatomía del Derecho de daños. Santiago, Flandes
Indiano, 2011, pp. 290 y ss.).
Así, el perjuicio debe ser cierto, descartándose el hipotético o
meramente eventual. La certidumbre deriva de que la demandante se habría
encontrado en una situación mejor si la demandada no hubiera realizado el
acto que se le reprocha. Luego, es indispensable la demostración de un
perjuicio actual que se hubiere presentado o uno de orden futuro que pueda
sobrevenir, inclusive escalonadamente, siempre que corresponda a la
prolongación cierta y directa de un estado actual de cosas que debe estar,
como se dijo, suficientemente demostrado a la luz de la prueba (MAZEAUD, Henri
y León y TUNC, André. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil
delictual y contractual. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 5ª
edición, Tomo I, Vol. I, 1961, pp. 301 a 303).
En la especie, habiéndose establecido que se trata de servicios similares
con riesgo de inducir a confusión en los términos del artículo 19 bis D de la Ley
N° 19.039, la prueba de la demandante, pertinente para demostrar algún
menoscabo que derive del uso de la marca en cuestión por parte de la
demandada, se limitó a los dichos de Valeska Araya Trincado en fojas 585, de Claudio Castillo Garrido, cuyo testimonio consta a fojas 592 y siguientes y a la
constancia notarial de fojas 570 y 571 que evidencia los resultados de la
búsqueda vía “Google” de la expresión “la rambla”.
En cuanto a Araya Trincado, la testigo expresa que el público concurre al
local “Ramblas” y piensan que es “La Rambla”, incluso a proveedores de carne
y cerveza, que recuerda que una pareja pidió una milanesa que no tenían.
Añade que mucha gente se ha ido porque piensan que es el local “La Rambla”,
incluso reservando en forma previa. Como se expresó en el motivo ante
precedente de esta sentencia, la testigo no aporta referencias suficientes
fundar sus afirmaciones, sin dar cuenta de un menoscabo, sino sólo de
episodios ocasionales de confusión efectiva de proveedores y clientes, pero,
como se dijo, sin alusión a u marco temporal, pormenores y circunstancias que
permitan persuadir al tribunal de la efectividad de lo que afirma.
El deponente Claudio Castillo Garrido refiere que en su labor de
encargado de eventos de “Ramblas” recibe llamados preguntando por “La
Rambla”, que ha habido cancelaciones de reservas de 15 personas y una
familia de 6 personas, sin embargo, no precisa oportunidades, frecuencias u
otras circunstancias que permitan asignar mérito a sus afirmaciones, salvo la
alusión a llamados por un concurso a que alude, contrastada con la prueba
documental de fojas 646. En efecto, el testigo expresa que con ocasión de un
concurso del 15 de noviembre de 2017 que hizo “La Rambla”, esto es, el
concurso “Elqui Spa” de que da cuenta la referida instrumental, recibieron
múltiples llamados entre el 18 y 25 de noviembre, incluso acusándolos de
publicidad engañosa, pero sin que conste alguna denuncia, más allá de la
molestia evidenciada por el público que llamó, circunstancia que no conforma
daño relevante alguno, de completa insignificancia para configurar un
menoscabo reputacional.
Finalmente, la mencionada búsqueda en “Google” es sólo denotativa del
uso de marca para un mismo servicio con riesgo de confusión, sin perjuicio que
el resultado para la marca “La Rambla” efectivamente usada por el demandado
corresponde exactamente al criterio de búsqueda, que no fue “ramblas” para la
marca “Ramblas” usada en su local por la actora, como se expresó. En suma,
aunque con rendimiento limitado, esta prueba abona el riesgo de confusión y
no permite concluir la verificación de un daño seguido de buscar con el criterio “la rambla, y encontrar a “Ramblas” en el lugar número seis luego de cinco
posiciones de ”La Rambla”. La imagen y posicionamiento en el mercado no
aparecen comprometidas en esta probanza si se atiente a la forma en que se
realizó la búsqueda, según acaba de referirse.
Conforme lo razonado, la comprobación de la conducta antijurídica y su
imputación a dolo o culpa, sin que se hubiere demostrado la producción de un
daño o las bases para determinarlo, no permite ordenar el pago de
indemnización. Pese a haberse reservado la actora la discusión sobre la
especie y monto de los perjuicios para la fase de ejecución, debió acreditar
previamente hacer sufrido un daño que deba corregirse a través del pago de
una reparación, lo que no consiguió.
Luego, según se dirá en la conclusión, se dispondrá el rechazo de la
demanda en cuanto por ella se pide que se declare la obligación de indemnizar
de la demandada.
En lo demás, al no haber resultado totalmente vencida ninguna de las
partes, cada una de ellas pagará sus costas.
Por estas consideraciones, citas legales y artículos 583, 584, 1437,
1698, 2314 y 2329 del Código Civil; 144 170, 186 y 764 y siguientes del Código
de Procedimiento Civil, y 111 de la Ley N° 19.039, se declara:
I.- Que se rechaza el recurso de casación en la forma interpuesto en
contra de la sentencia definitiva de veintiocho de marzo del año dos mil
diecinueve, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago en la causa Rol C22.116-2016.
II.- Que se revoca la mencionada sentencia definitiva y en su lugar se
decide que se acoge la demanda, sólo en cuanto se ordena a la demandada
cesar en actos de infracción del derecho de propiedad industrial de la actora,
consistentes en el uso del signo distintivo “La Rambla” en utensilios, menús,
mobiliario, edificaciones y sus dependencias u otros objetos; avisaje, internet,
páginas web, casilleros electrónicos y otros medios análogos, debiendo
proceder a su retiro de todo a lo que se encuentre aplicada o impresa, incluso
en forma electrónica o digital, a la fecha de esta sentencia, o a la destrucción
de éstos si la remoción no fuere posible, en un plazo de sesenta días contados
desde que encuentre ejecutoriado este fallo. Se prohíbe a la demandada, además, su utilización o aplicación en lo
sucesivo, por cualquier vía, medio o arbitrio, sin el consentimiento de la
demandante, mientras mantenga la titularidad del registro marcario.
En lo demás apelado, se confirma la indicada sentencia, con
declaración de que cada parte pagará sus costas.
Regístrese, comuníquese y devuélvase.
Redactó el Ministro (S) Rodrigo Carvajal Schnettler.
N° Civil 6013-2019
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ADVERTENCIA:
Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
