Santiago, diecis茅is de junio de dos mil veintid贸s.
V I S T O S:
Se orden贸 traer los autos en relaci贸n para conocer de los recursos de
casaci贸n en la forma y apelaci贸n interpuestos por la demandante en contra de
la sentencia definitiva de 28 de marzo del a帽o 2019, dictada por el Tercer
Juzgado Civil de Santiago en la causa Rol C-22.116-2016, mediante la cual se
rechaz贸 铆ntegramente la demanda, sin costas
C O N S I D E R A N D O:
I. En cuanto al recurso de casaci贸n en la forma
Primero: Que, en representaci贸n de la demandante Sociedad Grupo
Minga SpA., el abogado don Andr茅s Astudillo Sotelo, entabl贸 recurso de
casaci贸n en la forma en contra de la sentencia definitiva de 28 de marzo del
a帽o 2019 escrita de fojas 839 a 869. Seg煤n se expresa en el recurso, se ha
configurado la causal prevista en el art铆culo 768 N° 5, en relaci贸n con el art铆culo
170, ambos del C贸digo de Procedimiento Civil, en raz贸n que la sentencia
recurrida omite analizar toda la prueba producida, omite expresar la raz贸n para
privar de m茅rito las declaraciones de dos testigos e incurre en una
contradicci贸n entre sus secciones considerativa y resolutiva.
En el arbitrio de nulidad formal se desarrolla el motivo en torno a tres
ac谩pites.
En primer lugar, se aduce en la impugnaci贸n que la sentencia se limita a
enlistar la prueba en sus motivos duod茅cimo a d茅cimo octavo. En segundo
t茅rmino, el fallo no aporta las razones que conducen a desestimar el valor
probatorio de las aseveraciones de los testigos Valeska Araya y Claudio
Castillo, en cuanto afirman que el uso indebido de la marca “La Rambla”
confundi贸 a terceros. En el tercer ac谩pite se denuncia una contradicci贸n entre
lo razonado en el considerando vig茅simo tercero y lo resuelto desde que, en el
fundamento aludido se establece que ambas partes otorgan el mismo servicio
de restaurant y, no obstante, decide rechazar la demanda. En este punto el
impugnante hace consistir el yerro en que la sentencia se ampara en que el
servicio referido se dirige a distinto tipo de p煤blico; circunstancia irrelevante
para establecer la diferencia que luego conduce al rechazo de la demanda.
Segundo: Que, el recurso de nulidad formal no se帽ala cu谩l es la norma
espec铆fica sobre la forma de la sentencia que denuncia infringida, limit谩ndose a sostener que no se han observado las exigencias del art铆culo 170 del C贸digo
de Procedimiento Civil. De consiguiente, el impugnante olvida, el car谩cter
estricto del recurso, cuyas exigencias generales se disponen en los art铆culos
772, inciso 2° y 774 y, espec铆ficamente para la causal esgrimida, consignar el
requisito de aquellos enumerados en el art铆culo 170 del citado cuerpo legal que
se denuncia inobservado. En suma, es menester que, al interponer un recurso
de esta naturaleza, la recurrente cumpla lo requerido por 煤ltima la disposici贸n
en an谩lisis, esto es, identificar el o los requisitos previstos para la sentencia
definitiva que fueron omitidos en la resoluci贸n recurrida.
La circunstancia antes descrita torna imposible entrar al estudio del
recurso, por cuanto ello importar铆a dejar a la discrecionalidad de esta Corte la
determinaci贸n del fundamento de la impugnaci贸n y, de tal suerte, el yerro
formal en que pudiere incurrir la sentencia, cuesti贸n que ata帽e a un asunto que
la ley ha impuesto a la parte agraviada. En consecuencia, el arbitrio ser谩
rechazado.
Tercero: Que, sin perjuicio del d茅ficit apuntado en el motivo que precede
y sin entrar al an谩lisis de los fundamentos esgrimidos en abono de la causal, el
vicio rese帽ado en el arbitrio de nulidad formal puede ser subsanado al
resolverse el recurso de apelaci贸n interpuesto conjuntamente por la
demandante, en aplicaci贸n de lo dispuesto en el inciso pen煤ltimo del art铆culo
768 del C贸digo de Procedimiento Civil, que permite no anular la sentencia, si
de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un
perjuicio reparable solo con la invalidaci贸n del fallo, m谩xime si la impugnaci贸n
v铆a nulidad y aquella vertida en la apelaci贸n, se amparan en fundamentos
id茅nticos. Luego, al no apreciarse un vicio que pueda ser reparable 煤nicamente
con la invalidaci贸n de la sentencia de primer grado, se dispondr谩, asimismo, el
rechazo del recurso en an谩lisis, como se dir谩 en la conclusi贸n.
II. En cuanto al recursos de apelaci贸n de la parte demandante
Se reproduce la sentencia en alzada, en su parte expositiva, considerandos
y citas legales, a excepci贸n de los ordinales 8.- y 9.- de su motivo d茅cimo octavo y
sus fundamentos vig茅simo tercero a vig茅simo sexto, ambos inclusive, que se
eliminan
Y se tiene en su lugar y adem谩s presente:
Cuarto: Que, en el 谩mbito de los derechos de propiedad industrial, el
registro de una marca otorga determinadas ventajas en la protecci贸n del
nombre de un producto, servicio o establecimiento y de los signos o su
combinaci贸n que sirvan para distinguirlo.
Seg煤n disponen los art铆culos 19 y 19 bis D de la Ley N° 19.039 sobre
Propiedad Industrial; 31 y 63 de su Reglamento contenido en el Decreto N°
236, en vigor a la 茅poca de la interposici贸n de la demanda, la inscripci贸n ante
el 贸rgano p煤blico competente del nombre y, en su caso, de los signos
correspondientes, produce diversos efectos jur铆dicos. Otorga a favor del titular
de los derechos que emanan del registro, cuatro ventajas principales,
com煤nmente designadas como el contenido positivo del derecho que, sin
pretensiones de exhaustividad, corresponden a las siguientes:
a) Usar la marca para:
a.1.) Su funci贸n b谩sica, esto es, distinguir productos, servicios o
establecimientos en el mercado.
a.2.) Asociar a los servicios, productos o establecimientos una
reputaci贸n que contribuya a las ventas, otorgando garant铆a al consumidor
acerca de que obtendr谩 determinada calidad, consistencia o ventaja.
a.3.) Publicitar y promocionar los productos, servicios o
establecimientos, en los m谩rgenes tolerados por el derecho del consumo.
b) Ceder, a cualquier t铆tulo la marca, comprensiva del objeto de
protecci贸n y el derecho conferido, incluida la facultad de licenciarla.
Como puede advertirse, los derechos que nacen para el titular de una
inscripci贸n a partir del perfeccionamiento del registro, inciden en cuestiones
relacionadas con diversas vertientes jur铆dicas, naturalmente con el derecho
marcario, pero tambi茅n del consumo (Ley N潞 19.496) y de la libre concurrencia
(Decreto Ley N° 211 que Fija Normas Para la Defensa de la Libre Competencia
y Ley N潞 20.169).
Quinto: Que, conforme la preceptiva indicada en el motivo anterior,
especialmente el inciso 2° del art铆culo 19 bis D y art铆culo 31 de la Ley N°
19.039, se contempla un atributo negativo del dominio a favor del titular de la
inscripci贸n, correspondiente a la facultad de excluir a cualquier persona en el
uso de marca sin su aquiescencia, dentro del 谩mbito que el derecho protege.
Conviene apuntar que en el sentido indicado el precepto del citado incido 2° del art铆culo 19 bis D expresa que “(…) el titular de una marca registrada podr谩
impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las
operaciones comerciales marcas id茅nticas o similares para productos, servicios
o establecimientos comerciales o industriales que sean id茅nticos o similares a
aqu茅llos para los cuales se ha concedido el registro, y a condici贸n de que el
uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusi贸n”.
Como consecuencia de esta exclusividad, la ley le permite impetrar
medidas orientadas a prohibir a terceros el uso, tanto de las palabras y signos
que la constituyen, como de aquellos similares, cuando se pretende otorgarles
una cobertura que tambi茅n sea similar, de modo de inducir a los consumidores
a error o confusi贸n. De tal suerte, bajo la voz “similar” la ley otorga una
protecci贸n consciente de un 谩mbito de significado que combina palabras y
signos que se aplican a bienes, servicios o establecimientos concernidos por
un segmento de las actividades empresariales.
En este sentido, el inciso final del 煤ltimo precepto citado establece que,
trat谩ndose de palabras o signos semejantes y de productos o servicios
similares, la mencionada prohibici贸n se aplica cuando exista riesgo de
confusi贸n.
Por ende, el amparo a favor del due帽o de la marca comprende el uso de
expresiones o signos similares, no s贸lo de cobertura id茅ntica sino tambi茅n
similar. Por cobertura de la marca puede comprenderse un 谩mbito determinado
del tr谩fico econ贸mico, esto es, del quehacer lucrativo en el que tiene lugar el
uso de la marca en bienes, servicios o establecimientos comerciales o
industriales determinados. Ahora, el grado de semejanza que la ley proh铆be, se
mide por su capacidad de inducir a error o confusi贸n. Este umbral se basa en el
consumidor medio, esto es, quien est谩 informado y atento, pero que conf铆a en
la imagen de la marca que conserva en su memoria, con posibilidades
limitadas de hacer comparaciones minuciosas.
Seg煤n establece el art铆culo 23 de la Ley N° 19.039, “(C)ada marca s贸lo
podr谩 solicitarse para productos o servicios espec铆ficos y determinados, con la
indicaci贸n de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen”. El
clasificador de marcas comerciales que prev茅 el art铆culo 23 de la Ley N° 19.039
y exige el Reglamento citado para la solicitud de inscripci贸n en sus art铆culos 2°
y 9°, literal c), se contempla en el “Arreglo de Niza relativo a la Clasificaci贸n Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas”. Si bien
Chile no es miembro del mencionado Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957,
que administra la Organizaci贸n Mundial de la Propiedad Intelectual, en virtud
de las disposiciones normativas antes mencionadas debe considerarse el
instrumento en referencia para las solicitudes de registro y renovaci贸n de
marcas comerciales, en su texto adoptado por la Resoluci贸n Exenta N潞 112, de
2012 del Instituto de Propiedad Industrial, vigente a la 茅poca de interposici贸n
de la demanda.
El mencionado “Arreglo de Niza relativo a la Clasificaci贸n Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas” detalla una
clasificaci贸n com煤n de productos y servicios para el registro de las marcas
comerciales. Seg煤n dispone su art铆culo 1°, apartado 1) la clasificaci贸n relaciona
un listado de clases expresado en n煤meros, que asocia a una lista alfab茅tica
de productos y servicios para cada d铆gito.
En lo que interesa, el clasificador provee criterios que permiten, de una
parte, comprender m煤ltiples productos o servicios que llevan la marca
comercial y, por otra, acotar el uso de la marca con referencia a una
constelaci贸n determinada de esos bienes, servicios o establecimientos,
habitualmente asociados a un quehacer empresarial seg煤n los mercados han
ido delimitando.
El clasificador internacional se emplea en nuestro ordenamiento como
un componente fundamental del m茅todo para la constituci贸n de derechos de
propiedad industrial respecto de las marcas comerciales. En efecto, a partir de
la indicaci贸n en la solicitud de inscripci贸n del clasificador y el posterior registro
de la marca a partir de este se帽alamiento, con el que el procedimiento
administrativo finaliza, se pueden distinguir productos o servicios de manera
espec铆fica y determinada, de modo de ampararlos de forma exclusiva y
excluyente.
En suma, la prohibici贸n impuesta a terceros frente a un registro busca
evitar la explotaci贸n de la marca sin la voluntad de su titular, dentro de los
m谩rgenes del clasificador inscrito, de manera que las cuatro ventajas referidas,
sean exclusivas del due帽o en ese 谩mbito en que, efectivamente, ha se帽alado
en su solicitud que le son de utilidad.
Sexto: Que, en la especie, no ha habido controversia entre las partes
acerca de la coincidencia de las marcas comerciales que cada una tiene
inscrita en clasificadores distintos, y el uso de un signo distintivo o expresiones
similares a la empadronada tanto por la actora como la demandada, en sendas
labores empresariales de explotaci贸n de restaurante. Sin embargo, hubo
discrepancia sobre el fondo entre los contendientes, que fue zanjada por lo
apelado del fallo, en cuanto a la inducci贸n a error o confusi贸n derivada del uso
de las marcas empleadas “La Rambla”, por la demandada y “Ramblas” por la
actora.
Sobre el punto, la sentenciadora razona en orden a que el uso de la
marca semejante referida ―la sola denominaci贸n como expresa en su laudo―
por parte de la demandada no induce a error, confusi贸n o enga帽o a clientes y
consumidores.
Espec铆ficamente, en su motivo vig茅simo tercero, el fallo en alzada
consigna que el establecimiento comercial de la actora corresponde a un bar
restaurante, dirigido a un p煤blico adulto joven, que ofrece espect谩culos en vivo.
Por contraste, seg煤n expresa el laudo, el local de la demandada ofrece
alimentos basados en la tradici贸n uruguaya, consistentes en s谩ndwiches de su
especialidad y platos t铆picos de Uruguay, destinados m谩s bien grupos
familiares. A帽ade que la inscripci贸n de las marcas con denominaci贸n id茅ntica
de ambas partes, sin reparos del Instituto de Propiedad Industrial, refuerza la
plausibilidad de la divergencia de uso asentada.
De todo ello se sigue que, en concepto de la juez a-quo, coexisten
actualmente las marcas de ambas partes en determinadas clases “ejerciendo
de manera diversa sus respectivos rubros, reiterando que la actora explota el
establecimiento comercial ‘Ramblas’, que corresponde a un bar restaurant, en
tanto que la demandada, la sandwicher铆a “La Rambla”, que evoca la cultura
uruguaya.
En consecuencia, lo apelado del pronunciamiento de primer grado y que
debe dilucidarse por esta Corte es si el grado de similitud es suficiente para
acceder al amparo judicial que se impetra en la demanda. Como se indic贸, la
similitud referida se mide en torno a un baremo de contenido indeterminado,
que debe conformarse a partir de la figura del consumidor medio.
S茅ptimo: Que, en relaci贸n con los hechos establecidos en la sentencia
en alzada, rese帽ados en el considerando que precede, corresponde apuntar
las siguientes consideraciones:
a) Los registros “Ramblas” clase 43 y “La Rambla” clase 43, de la actora,
en lo que interesa, abarcan la siguiente cobertura: servicios de restaurant, bar,
pub, sal贸n de t茅, cafeter铆as, fuente de soda, pizzer铆a, autoservicio de comidas,
bares de comidas r谩pidas, servicios de procuraci贸n de alimentos y bebidas
preparados, para servirse o llevar, y servicios de banquetes,
fundamentalmente.
b) Los registros “La Rambla” clases 30, 35 y 39, de la demandada,
corresponden, en lo medular, a la siguiente cobertura: compra y venta de
aderezos, condimentos, comidas preparadas y bebidas; servicios de
administraci贸n comercial y gesti贸n de puntos de venta; y, reparto de productos
o mercanc铆as y servicios de reparto de comidas prestados por restaurantes.
Resulta pertinente aclarar que la mencionada clase 30 no es de servicios,
como el caso de los de restaurant y afines, sino s贸lo de compra y venta de
comidas, al punto que, seg煤n se dir谩, el fallo de aceptaci贸n parcial a registro N°
175388, de 14 de octubre de 2015 otorga cobertura a la demandada en estos
autos en clase 39 para reparto de productos o mercanc铆as, con excepci贸n de
productos de las clases 29 y 30, espec铆ficamente de las comidas u bebidas
preparadas concernidas por dicha clase. El punto es que, no se comprenden
por v铆a del reparto, servicios que vienen a conformar aquellos propio del rubro
de restaurant.
En tales condiciones, tanto la clase como la descripci贸n asociada a cada
rubro de los mencionados registros, no permiten concluir, como erradamente lo
hace la sentencia que se revisa, una suerte de inscripci贸n paralela de un
mismo bien, esto es, de la referida marca comercial. Si bien hay expresiones
similares, cada titular del registro marcario empadron贸 en clase diversa el signo
gr谩fico distintivo de que se trata.
Todo indica que el fallo en alzada asume que las diversas clases en que
han tenido lugar las inscripciones de marca comercial de cada una de las
partes amparan actividades de cobertura similar, pero distinguibles seg煤n el
p煤blico consumidor al que se orientan los servicios. De tal suerte, la cobertura
que ofrecen clases distintas ser铆a irrelevante para la sentenciadora de primer grado, bastando la inscripci贸n para dar lugar al paralelismo de registros aludido
en el p谩rrafo precedente.
Esta conclusi贸n es err贸nea, desde que la funci贸n del clasificador
internacional, prevista en la citada Ley y su Reglamento, es trazar la l铆nea
divisoria entre diversos productos y servicios, incluso de aquellos que se
prestan en forma conjunta, de modo de extremar los esfuerzos para
distinguirlos, configur谩ndose, cuando la separaci贸n pueda inducir a error a los
consumidores, una causal de rechazo del registro, a la par que una vulneraci贸n
a la facultad de exclusi贸n en el uso prevista en el art铆culo 19 bis D de la Ley N°
19.039, a favor del titular de una marca empadronada.
La expresi贸n ling眉铆stica en que consiste la marca comercial en cuesti贸n,
est谩 inscrita a favor de cada una de las partes, en clases diversas, tal como
establece la sentencia impugnada y aparece claramente contrastado por dos
sentencias del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. El fallo de rechazo N°
175243, “La Rambla y Eventos Sociedad An贸nima – Inversiones H y G Ltda. –
La Rambla” de 30 de septiembre de 2015, dictado por la Directora Nacional (S)
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, respecto de la marca mixta “La
Rambla”, clase 43, agregado a fojas 256 y 257. El referido pronunciamiento,
luego de establecer que los signos en controversia presentan una configuraci贸n
f谩cilmente confundible, funda el rechazo de la solicitud presentada por La
Rambla y Eventos Sociedad An贸nima en que, de concederse la marca pedida,
“ello ser谩 motivo de toda suerte de errores o confusiones entre el p煤blico
consumidor, en cuanto a la procedencia de la cobertura que se quiere
distinguir”. Adem谩s, el fallo de aceptaci贸n parcial a registro N° 175388, “La
Rambla y Eventos Sociedad An贸nima – Inversiones H y G Ltda. – La Rambla”
de 14 de octubre de 2015, dictado por la Directora Nacional (S) del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial, respecto de la marca mixta “La Rambla”,
clase 39, agregado a fojas 420 a 422, razona en los mismos t茅rminos, salvo en
cuanto por aplicaci贸n del principio de especialidad de las marcas, otorga
cobertura a la solicitante en la clase 39 para distinguir reparto de productos o
mercanc铆as, con excepci贸n de productos de las clases 29 y 30.
En tales condiciones, no se presenta el conflicto entre registros de una
misma cobertura, que la sentencia de primer grado ha buscado resolver a
trav茅s de una distinci贸n interna aplicada al servicio de restaurant y afines, sin considerar el 谩mbito de cada clase. En efecto, la sentencia atiende a un nivel
m谩s espec铆fico que aquel circunscrito por los m谩rgenes de la clase relativa a
los restaurantes, pub, bares, caf茅s o pizzer铆as, ampar谩ndose en el p煤blico al
que se dirigen los servicios de alimentaci贸n que se sirve en el local o se
ofrecen para llevar, sin reparar que se est谩 dentro de una misma clase, donde
uno de los litigantes es titular de la marca que usa y el otro la emplea sin
derecho empadronado.
Esta determinaci贸n de la juez a-quo, como se dijo, asume una hip贸tesis
que no se configura en la especie, frente a la que ofrece una soluci贸n de
coexistencia arm贸nica. Sin embargo, consta de la prueba rendida que se trata
de inscripciones relativas a una expresi贸n ling眉铆stica similar que no abarcan un
谩mbito de bienes y servicios concernidos por la misma clase dentro del
clasificador internacional a que se remite el Reglamento.
Luego, zanjado el punto relativo a que cada parte es titular de la marca,
pero en clases distintas, corresponde resolver si el uso de la marca por parte
de la demandada, sin contar con clasificador que la habilite para ello al no estar
concernido el servicio de restaurant por los n煤meros 30, 35 y 39 que delimitan
la cobertura registrada a su favor, abarca bienes o servicios iguales o similares
e induce a error o confusi贸n a clientes y consumidores, en los t茅rminos que
prev茅 el inciso 2° del art铆culo 19 bis D de la Ley N° 19.039.
El punto de la sede en que debe resolverse la cuesti贸n que se acaba de
indicar no es balad铆, desde que la semejanza de bienes o servicios y el riesgo
de inducci贸n a error o confusi贸n, son circunstancias que deben demostrarse a
trav茅s de prueba id贸nea para configurar la prohibici贸n de uso, m谩s all谩 del
contexto demarcado por estrategias de venta que buscan distinguir servicios,
clientes espec铆ficos a los que se dirigen y correlativas acciones de marketing,
de suyo variables por ser propias de la gesti贸n de una empresa
Octavo: Conviene apuntar que el uso referido en la motivaci贸n que
precede, en que la actora funda sus pretensiones, se encuentra establecido en
el fallo que se revisa, sin perjuicio que aparece comprobado a la luz de los
atestados notariales extendidos el 17 de abril de 2018, de fojas 561 en relaci贸n
al restaurant de nombre “La Rambla, sandwicher铆a y pizzer铆a uruguaya”
ubicado frente al n煤mero 1.344 de Av. Tabancura, comuna de Vitacura, al que
se adjuntan 5 im谩genes fotogr谩ficas; y de fojas 567 relativo al sitio web www.sandwicherialarambla.cl correspondiente al mismo restaurant, que
consigna la marca aludida, la direcci贸n de Av. Tabancura y el horario de
atenci贸n para delivery y local, en la carta de platos exhibida y aparejada de
fojas 568 a 569.
Noveno: Que, conforme lo razonado precedentemente, si bien el fallo
apelado abord贸 el extremo atinente a la cobertura igual o similar de la marca, lo
hizo en un nivel de an谩lisis incorrecto, esto es, asumiendo que hab铆a
inscripciones vigentes que cubr铆an un 谩mbito coincidente, en circunstancias
que las diversas clases buscan conjurar ese riesgo y la autoridad administrativa
adopt贸 resoluciones de rechazo y registro parcial respecto de la demandada.
De ese modo, la sentenciadora asume como irrelevante la clase de cada
registro o bien desconoce su capacidad para distinguir 谩mbitos de cobertura.
Desde esta premisa, la sentenciadora se vale del criterio de “productos o
servicios id茅nticos o similares (cuando) el uso hecho por el tercero pueda
inducir a error o confusi贸n” que prev茅 el art铆culo 19 bis D de la Ley N° 19039,
como una v铆a destinada a resolver una colisi贸n de registros de la misma clase
para marcas iguales o similares, en circunstancias que su alcance se contrae a
discernir sobre si la infracci贸n consistente en el uso de una marca fuera de la
clase que abarca, intern谩ndose en la cobertura registrada a favor de la
demandante, es apta para provocar un riesgo de error en los consumidores.
En efecto, la cobertura de la marca comercial en cuesti贸n es diversa
seg煤n el registro que obtuvo a su favor cada una de las partes; circunstancia
sobre la que precisamente versa la decisi贸n de registro parcial que obtuvo la
demandada del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que le permite s贸lo
el reparto de productos o mercader铆as, exceptuadas las comidas o bebidas
preparadas. De tal suerte, desde esa constataci贸n, corresponde determinar a la
luz de la prueba rendida, si el uso de la marca que efect煤a la demandada fuera
de la clase que mantiene, es apta para provocar error o confusi贸n en los
consumidores, perturbando de ese modo el atributo de exclusi贸n del derecho
de propiedad industrial de la demandante. Dicho de otro modo, aclarado que el
uso que hace la demandada de la marca por la demandante, se emplea en el
mismo segmento del tr谩fico econ贸mico demarcado por el clasificador
internacional, debe dilucidarse si ese uso es inductivo a error o confusi贸n.
D茅cimo: Que, acerca de si se configura o no inducci贸n a error o
confusi贸n, la sentencia de primer grado se basa en el consumidor al que se
dirige la oferta del servicio de que se trata, seg煤n la pol铆tica de ventas de cada
establecimiento que estima acreditada. En efecto, el pronunciamiento
considera relevante en este aspecto que, en el caso de la actora, se trate de un
bar restaurante, dirigido a un p煤blico adulto joven, que ofrece espect谩culos en
vivo, en tanto que, respecto de la demandada, corresponde a servicios de
alimentaci贸n basados en la tradici贸n uruguaya, consistentes en platos t铆picos
destinados a grupos familiares.
La deficiencia de esta conclusi贸n estriba en su fata de derivaci贸n desde
la prueba rendida y en la insuficiencia de la reflexi贸n sobre la aptitud para
inducir a error o confusi贸n al p煤blico consumidor. Del an谩lisis y valoraci贸n de la
prueba rendida se infieren circunstancias diversas conforme se razonar谩 en el
motivo siguiente.
Und茅cimo: En los atestados notariales extendidos el 17 de abril de
2018, de fojas 561, respecto del restaurant de nombre “La Rambla,
sandwicher铆a y pizzer铆a uruguaya” ubicado frente al n煤mero 1.344 de Av.
Tabancura, comuna de Vitacura; y de fojas 567 relativo al sitio web
www.sandwicherialarambla.cl , consta la carta exhibida en el establecimiento,
acompa帽ada de fojas 568 a 569. Se plasm贸 en fojas 570 y 571, adem谩s, los
resultados de la b煤squeda v铆a el portal “Google” de la expresi贸n “la rambla”,
que arroja en un lista en cuyos cinco primeros lugares, de arriba hacia abajo,
aparece “La Rambla” de Tabancura N° 1.344, Vitacura y en el sexto puesto de
prioridad al restaurant “Ramblas” de Manuel Montt N° 370, Providencia.
Esta b煤squeda en “Google” revela cierto grado de riesgo de confusi贸n,
que debe matizarse desde que se ha efectuado a partir de la frase “la rambla”
incluida en la barra respectiva; id茅ntica a la marca “La Rambla”, efectivamente
usada por la demandada, sin que se hubiere empleado como criterio de
b煤squeda la palabra “ramblas”, coincidente con la denominaci贸n “Ramblas”,
empleada por la actora. Una comparaci贸n de esa 铆ndole hubiese tenido mayor
rendimiento para asentar el riesgo de confusi贸n, limit谩ndose la que se aporta a
ofrecer un alcance m谩s bien residual.
El certificado notarial de 22 de marzo de 2018 rolante a fojas 445, en
raz贸n de las im谩genes que contiene a partir de fojas 446, da cuenta, respecto de “La Rambla” y “Ramblas”, de restaurantes emplazados en edificaciones
tradicionales del sector oriente de Santiago, que ofertan alimentos bajo
palabras o frases caracter铆sticas. As铆, en “La Rambla” se estampan menciones
como “chivitos” “milanesas” y “pizzas”, correspondiendo la primera referencia a
s谩ndwiches, la segunda a carne apanada y frita; y la tercera a la
correspondiente preparaci贸n de queso con agregados sobre una masa. En
“Ramblas” se alude a “mechadas”, “chorrillanas”, “s谩ndwiches”; “empa帽adas
fritas”; “shop heladito”; “jugos naturales”; “terremotos”; “tragos cocteles”, “vinos
y cervezas”, en un aviso visible en el acceso al local, con una carta que
pormenoriza diversas bebidas, tragos preparados, s谩ndwiches con m煤ltiples
ingredientes de variadas clases, rellenas correspondientes a empanadas y
quesadillas, tablas, cervezas, vinos, espumantes, jugos y caf茅.
La certificaci贸n notarial de p谩gina web de 26 de marzo de 2018, de fojas
459 y siguientes da cuenta de ofertas de alimentos en carta de cada
establecimiento y a fojas 613 a 616 corre agregada la carta de “La Rambla” con
descripci贸n de las preparaciones que se sirven a la clientela, apreci谩ndose que
este documento se vale de denominaciones for谩neas para productos
caracter铆sticos del rubro de la comida r谩pida, como s谩ndwiches de carne de
res, pollo o vegetarianos (que se vienen en denominar chivitos), y de miga o en
pan de molde (ol铆mpicos), salchichas en pan copihue con agregados
(panchos), todos en combinaci贸n con diversas verduras, queso, tocino,
fiambres y aderezos; adem谩s de ensaladas cl谩sica, especial y verde, flan,
cheesecake, brownie de chocolate con helado de vainilla, las tortas Chaja, La
Rambla y Ram贸n Navarro; y el postre Mart铆n Fierro, picoteos consistentes en
aros de cebolla, provoleta en pan tostado, bastones de queso y papas fritas;
bebidas gaseosas, cervezas importadas, tragos, caf茅, t茅, y jugos.
Salvo en lo pertinente a las denominaciones empleadas (chivitos,
ol铆mpicos, panchos), trat谩ndose de churrascos, s谩ndwich dobles o triples de
miga y perros calientes con aderezos de queso o tocino, no surge divergencia
significativa. Se trata de una asunto m谩s bien nominal, por el empleo de
palabras utilizadas en otro pa铆s para referirse a comidas y preparaciones
ampliamente difundidas. En lo que concierne a los postres que contiene la
carta de “La Rambla”, s贸lo respecto de aquel denominado “Mart铆n Fierro” se
alude en a que se trata de un “t铆pico postre de Uruguay”.
En lo pertinente a la carta de “Ramblas”, en fijaci贸n fotogr谩fica notarial
de fojas 455 y 456, se se帽alan y describen s谩ndwiches, tales como
hamburguesas con diversos ingredientes como queso, aros de cebolla,
aceitunas negras y verdes, lechuga, tomate; de carne mechada con cebolla,
palta, queso, champi帽ones y mayonesa; de pollo en pan de molde con diversos
ingredientes de entre los aludidos; y naturista en pan de molde con
champi帽ones, cebolla, queso fundido y pepinillos. Bajo el rubro “rellenas con
salsa 3 aj铆es” se contemplan empanadas de queso, surtidas, mechada luco y
quesadillas de carne y pollo. En el segmento “para compartir” se indican tablas
criolla, vegetariana y distintas variedades de chorrillanas. No puede soslayarse,
llegado a este punto, que ambas cartas en juego ―de “la Rambla” y
“Ramblas”― asocian a productos similares, valores de venta que corresponden
tambi茅n a montos similares.
Adem谩s, se cont贸 con los siguientes reportajes, acompa帽ados en
formato impreso y, adem谩s, concernidos por la audiencia de percepci贸n
documental de fojas 806 y 807, celebrada el 28 de mayo de 2018:
a) En la impresi贸n del sitio web “Betazeta”, de fojas 619 y 788 a 791,
art铆culo de 14 de diciembre de 2011, bajo los t铆tulos “9 imperdibles de la Feria
del S谩nguche” y “este finde semana se llevar谩 a cabo 茅ste, uno de los eventos
gastron贸micos m谩s esperados del pa铆s”, “por Daniel Grunberg”; se persigue
informar sobre datos para elegir entre 17 participantes en la feria de exhibici贸n
en que se ofrecer谩n churrascos, chacareros, barros luco, hamburguesas,
chivitos y otras delicias. En relaci贸n con “La Rambla”, expresa que se trata de
una sandwicher铆a uruguaya que destaca por sus chivitos y ol铆mpicos que
califica de t铆picos s谩ndwiches uruguayos, especialmente el chivito canadiense
que se asocia con el churrasco italiano de Chile.
Sobre su m茅rito, la falta de fundamentaci贸n de los asertos vertidos en
esta publicaci贸n, impide que esta Corte se persuada de la efectividad de la
informaci贸n que contiene el reportaje, esto es, el origen uruguayo de uno de los
competidores, trat谩ndose de preparaciones que son comunes en el 谩mbito de
los s谩ndwiches, m谩s all谩 de la variaci贸n en ingredientes y aderezos que se
agregan a una base de pan y carne. Se trata de publicitar una feria de
preparaciones que son variedades de s谩ndwiches. No se disputa a la publicaci贸n las caracter铆sticas intr铆nsecas del alimento
que se promociona, vale decir, su sabor, ingredientes y fisonom铆a. Sin
embargo, la circunstancia de corresponder a comidas que representen una
tradici贸n gastron贸mica determinada aparece referida simplemente para
introducir una presentaci贸n renovada de s谩ndwiches en competici贸n.
b) Reportaje titulado “Publimetro come y calla por Felipe Espinoza del
Este”, de fojas 622 y 793, de 26 de diciembre de 2011, alusivo a la “Feria del
S谩nguche”, que expresa, en lo pertinente, que Uruguay es reconocido
gastron贸micamente por los asados e tira, achuras, chunchilines y morcillas, sin
perjuicio que tambi茅n hay un perfil sanguchero que se puede degustar en La
Rambla, un local de ambiente familiar, que sirve chivitos, correspondientes a
“una interpretaci贸n celeste de nuestro churrasco”, tambi茅n panchos que “en
jerga rioplatense emulan a nuestros perros calientes, milanesas de vacuno o
pollo, adem谩s de postres, como el Martin Fierro, caracter铆stico de Uruguay
seg煤n la carta o el Ram贸n Navarro, un cl谩sico de Montevideo”.
El reportaje persigue instalar como una manifestaci贸n de la gastronom铆a
de origen Uruguayo determinadas preparaciones de s谩ndwiches,
compar谩ndolas con otras comidas enraizadas en esa tradici贸n. Se trata, en
consecuencia, de una expresi贸n promocional que busca conectar un servicio
gen茅rico con determinado origen nacional. La publicidad da cuenta de tratarse
de una preparaci贸n com煤n de s谩ndwiches, con matices respecto de otros
pa铆ses, pero evidenciando que hay equivalencias en esta categor铆a de
alimentos, al punto que son una interpretaci贸n de nuestros churrascos como
expresa sin reticencia, de manera que esta prueba no demuestra que en “La
Rambla” se ofrecen preparaciones distintivas de la tradici贸n uruguaya.
c) Impreso titulado “La deconstrucci贸n del s谩ndwich”, de fojas 624 y 794
a 799, de “Paula”, de 13 de diciembre de 2011, relativo a la celebraci贸n del d铆a
nacional del s谩ndwich y la respectiva feria, en que se menciona bajo el rubro
“dos notables”, al chivito canadiense de “La Rambla”, con descripci贸n de sus
ingredientes. En fojas 625, el reportaje alude bajo el t铆tulo “Uruguay” a “La
Rambla”, con referencia a una especialidad culinaria, correspondiente al chivito
que describe como un churrasco de carne, siendo el m谩s popular en Uruguay
el chivito canadiense, junto a los ol铆mpicos que son s谩ndwiches triples de miga.M谩s all谩 de establecer la equivalencia con preparaciones conocidas y
ampliamente difundidas en Chile, esta prueba no da raz贸n de la pertenencia de
las preparaciones de s谩ndwiches comidas a que alude a la tradici贸n
gastron贸mica que refiere, bajo ning煤n segmento o expresi贸n de aquella.
Llanamente se advierte la promoci贸n de s谩ndwiches llamativos por su tama帽o
e ingredientes.
d) Impresi贸n de sitio web “Nueva Mujer”, de fojas 630 a 632 y 800 a 802,
que consigna como fecha el 7 de febrero de 2013, bajo el t铆tulo “¿Qu茅 es un
chivito?” de Karla Riquelme y la referencia “conoce este s谩ndwich t铆pico del
Uruguay”, aludiendo a que se trata de un s谩ndwich uruguayo por excelencia
que naci贸 en la d茅cada de los 40 en Punta del Este cuando en el bar “El
Mejill贸n” una turista proveniente del norte de Argentina pidi贸 un s谩ndwich con
carne de chivo o cabra, sirvi茅ndosele un “s谩ndwich de pan tostado con
manteca, jam贸n y un churrasquito jugoso”. Se atribuye esta referencia a lo
expuesto por el due帽o del mencionado bar a La Naci贸n de Argentina. Luego se
acota que el s谩ndwich se hizo popular en Uruguay y se fueron a帽adiendo
ingredientes, una de cuyas variedades es el chivito canadiense. Aporta como
dato para degustar la preparaci贸n al local “La Rambla”.
La referencia en cuanto a la fuente de la informaci贸n que se aporta
sobre el origen de la categor铆a de s谩ndwiches es difusa, sin que obre elemento
alguno de contraste para separarla de una an茅cdota o rumor, dirigida a la
diferenciaci贸n de un producto que, de no mediar dicho relato, corresponder铆a a
un s谩ndwich com煤n con a帽adidos de verduras, ques0s, fiambres, aceitunas o
huevo.
e) Impresi贸n de reportaje de 24 de abril de 2013, agregado en fojas 633
a 635 titulado “Chivito Canadiense y Milanesa en Sandwicher铆a Uruguaya La
Rambla” que expresa, en relaci贸n al local “La Rambla”, una valoraci贸n positiva
para el chivito canadiense y un s谩ndwich de milanesa, que se ocupa de
describir a帽adiendo que “no hac铆amos m谩s que agradecer al Uruguay por
inventar tales s谩ndwiches”.
La 煤ltima frase referida corresponde a una consigna proferida con fines
promocionales, dirigida a exaltar las bondades de un alimento que se ha
procurado distinguir de los dem谩s, pero que no por ello deja de pertenecer a la
categor铆a general de un s谩ndwich o, en t茅rminos locales, de un churrasco. Es manifiesto el af谩n referido, que distingue las bondades del producto, aludiendo
a un origen al que se busca asociar a sus caracter铆sticas, pero que no altera su
铆ndole de comida de emparedado, tentempi茅 o aperitivo, que, s铆 es de
importantes dimensiones, puede remplazar a alguna de las comidas estimadas
principales.
f) Impresi贸n de reportaje de “Wik茅n”, Revista “El Mercurio”, de fojas 639
a 640 y 803 a 805, titulado “La ruta uruguaya en Chile”. Se consigna que en
Santiago hay varios lugares donde probar los sabores caracter铆sticos de
Uruguay. En lo pertinente, expresa que “el emblem谩tico chivito nosotros lo
llamamos churrasco”, que se trata de un s谩ndwich “emblema de la cocina
Uruguaya”, que es servido en “La Rambla”. A帽ade que el local cuenta con
murales inspirados en el pintor Joaqu铆n Torres Garc铆a, y que ofrece una carta
de recetas t铆picas uruguayas.
Las afirmaciones vertidas en este reportaje publicitario no son
contrastadas por elemento alguno y, salvo estas acreditaciones, no persuade
acerca de la preponderancia que se persigue atribuir a una clase de
s谩ndwiches, distinguible por haber sido dotadas de ciertas caracter铆sticas
gen茅ricas, esto es, abundancia y variedad de ingredientes.
Adem谩s, se aport贸 la siguiente documental por la demandada:
g) Avisos publicitarios de fojas 627 y 628 de “La Rambla”, alusivos a
s谩ndwiches de cocina uruguaya. Este impreso corresponde a una promoci贸n
dirigida a distinguir en el mercado determinado servicio de restaurant, sin
aptitud alguna para demostrar la referencia vertida sobre la pertenencia a una
tradici贸n gastron贸mica .
h) Impreso de fojas 629, titulado “S谩nguche La Rambla por Ana Rivero”,
en que se lee la descripci贸n del chivito canadiense, la direcci贸n del local, el
valor del s谩ndwich, que “La Rambla” es una “sangucher铆a uruguaya de tomo y
lomo que tiene una lista de preparaciones que son un buen representante de
su tierra”.
Aparece de manifiesto en ambas coberturas promocionales la falta de
asidero de las circunstancias que son vertidas, esto es, que las preparaciones
degustadas son fidedignos representantes de una tradici贸n culinaria que
permitir铆a distinguirlas suficientemente de otros s谩ndwiches con variedad de ingredientes y dimensiones llamativas que son servidos con guarnici贸n de
papas fritas.
i) Finalmente, los impresos “Concurso Elqui Spa La Rambla” en fojas
646 y 647 y promoci贸n “La Rambla” en el portal “Trip Advisor” de fojas 648 y
siguientes no aportan elemento alguno para asentar el enraizamiento en
determinada tradici贸n de las preparaciones respectivas, al punto que se
consigna en la descripci贸n del segundo impreso que “La Rambla” ofrece como
tipo de comida, la sudamericana. Esta referencia de orden gen茅rico, m谩s all谩
de las denominaciones locales, es la que impide concluir que “La Rambla”
ofrece alimentos que sean genuina expresi贸n de la tradici贸n uruguaya,
apareciendo m谩s bien que se utiliza una denominaci贸n espec铆fica, para aludir a
s谩ndwiches y otras preparaciones con ciertas caracter铆sticas que buscan
captar alg煤n segmento del mercado de esta clase de comidas.
En audiencia de percepci贸n de prueba documental de fojas 806 y 807,
de 28 de mayo de 2018, se procedi贸 a la reproducci贸n de un disco compacto
que conten铆a la grabaci贸n de la c谩psula “Ruta del S谩ndwich” en el contexto del
programa de televisi贸n “Lugares que hablan”, emitido el 21 de abril de 2018 por
Canal 13. En lo pertinente, el conductor del espacio presenta al restaurant “La
Rambla” como el ganador de la semana de la “Ruta del S谩ndwich”,
describiendo los ingredientes y degustando un s谩ndwich denominado chivito
canadiense, con toda suerte de sonidos en se帽ar de satisfacci贸n.
En lo pertinente a la testimonial rendida por la actora, la deponente
Valeska Araya Trincado en fojas 585 expresa que el p煤blico concurre al local
“Ramblas” y piensan que es “La Rambla”, lo que incluso acontece con
proveedores de carne y cerveza. A帽ade que el establecimiento “Ramblas”
vende s谩ndwiches, que recuerda que una pareja pidi贸 una milanesa, pero no
ten铆an.
La testigo no aporta referencias suficientes para premunir de
fundamento sus afirmaciones, sin perjuicio de persuadir acerca de la
circunstancia gen茅rica que “Ramblas” expende s谩ndwiches, tal como
destacadamente se les incluye en su carta o men煤 antes rese帽ado.
El deponente Claudio Castillo Garrido, cuyo testimonio consta a fojas
592 y siguientes, afirma que en su labor de encargado de eventos recibe
llamados preguntando por “La Rambla”, sin embrago no precisa oportunidad frecuencias u otras circunstancias que permitan asignar m茅rito a sus
afirmaciones, salvo cuando asevera que recibi贸 llamados preguntando por un
concurso de “La Rambla”, circunstancia contrastada con la prueba documental
de fojas 646, en que figura el llamado correspondiente por “La Rambla”. En
efecto, el testigo alude a que con ocasi贸n de un concurso del 15 de noviembre
de 2017 que hizo “La Rambla”, esto es, el concurso “Elqui Spa” de que da
cuenta la referida instrumental, recibieron m煤ltiples llamados entre el 18 y 25
de noviembre del a帽o indicado, incluso acus谩ndolos de publicidad enga帽osa,
evidenci谩ndose una confusi贸n frente al despliegue de una campa帽a
promocional, pero sin que conste alguna denuncia ni molestias que excedan
del 谩mbito propio de un mal entendido del p煤blico que llam贸 telef贸nicamente.
En relaci贸n con los testigos de la demanda, Paola Hern谩ndez Corbal谩n
refiere que “Ramblas” es un bar, un lugar destinado al carrete, para ir con
amigos o compa帽eros de trabajo, en tanto que “La Rambla” es sandwicher铆a y
pizzer铆a uruguaya, en la que trabaj贸, que venden chivitos que es un s谩ndwich
t铆pico uruguayo preparado para uruguayos y chilenos que han ido a Uruguay,
adem谩s de panchos, milanesas y postres como torna Chaj谩, Ram贸n Navarro y
Mart铆n Fierro. Agrega que no hay confusi贸n, desde que un establecimiento se
ubica en Providencia y el otro en Vitacura, con fachadas distintas y de colores
diversos. Refiere que se trata de ambientes diversos, dirigidos a p煤blicos
diferentes, desde que “La Rambla” es m谩s familiar con m谩s ventas los d铆as
domingo al almuerzo, en tanto que Ramblas es de d铆as viernes y s谩bados.
En sus afirmaciones sobre la explotaci贸n que se efect煤a del restaurant
“Ramblas” carece de toda fundamentaci贸n. Sobre este extremo aporta
conclusiones sobre las que no da raz贸n alguna. Por otro lado, la testigo afirma
que “La Rambla” ofrece s谩ndwiches, con una llamativa constricci贸n del p煤blico
al que est谩 dirigido este servicio: uruguayos y chilenos que han ido a Uruguay.
En este punto impresiona como carente de veracidad, desde que no se
advierte c贸mo un local abierto a todo p煤blico podr铆a imponerse semejante
constricci贸n, sin implicancias jur铆dicas y econ贸micas graves. Por otro lado,
nada afirma de utilidad acerca de sus asertos sobre que los alimentos a que
alude pueden reclamar carta de naturaleza en la tradici贸n gastron贸mica
uruguaya. La declarante Liliana Vilche Valdez, refiere que el rubro es una chiviter铆a
o sandwicher铆a de comida t铆pica uruguaya, con colores alusivos a Uruguay,
pinturas de colores que hacen referencia a un pintor uruguayo, con m煤sica y
fotos de Uruguay, con un significado que evoca la costanera de Uruguay, su
pa铆s. A帽ade que se trata de un ambiente muy familiar.
Esta 煤ltima testigo simplemente asevera lo que se viene asentando, esto
es, que se trata del expendio de s谩ndwiches y otras preparaciones, vali茅ndose
de una estrategia para distinguirla de la amplia oferta en dicho rubro, aportando
un contexto de origen uruguayo, sin que de sus afirmaciones pueda derivarse
una manifestaci贸n tradicional del pa铆s que menciona, que permita una certera
distinci贸n de los alimentos que se sirven.
Katia Buvinic Insunza refiere que “Las Ramblas” es un bar ubicado en
Providencia, en calle Manuel Montt, que abre de noche, que asocia a carrete,
trago y m煤sica, en tanto que “La Rambla” es un local uruguayo por su comida y
decoraci贸n, ubicado en Tabancura, comuna de Vitacura, con un entorno
familiar, adaptado para ir con ni帽os, abierto desde el medo d铆a, en un barrio
residencial. Expresa que los locales tienen colores diversos con tipograf铆a
distinta, que “Ramblas” en su interior es un pub, un bar universitario, con
m煤sica fuerte.
La testigo Buvinic no da raz贸n suficiente de sus dichos respecto de
“Ramblas”, asumiendo circunstancias que no le constan en relaci贸n con “La
Rambla”, m谩s all谩 de la estrategia de mercado predefinida por esta empresa
para diferenciarse en el 谩mbito de la comercializaci贸n de s谩ndwiches y otras
preparaciones de gen茅ricas, como los emparedados.
Por 煤ltimo, Francisco Alonso Borges indica que el rubro de “La Rambla”
es comida uruguaya, que asiste una vez al mes con su familia a almorzar o
cenar desde el a帽o 2011 por la comida t铆pica uruguaya, tales como chivito
canadiense, milanesa y ol铆mpicos. Explica que el local tiene ambientaci贸n
uruguaya relativa a su bandera, pinturas, m煤sica, y emisi贸n de partidos de la
selecci贸n de futbol uruguaya.
El testigo en referencia no explica ni funda sus asertos, limit谩ndose a
afirmar una conclusi贸n sin los matices que debiese introducir para convencer al
tribunal. El punto es si la comida que refriere como t铆pica lo es en general, s贸lo
respecto de alg煤n sector, barrio, grupo, o si lo es en t茅rminos de cocina popular, criolla, campesina, urbana, porte帽a o alusiva a alg煤n suceso hist贸rico
u otra referencia, m谩xime si uno de sus componentes se denomina con el
gentilicio “canadiense”, o la referencia al olimpo que no se explica c贸mo se
incardinan con la tradici贸n uruguaya.
En suma, la prueba dirigida a demostrar la inserci贸n de los alimentos
que ofrece al p煤blico “La Rambla” en la ci贸n uruguaya, es manifiestamente
insuficiente. No se comprob贸 que lo ofrecido en el indicado restaurant
corresponda a platos t铆picos de alg煤n segmento de la cultura del mencionado
pa铆s del cono sur de Am茅rica, al haberse demostrado que se trata
principalmente de s谩ndwiches con ingredientes novedosos en relaci贸n a la
oferta rutinaria de variedades muy amplias de emparedados en nuestro entorno
que, a lo sumo, podr铆an representar alg煤n atractivo para quienes buscan
innovaciones en sabores de comidas que se sirven en muchos lugares y
pa铆ses. Se aprecia que llanamente son versiones de emparedados que no son
independientes de una definici贸n empresarial preordenada, concerniente a
determinada estrategia para hacerse de un lugar en el segmento propio de la
amplia oferta de servicios de gastronom铆a y superar el desaf铆o de ofrecer al
p煤blico de s谩ndwiches algo novedoso. Y, en lo que interesa, no se aprecia una
diferencia relevante respecto de las comidas que ofrece en su carta “Ramblas”,
conformadas por s谩ndwiches en base a carne de res, pollo o vegetarianos, con
multiplicidad de ingredientes; de empanadas y quesadillas, entre otras
preparaciones.
En efecto, la documental consistente en reportajes y avisos comerciales
es de orden eminentemente promocional, que replica el esfuerzo leg铆timo del
empresario por distinguir a su producto como s谩ndwiches de gran tama帽o, con
m煤ltiples ingredientes y agregado de papas fritas, que contienen fiambres,
aceitunas, pimientos y huevo, entre otros ingredientes que dan lugar a una
carta de variedades, buscando diferenciarlos con la incorporaci贸n de llamativas
presentaciones, precisamente para contrarrestar la 铆ndole gen茅rica de estos
alimentos, esto es, tratarse de emparedados y otras preparaciones afines, con
diversos ingredientes, y de perros calientes con aderezos o rellenos
alternativos de abundante queso fundido y tocino, adem谩s de la conocida
preparaci贸n denominada pizza. En cuanto a los postres ofrecidos, se afirma
que corresponden a la tradici贸n uruguaya y se les designa con nombres que la evocan en el caso del Mart铆n Fierro, y las tortas Ram贸n Navarro, Chaja o La
Rambla, pero sin demostraci贸n alguna de esos asertos, que se comprenden
derivados, asimismo, del esfuerzo empresarial por distinguir un producto que
f谩cilmente puede confundirse con cualquier dulce preparado de hojaldre,
manjar, mermeladas y quesos.
En el mismo orden de ideas, los testigos de la demandada se limitan a
afirmar la presencia de gastronom铆a tradicional en el restaurant “La Rambla”,
sin referencia alguna que dote de fundamento esta aseveraci贸n, al punto que
aducen que se trata de s谩ndwiches que se distinguen por este supuesto origen,
pero sin que puedan afirmar las circunstancias que lo demuestran, m谩s all谩 de
determinada ambientaci贸n, m煤sica o colores en la decoraci贸n del lugar y
expresando, a fin de cuentas, que se trata de s谩ndwiches. No puede
soslayarse que se busca introducir una diferencia por ubicaci贸n, en
circunstancias que ambos locales se emplazan en avenidas de comunas del
sector oriente de la ciudad.
De la prueba se concluye que la demandada implement贸 formas de
publicitar o promover productos buscando ofrecer un sabor nuevo al p煤blico, de
lo que no es posible derivar como hecho probado la adscripci贸n o pertenencia
a la tradici贸n de Uruguay, en alguna de sus m煤ltiples vertientes.
Por lo dem谩s, asentado que se trata de emparedados y otras
preparaciones afines a esta oferta, las afirmaciones de Katia Buvinic Insunza y
Paola Hern谩ndez Corbal谩n son insuficientes para demostrar que “Ramblas”
corresponda a un local dirigido a estudiantes, en que se realizan fiestas y se
consume preferentemente alcohol. Estos testimonios se expresan como meras
opiniones o pareceres sin fundamento, esto es, como meras impresiones sin
base, a lo que se suma que de la prueba rendida no consta elemento alguno
que las respalde, sino por el contrario, la carta de ambos establecimientos
contiene alimentos, bebidas, tragos y licores en proporci贸n semejante, y lo
promocionado con letras visibles en ambos establecimientos son, en buena
medida, alimentos propios de determinado rubro tales como variedades de
s谩ndwiches y masas con quesos y otros rellenos, bajo distintas formas, siendo
s贸lo una inclinaci贸n algo m谩s destacada en la promoci贸n al ingreso hacia
tragos preparados la que efect煤a ”Ramblas”. Sin embargo, esta oferta de
bebidas alcoh贸licas se aprecia llanamente como una apertura a un p煤blico m谩s variado, sin que ello implique inhibir a familias, ni帽os, adultos o adultos
mayores a concurrir, ni que por otro lado “Ramblas” tenga como objetivo
preeminente a familias, descartando a grupos de amigas/os, compa帽eros de
trabajo, estudiantes, parejas, etc茅tera.
As铆, en lo pertinente a “Ramblas”, acorde la prueba rendida, no es
posible concluir que se trate de un local que sea explotado como discoteca o
pub, que exhiba espect谩culos dirigidos a publico exclusivamente joven, ni que
esa exhibici贸n sea constante o frecuente. Tampoco puede concluirse que
funcione hasta altas horas de la madrugada, emitiendo m煤sica a elevado
volumen o que sus ventas est茅n conformadas mayoritariamente por bebidas
alcoh贸licas, al punto que sea irrelevante en el servicio que provee al p煤blico
consumidor, la oferta de s谩ndwiches, empanadas, quesadillas y otras
preparaciones afines que contiene su carta.
Duod茅cimo: Que, en las condiciones rese帽adas en la motivaci贸n
precedente, no se constata una diferencia significativa entre el uso de una
marca similar por ambas partes, proporcionando 茅stas servicios similares, esto
es, procuraci贸n de comidas an谩logas, sin perjuicio de algunos elementos de
distinci贸n utilizados por cada oferente, propios del af谩n por captar el inter茅s de
la clientela con asociaciones a la abundancia, grata combinaci贸n de sabores e
ingrediente atractivos.
De ello se sigue que, los servicios de ambos restaurantes objeto de
comparaci贸n, son m谩s bien opciones dentro del giro de un establecimiento de
comercio correspondiente a un restaurant que sirve s谩ndwiches y otras
preparaciones com煤nmente relacionadas o afines, como empanadas, pizzas,
quesadillas o tablas de carnes, quesos y verduras.
En este contexto, el razonamiento del fallo de primer grado aludido en el
motivo d茅cimo, p谩rrafo primero, conduce a un recorte intolerable al uso de la
marca, petrific谩ndolo para una determinada estrategia comercial en la
prestaci贸n del servicio de restaurante, meramente contingente o trivial, que no
es m谩s que una opci贸n, habitualmente condicionada por los avatares del
mercado o las preferencias de quien explota la marca aplicada a ese rubro,
siempre en procura de distinguir su oferta y hacerla m谩s atractiva. La
inclinaci贸n dirigida a evocar el ambiente de alg煤n pa铆s, barrio o regi贸n, no es
suficiente elemento de diferenciaci贸n en el uso de la marca en este caso. Trat谩ndose de establecimiento que ofrecen servicios similares, se
verifica de una semejanza intensa, en que aparece que cierto rubro de
ingredientes e insumos, derivan en presentaciones que adoptan formas
tambi茅n similares, principalmente en s谩ndwiches y bases de masas con queso
fundido, tocino y otros ingredientes. Ambos locales se emplazan en
edificaciones de fisonom铆a tradicional en el sector oriente de la ciudad de
Santiago, sin que se demostrara la clara intenci贸n de dirigirse a p煤blicos
distintos. De consiguiente el riesgo de inducir a error es relevante desde que
exige que el potencial interesado est茅 especialmente atento a las
particularidades con que “La Rambla” busca distinguir su servicio de
sandwicher铆a y preparaciones de comida r谩pida afines. La marca respectiva no
puede provocar confusi贸n en el mercado de que se trata, lo que acontece
respeto del g茅nero de la cobertura que distingue.
En conclusi贸n, la demandada ha utilizado la marca comercial de la
actora, lesionando de ese modo su derecho de propiedad industrial sobre las
denominaciones “Ramblas” y “La Rambla”, fuera del margen que autoriza el
registro a su nombre de la denominaci贸n “La Rambla” bajo las clases 30 y 35,
al inducir a confusi贸n a los consumidores, llegando a configurar el riesgo que
茅stos comprendan que los servicios tienen un mismo origen empresarial, en
circunstancias que provienen de diversa fuente.
D茅cimo tercero: Que la ley ha previsto un r茅gimen de acciones civiles
dirigidas a resguardar los derechos conferidos por el registro de una marca
comercial, descrito en el art铆culo 106 de la Ley N° 19.039. De este precepto,
junto a lo dispuesto por los citados art铆culo 19 bis D, 28, 112 y de la misma
norma, el uso de una palabra, frase o signo con fines comerciales para una
cobertura similar a aquella amparada por la marca inscrita provocando riesgo
de confusi贸n, como se configur贸 en la especie, acarrea consecuencias
jur铆dicas adversas al agente, las que se hacen efectivas a trav茅s de medidas
de diverso orden. Como se dijo, en este caso se trata de un supuesto de
semejanza, con protecci贸n es an谩loga al de plena identidad.
Este amparo se traduce en diversos resguardos a los derechos
conferidos por el registro de una marca comercial. As铆, seg煤n dispone el citado
art铆culo 106 de la Ley N° 19.039: “(E)l titular cuyo derecho de
propiedad industrial sea lesionado podr谩 demandar civilmente: a) La cesaci贸n de los actos que violen el derecho protegido.
b) La indemnizaci贸n de los da帽os y perjuicios.
c) La adopci贸n de las medidas necesarias para evitar que prosiga la
infracci贸n.
d) La publicaci贸n de la sentencia a costa del condenado, mediante
anuncios en un diario a elecci贸n del demandante. Esta medida ser谩 aplicable
cuando la sentencia as铆 lo se帽ale expresamente”.
En la especie, s贸lo cabe disponer la mencionada cesaci贸n de actos de
uso de la marca y medidas para evitar la persistencia de la vulneraci贸n del
derecho de propiedad industrial, desde que no aparece necesario, a la luz de
los hechos que se han dado por probados, la imposici贸n de medidas m谩s
intensas para satisfacer adecuadamente el inter茅s de la actora en la
preservaci贸n de sus derechos. As铆, la cesaci贸n integra del uso de la marca por
la demandada corresponde al objetivo fundamental de la acci贸n, al que ha de
procederse con deliberada premura. En cuanto a la publicaci贸n de la sentencia,
esta providencia carece de justificaci贸n espec铆fica, desde que no se constatan
actos reciente de pugna entre las partes en el 谩mbito de los medios de difusi贸n
comercial, que deban zanjarse a trav茅s de una medida de esta naturaleza que
supone, adem谩s, una identidad o al menos semejanza especialmente intensa,
a partir de la que se afectan valores amparados por la libre concurrencia y
protecci贸n al consumidor, que no aparecen de modo alguno perturbados en
grado suficiente en este caso. El riesgo de desborde, adentr谩ndose la decisi贸n
en un 谩mbito ajeno a la sede que el ordenamiento ha previsto para esa
controversia, limita el margen de las decisiones proporcionadas, excluyendo
manifiestamente la publicaci贸n del fallo.
D茅cimo cuarto: Que, son condiciones necesarias para ordenar la
reparaci贸n en el contexto de la responsabilidad civil extracontractual en nuestro
derecho, los siguientes: “a) El da帽o debe originarlo una persona distinta al
ofendido; b) El da帽o debe consistir en una turbaci贸n o molestia anormal; c) El
da帽o debe provenir de la lesi贸n a una situaci贸n l铆cita (necesidad de que el
inter茅s invocado sea l铆cito); d) El da帽o debe ser cierto; e) El da帽o no debe
estar reparado (…)” (DIEZ SCHWERTER, Jos茅 L. El da帽o extracontractual.
Jurisprudencia y doctrina. Santiago, 1a ed. Editorial Jur铆dica de Chile, 1997, p.
30).Luego, para que proceda la indemnizaci贸n de un da帽o, 茅ste debe
postular el car谩cter de cierto. S贸lo de ese modo se est谩 frente a un perjuicio
indemnizable. En efecto, la mera lesi贸n de un derecho no satisface, sin m谩s,
los requisitos de la responsabilidad civil y en particular aquel que ha enunciado.
En este caso, de la vulneraci贸n a la exclusividad del titular y correlativo ius
prohibendi, no se sigue necesariamente la reparaci贸n de un da帽o, si este no
est谩 demostrado. En efecto, los diversos sistemas de responsabilidad civil
extracontractual recurren a m煤ltiples criterios para hacer frente al problema de
la asignaci贸n de los detrimentos. Tal elecci贸n incide en el privilegio a una de las
funciones generales del derecho de da帽os: sanci贸n o punici贸n, resarcimiento o
compensaci贸n y prevenci贸n o disuasi贸n; pero, cualquiera sea el prop贸sito del
resarcimiento, este se justifica por la eliminaci贸n del da帽o causado al agraviado
cuando la distribuci贸n de riesgos, en el supuesto particular, deba favorecerlo
(COLEMAN, Jules. Riesgos y da帽os. Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 363 y ss.
ROCA, E. Derecho de da帽os. Valencia, 5a. ed. Triant lo Blanch, 2007, p. 20;
ROCA Y TRIAS, Encarna. Derecho de da帽os. Valencia, 5a. ed. Triant Lo Blanch,
2007, p. 25; CANE, Peter. Anatom铆a del Derecho de da帽os. Santiago, Flandes
Indiano, 2011, pp. 290 y ss.).
As铆, el perjuicio debe ser cierto, descart谩ndose el hipot茅tico o
meramente eventual. La certidumbre deriva de que la demandante se habr铆a
encontrado en una situaci贸n mejor si la demandada no hubiera realizado el
acto que se le reprocha. Luego, es indispensable la demostraci贸n de un
perjuicio actual que se hubiere presentado o uno de orden futuro que pueda
sobrevenir, inclusive escalonadamente, siempre que corresponda a la
prolongaci贸n cierta y directa de un estado actual de cosas que debe estar,
como se dijo, suficientemente demostrado a la luz de la prueba (MAZEAUD, Henri
y Le贸n y TUNC, Andr茅. Tratado te贸rico y pr谩ctico de la responsabilidad civil
delictual y contractual. Buenos Aires, Ediciones Jur铆dicas Europa Am茅rica, 5陋
edici贸n, Tomo I, Vol. I, 1961, pp. 301 a 303).
En la especie, habi茅ndose establecido que se trata de servicios similares
con riesgo de inducir a confusi贸n en los t茅rminos del art铆culo 19 bis D de la Ley
N° 19.039, la prueba de la demandante, pertinente para demostrar alg煤n
menoscabo que derive del uso de la marca en cuesti贸n por parte de la
demandada, se limit贸 a los dichos de Valeska Araya Trincado en fojas 585, de Claudio Castillo Garrido, cuyo testimonio consta a fojas 592 y siguientes y a la
constancia notarial de fojas 570 y 571 que evidencia los resultados de la
b煤squeda v铆a “Google” de la expresi贸n “la rambla”.
En cuanto a Araya Trincado, la testigo expresa que el p煤blico concurre al
local “Ramblas” y piensan que es “La Rambla”, incluso a proveedores de carne
y cerveza, que recuerda que una pareja pidi贸 una milanesa que no ten铆an.
A帽ade que mucha gente se ha ido porque piensan que es el local “La Rambla”,
incluso reservando en forma previa. Como se expres贸 en el motivo ante
precedente de esta sentencia, la testigo no aporta referencias suficientes
fundar sus afirmaciones, sin dar cuenta de un menoscabo, sino s贸lo de
episodios ocasionales de confusi贸n efectiva de proveedores y clientes, pero,
como se dijo, sin alusi贸n a u marco temporal, pormenores y circunstancias que
permitan persuadir al tribunal de la efectividad de lo que afirma.
El deponente Claudio Castillo Garrido refiere que en su labor de
encargado de eventos de “Ramblas” recibe llamados preguntando por “La
Rambla”, que ha habido cancelaciones de reservas de 15 personas y una
familia de 6 personas, sin embargo, no precisa oportunidades, frecuencias u
otras circunstancias que permitan asignar m茅rito a sus afirmaciones, salvo la
alusi贸n a llamados por un concurso a que alude, contrastada con la prueba
documental de fojas 646. En efecto, el testigo expresa que con ocasi贸n de un
concurso del 15 de noviembre de 2017 que hizo “La Rambla”, esto es, el
concurso “Elqui Spa” de que da cuenta la referida instrumental, recibieron
m煤ltiples llamados entre el 18 y 25 de noviembre, incluso acus谩ndolos de
publicidad enga帽osa, pero sin que conste alguna denuncia, m谩s all谩 de la
molestia evidenciada por el p煤blico que llam贸, circunstancia que no conforma
da帽o relevante alguno, de completa insignificancia para configurar un
menoscabo reputacional.
Finalmente, la mencionada b煤squeda en “Google” es s贸lo denotativa del
uso de marca para un mismo servicio con riesgo de confusi贸n, sin perjuicio que
el resultado para la marca “La Rambla” efectivamente usada por el demandado
corresponde exactamente al criterio de b煤squeda, que no fue “ramblas” para la
marca “Ramblas” usada en su local por la actora, como se expres贸. En suma,
aunque con rendimiento limitado, esta prueba abona el riesgo de confusi贸n y
no permite concluir la verificaci贸n de un da帽o seguido de buscar con el criterio “la rambla, y encontrar a “Ramblas” en el lugar n煤mero seis luego de cinco
posiciones de ”La Rambla”. La imagen y posicionamiento en el mercado no
aparecen comprometidas en esta probanza si se atiente a la forma en que se
realiz贸 la b煤squeda, seg煤n acaba de referirse.
Conforme lo razonado, la comprobaci贸n de la conducta antijur铆dica y su
imputaci贸n a dolo o culpa, sin que se hubiere demostrado la producci贸n de un
da帽o o las bases para determinarlo, no permite ordenar el pago de
indemnizaci贸n. Pese a haberse reservado la actora la discusi贸n sobre la
especie y monto de los perjuicios para la fase de ejecuci贸n, debi贸 acreditar
previamente hacer sufrido un da帽o que deba corregirse a trav茅s del pago de
una reparaci贸n, lo que no consigui贸.
Luego, seg煤n se dir谩 en la conclusi贸n, se dispondr谩 el rechazo de la
demanda en cuanto por ella se pide que se declare la obligaci贸n de indemnizar
de la demandada.
En lo dem谩s, al no haber resultado totalmente vencida ninguna de las
partes, cada una de ellas pagar谩 sus costas.
Por estas consideraciones, citas legales y art铆culos 583, 584, 1437,
1698, 2314 y 2329 del C贸digo Civil; 144 170, 186 y 764 y siguientes del C贸digo
de Procedimiento Civil, y 111 de la Ley N° 19.039, se declara:
I.- Que se rechaza el recurso de casaci贸n en la forma interpuesto en
contra de la sentencia definitiva de veintiocho de marzo del a帽o dos mil
diecinueve, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago en la causa Rol C22.116-2016.
II.- Que se revoca la mencionada sentencia definitiva y en su lugar se
decide que se acoge la demanda, s贸lo en cuanto se ordena a la demandada
cesar en actos de infracci贸n del derecho de propiedad industrial de la actora,
consistentes en el uso del signo distintivo “La Rambla” en utensilios, men煤s,
mobiliario, edificaciones y sus dependencias u otros objetos; avisaje, internet,
p谩ginas web, casilleros electr贸nicos y otros medios an谩logos, debiendo
proceder a su retiro de todo a lo que se encuentre aplicada o impresa, incluso
en forma electr贸nica o digital, a la fecha de esta sentencia, o a la destrucci贸n
de 茅stos si la remoci贸n no fuere posible, en un plazo de sesenta d铆as contados
desde que encuentre ejecutoriado este fallo. Se proh铆be a la demandada, adem谩s, su utilizaci贸n o aplicaci贸n en lo
sucesivo, por cualquier v铆a, medio o arbitrio, sin el consentimiento de la
demandante, mientras mantenga la titularidad del registro marcario.
En lo dem谩s apelado, se confirma la indicada sentencia, con
declaraci贸n de que cada parte pagar谩 sus costas.
Reg铆strese, comun铆quese y devu茅lvase.
Redact贸 el Ministro (S) Rodrigo Carvajal Schnettler.
N° Civil 6013-2019
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