Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. Vistos: En estos autos Rol N° 28.924-19, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representaci贸n de la solicitante Cl铆nica Universitaria de Concepci贸n S.A., y de la oponente, Universidad de Concepci贸n, se deducen sendos recursos de casaci贸n en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que confirma el fallo del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial en cuanto acogi贸 la oposici贸n fundada en las causales de las letras f) y h) del art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y lo revoca en lo referido a la causal de la letra k) de ese precepto con lo que, en definitiva, se rechaza el registro solicitado de la marca CL脥NICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCI脫N, mixta, para la clase 38 (ICPA. Comunicaci贸n de datos por correo electr贸nico; Comunicaci贸n por red de fibra 贸ptica;Comunicaci贸n por telefon铆a m贸vil; Comunicaci贸n por terminales electr贸nicas; Comunicaciones telef贸nicas; Comunicaciones v铆a redes de fibra 贸ptica; Comunicaciones v铆a redes de telecomunicaci贸n multinacional; Comunicaci贸n v铆a terminales inform谩ticas por transmisi贸n digital o satelital; Correo electr贸nico) Declarados admisibles los arbitrios, se orden贸 traer los autos en relaci贸n. Y considerando:
Primero: Que en el recurso deducido por la solicitante de estos autos, se acusa la infracci贸n de los art铆culos 16, 19 y 19 bis, 20 f) y h) y 23 de la Ley de Propiedad Industrial. En lo concerniente al citado art铆culo 16, expresa que es un hecho p煤blico y notorio que la Universidad de Concepci贸n es una instituci贸n cuyo giro es la educaci贸n superior y no las comunicaciones, por lo que, “aplicando las normas de la sana cr铆tica, especialmente las m谩ximas de la experiencia” es posible concluir que no existe un riesgo de confusi贸n ni posibilidad de enga帽o entre los signos en aparente conflicto. En cuanto a los art铆culos 19 y 19 bis, indica que el fallo efectu贸 una comparaci贸n s贸lo respecto del elemento gramatical sin considerar el conjunto marcario. Respecto al art铆culo 20 letras f) y h), explica que no se dan los presupuestos f谩cticos para acoger estas causales, desde que la oponente no presta servicios real y efectivamente de la clase 38. Y finalmente, sobre el art铆culo 23, se帽ala que esta disposici贸n consagra el principio de especialidad marcaria en virtud del cual podr谩n solicitarse para productos o servicios espec铆ficos o determinados. Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule 茅ste y que en el de reemplazo se acepte el registro pretendido.
Segundo: Que en el arbitrio del oponente, se acusa la vulneraci贸n de los art铆culos 20 letra k) y 16 de la Ley de Propiedad Industrial, la primera norma, porque la solicitud de registro fue realizada de mala fe, ya que las partes han estado relacionadas comercialmente y, por ende, la solicitante ten铆a conocimiento que la marca se asocia a la gesti贸n realizada por la oponente. Sobre la segunda norma, indica que se desatendieron las reglas de la l贸gica y las m谩ximas de la experiencia. Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule 茅ste y que en el de reemplazo se rechace el registro cuestionado en base a todas las causales esgrimidas en la oposici贸n.
Tercero: Que el fallo de segunda instancia confirm贸 el rechazo del registro por las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso segundo del art铆culo 20 de la Ley N° 19.039, “al estimar que los antecedentes aportados por el oponente, logran dar cuenta del uso previo, real y efectivo de la expresi贸n UNIVERSIDAD DE CONCEPCI脫N, para servicios de la misma naturaleza de los pedidos, por lo que, atendida la semejanza gr谩fica y fon茅tica entre los signos y la relaci贸n de cobertura existente, el otorgamiento de la solicitud podr谩 inducir a los usuarios en confusi贸n, error o enga帽o respecto del origen empresarial de los servicios.”
Cuarto: Que en relaci贸n al recurso de la solicitante, cabe primero examinar si la sentencia impugnada ha errado en la apreciaci贸n de la prueba rendida en esta causa, 煤nica forma en que podr铆an alterarse las conclusiones a las que arriba, reci茅n transcritas. Al respecto, el recurrente no ha explicitado cu谩l ser铆a, de los abundantes antecedentes enunciados en el ac谩pite 5 de la parte expositiva del fallo de primer grado, la prueba que en particular fue mal sopesada por los sentenciadores y, adem谩s, qu茅 precisa m谩xima de la experiencia habr铆a sido conculcada en esa operaci贸n, limit谩ndose en su libelo a expresar, gen茅rica y vagamente, que “aplicando las normas de la sana cr铆tica, especialmente las m谩ximas de la experiencia”, se habr铆a llegado a una conclusi贸n contraria, defectos de fundamentaci贸n que ni siquiera permiten entrar al an谩lisis de la infracci贸n arg眉ida y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo. Quinto: Que, al desestimarse una equivocaci贸n en la aplicaci贸n de la norma que gobierna la valoraci贸n de la prueba, deben mantenerse firme entonces los hechos fijados en el fallo en cuanto sienta que se prob贸 un “uso previo, real y efectivo de la expresi贸n UNIVERSIDAD DE CONCEPCI脫N, para servicios de la misma naturaleza de los pedidos” y, toda vez que el fundamento esgrimido para sostener el err贸neo empleo de las causales de las letras f) y h) del art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial radica justamente en la afirmaci贸n contraria, esto es, que la marca de la oponente no se usa para distinguir esos servicios, este reclamo carece de apoyo en los hechos fijados e inamovibles para esta Corte, motivo por el cual esta secci贸n tampoco podr谩 prosperar.
Sexto: Que, ya habi茅ndose dilucidado que no se cometi贸 un error de derecho al fijar los hechos que se tuvieron por probados, ni tampoco en la subsunci贸n de los mismos en las causales de irregistrabilidad acogidas por el fallo en estudio, las dem谩s infracciones no tienen influencia en lo dispositivo de la sentencia, toda vez que consum谩ndose las antedichas prohibiciones, no resulta posible acceder a lo pedido por la solicitante en su recurso. Por todo lo dicho, el arbitrio de la peticionaria ser谩 desestimado.
S茅ptimo: Que en lo referido al recurso de la oponente, al negar la sentencia impugnada el registro buscado por las causales de las letras f) y h) del art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, la equivocaci贸n denunciada, esto es, la falta de aplicaci贸n de la causal de irregistrabilidad de la letra k) de la misma disposici贸n, incluso de ser efectiva, no importa una modificaci贸n de lo decidido, manteni茅ndose la denegaci贸n del registro exactamente en los mismos t茅rminos y, por consiguiente, carece de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, defecto que impide hacer lugar al arbitrio. Por estas consideraciones y visto, adem谩s, lo dispuesto en los art铆culos 767 y 805 del C贸digo de Procedimiento Civil y 20 de la Ley N° 19.039, se rechazan los arbitrios interpuestos en representaci贸n de la solicitante Cl铆nica Universitaria de Concepci贸n S.A., y de la oponente, Universidad de Concepci贸n, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de cuatro de septiembre de 2019, que se lee a fs. 93. Reg铆strese y devu茅lvase.
Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. Vistos: En estos autos Rol N° 28.928-19, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representaci贸n del oponente, Universidad de Concepci贸n, se deduce recurso de casaci贸n en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que, revocando el fallo del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechaz贸 la oposici贸n y acept贸 el registro de la marca CL脥NICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCI脫N, mixta, para la clase 16 (ICPA. Bolsas de papel o materias pl谩sticas para empaquetar; Cajas de cart贸n o papel; Etiquetas adhesivas; Etiquetas de papel; Folletos; Papeler铆a de oficina; Papeles de imprenta; Publicaciones impresas; Publicaciones peri贸dicas; Revistas), solicitada por Cl铆nica Universitaria de Concepci贸n S.A. Declarado admisible el arbitrio, se orden贸 traer los autos en relaci贸n. Y considerando: Primero: Que en el arbitrio del oponente, se acusa la vulneraci贸n de los art铆culos 20 letra k) y 16 de la Ley de Propiedad Industrial, la primera norma, porque la solicitud de registro fue realizada de mala fe, ya que las partes han estado relacionadas comercialmente y, por ende, la solicitante ten铆a conocimiento que la marca se asocia a la gesti贸n realizada por la oponente. Sobre la segunda norma, indica que se “desatendieron las reglas de la l贸gica y las m谩ximas de la experiencia”. Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule 茅ste y que en el de reemplazo se rechace el registro pedido. Segundo: Que el fallo de segunda instancia rechaz贸 tener por probada la causal de irregistrabilidad de la letra k) del art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por las siguientes consideraciones: “Que, el l铆mite entre la planificaci贸n, el azar o la sola actividad mercantil de los actores comerciales, no puede ser definido por la mera similitud o identidad de los signos, en especial, cuando no hay registros previos o uso entre las partes, de manera que, aplicar la sanci贸n de entender que se est谩n vulnerando principios de la competencia leal o 茅tica mercantil, requiere alg煤n otro antecedente que no se ha producido en autos, raz贸n por la cual no se encuentra justificada la aplicaci贸n de la letra k) del art铆culo 20 de la ley del ramo al caso sub lite.” Tercero: Que para dirimir el conflicto sometido a la decisi贸n de estos jueces, se requiere sentar una premisa previa en relaci贸n a la causal de la letra k) del art铆culo 20 de la Ley N° 19.039, que comprende las se帽ales “contrarias al orden p煤blico, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en 茅stas los principios de competencia leal y 茅tica mercantil”. Esta causal de irregistrabilidad no demanda que el oponente tenga registrada su marca o la use en la clase en la que el solicitante pretende su registro, ni siquiera que se trate de productos, servicios o establecimientos pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relaci贸n o indiquen una conexi贸n, o que guarden alg煤n tipo de conexi贸n, o que correspondan a clases relacionadas, como s铆 se demanda para las causales de irregistrabilidad de las letras f), g) inciso 3°, y h), inciso 1°, respectivamente. De esta manera, no es exigible para consumar el motivo de irregistrabilidad en estudio, que la oponente utilice su marca -Universidad de Concepci贸n- en la clase para la que se presenta la solicitud de registro que contrar铆a. Cuarto: Que, por otra parte, esta Corte, en la causa Rol N潞 4270-18, de 24 de diciembre de 2018, resolvi贸 que se atenta contra la 茅tica mercantil, porque “del m茅rito de los antecedentes resulta evidente que en la especie no se est谩 ante la simple coincidencia de una marca, sino ante una imitaci贸n, por parte del demandado, de una se帽a ajena, conclusi贸n a la que se arriba al comparar sus denominaciones, cuasi id茅nticas, a lo que debe sumarse que el demandante logr贸 demostrar el uso de la marca con anterioridad a la impugnada, con fama y notoriedad”. Asimismo, en la causa Rol N° 22.140-19, de 11 de junio de 2020, este mismo Tribunal ha declarado que un registro pedido es contrario a los principios de 茅tica mercantil, “al buscar el solicitante, a sabiendas, valerse para su provecho exclusivo o personal del conocimiento alcanzado en el p煤blico consumidor por aquel conjunto de empresas [GRUPO SAID], a las que ser谩n asociados los servicios cubiertos por la clase para la cual ahora pide la inscripci贸n”.
Quinto: Que, en otro orden de ideas, las marcas pueden corresponder a creaciones totalmente novedosas, sin ning煤n significado conocido o atribuible, fruto de la imaginaci贸n de sus creadores o, por el contrario, con la marca puede buscar destacarse una caracter铆stica, atributo o particularidad que su creador le atribuye al producto, servicio o establecimiento para el que se utilizar谩 la marca.
Sexto: Que, en esa l铆nea de razonamientos, en el caso sub lite, el peticionario persigue la inscripci贸n del lema CL脥NICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCI脫N. Con esa expresi贸n, claramente denota que ofrece al p煤blico servicios m茅dicos o de atenci贸n de salud y que en su prestaci贸n tiene alguna relaci贸n una entidad universitaria de la ciudad de Concepci贸n. En efecto, en el centro del cu帽o en an谩lisis se intercala la palabra “universitaria” y, como adjetivo, importa que los servicios m茅dicos o de salud impl铆citos en el sustantivo “cl铆nica” que califica o determina ese adjetivo, pertenecen o son relativos a la universidad, es decir, son prestados o de alg煤n modo similar se relacionan con una universidad, en este caso, de la ciudad de Concepci贸n. Al respecto, es un hecho indiscutido, que la oponente, Universidad de Concepci贸n, es una instituci贸n conocida a nivel nacional por la formaci贸n de profesionales de la salud, esto es, por desarrollar actividad universitaria en materias de salud en la ciudad de Concepci贸n, notoriedad y prestigio y, principalmente, identidad con esa ciudad, que otras universidades locales, innegablemente est谩n lejos de alcanzar. En cambio, y aqu铆 reside el quid del razonamiento de esta Corte, en parte alguna de este expediente se vislumbra el m铆nimo v铆nculo o conexi贸n de la solicitante con la actividad universitaria de la ciudad de Concepci贸n, m谩s all谩 de que ser铆an accionistas minoritarios de la misma la propia oponente como la asociaci贸n de personal docente y administrativo de esta 煤ltima, pero sin que ello implique el desarrollo de actividad universitaria en o por la solicitante. S茅ptimo: Que, de ese modo, y engarzado con lo reflexionado en el basamento quinto, dado que la marca pedida no es ficticia ni fruto de la imaginaci贸n, sino que utiliza t茅rminos que buscan orientar al consumidor sobre el tipo de servicios prestados -”cl铆nica”- as铆 como las caracter铆sticas de quienes lo hacen -”universitaria”- y el origen o a quien se dirigen los mismos -”de Concepci贸n”-, aparece flagrante que con ello busca sino aprovecharse del renombre y cr茅dito bien ganado a lo largo de los a帽os por la oponente, pues de otro modo no se explica la configuraci贸n de la marca pretendida, sobre todo si se considera que hasta el a帽o 2008 el nombre de la solicitante correspond铆a a CL脥NICA CONCEPCI脫N S.A., sin explicarse ni entenderse el porqu茅 en ese a帽o opta por incluir en 茅ste el vocablo “universitaria”, si ning煤n nexo con ese rubro ostenta como ya se dijo, pero, sin que haya pasado desapercibido para estos jueces que dicho cambio social ahora le resulta de conveniente utilidad precisamente para sostener el derecho a usar como marca su nombre social, como se sostuvo ante estos estrados.
Octavo: Que, atendido lo expresado y lo que se decidir谩, no se emitir谩 pronunciamiento sobre la infracci贸n alegada al art铆culo 16 de la Ley N° 19.039, por no tener incidencia en lo resolutivo. Noveno: Que, as铆 las cosas, por lo que se viene razonando, a juicio de estos sentenciadores, se configura la causal de irregistrabilidad de la letra k) del art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y, al haber resuelto en sentido contrario la sentencia impugnada, ha incurrido en una err贸nea aplicaci贸n del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo al permitir el registro de una marca respecto de la cual aquello est谩 proscrito por la ley de la especialidad, yerro que deber谩 ser enmendado anulando el fallo en estudio y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo. Por estas consideraciones y visto, adem谩s, lo dispuesto en los art铆culos 767 y 805 del C贸digo de Procedimiento Civil y 20 letra k) de la Ley N° 19.039, se acoge el arbitrio interpuesto en representaci贸n del oponente Universidad de Concepci贸n, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de cuatro de septiembre de 2019, que se lee a fs. 124, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuaci贸n, en forma separada, pero sin previa vista. Reg铆strese. Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. De conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 785 del C贸digo de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo: Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada y del fallo de casaci贸n se mantienen sus motivos 3° a 7°. Y, teniendo, adem谩s, presente lo dispuesto por los art铆culos 19 y 20 letra k) de la Ley N潞 19.039, se confirma la sentencia apelada de tres de junio de dos mil diecinueve, escrita a fojas 80. Reg铆strese y devu茅lvanse. Redacci贸n a cargo del Ministro Sr. K眉nsem眉ller. Rol N° 28.928-19
Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. Vistos: En estos autos Rol N° 28.929-19, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representaci贸n del oponente, Universidad de Concepci贸n, se deduce recurso de casaci贸n en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que, revocando el fallo del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechaz贸 la oposici贸n y acept贸 el registro de la marca CL脥NICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCI脫N, mixta, para la clase 39 (Almacenamiento de mercanc铆as; Alquiler de sillas de ruedas; Alquiler de veh铆culos; Servicios de aparcamiento; Transporte; Transporte en ambulancia), solicitada por Cl铆nica Universitaria de Concepci贸n S.A. Declarado admisible el arbitrio, se orden贸 traer los autos en relaci贸n. Y considerando:
Primero: Que en el arbitrio del oponente, se acusa la vulneraci贸n de los art铆culos 20 letra k) y 16 de la Ley de Propiedad Industrial, la primera norma, porque la solicitud de registro fue realizada de mala fe, ya que las partes han estado relacionadas comercialmente y, por ende, la solicitante ten铆a conocimiento que la marca se asocia a la gesti贸n realizada por la oponente. Sobre la segunda norma, indica que se “desatendieron las reglas de la l贸gica y las m谩ximas de la experiencia”. Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule 茅ste y que en el de reemplazo se rechace el registro pedido.
Segundo: Que el fallo de segunda instancia rechaz贸 tener por probada la causal de irregistrabilidad de la letra k) del art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por las siguientes consideraciones: “Que, el l铆mite entre la planificaci贸n, el azar o la sola actividad mercantil de los actores comerciales, no puede ser definido por la mera similitud o identidad de los signos, en especial, cuando no hay registros previos o uso entre las partes, de manera que, aplicar la sanci贸n de entender que se est谩n vulnerando principios de la competencia leal o 茅tica mercantil, requiere alg煤n otro antecedente que no se ha producido en autos, raz贸n por la cual no se encuentra justificada la aplicaci贸n de la letra k) del art铆culo 20 de la ley del ramo al caso sub lite.”
Tercero: Que para dirimir el conflicto sometido a la decisi贸n de estos jueces, se requiere sentar una premisa previa en relaci贸n a la causal de la letra k) del art铆culo 20 de la Ley N° 19.039, que comprende las se帽ales “contrarias al orden p煤blico, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en 茅stas los principios de competencia leal y 茅tica mercantil”. Esta causal de irregistrabilidad no demanda que el oponente tenga registrada su marca o la use en la clase en la que el solicitante pretende su registro, ni siquiera que se trate de productos, servicios o establecimientos pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relaci贸n o indiquen una conexi贸n, o que guarden alg煤n tipo de conexi贸n, o que correspondan a clases relacionadas, como s铆 se demanda para las causales de irregistrabilidad de las letras f), g) inciso 3°, y h), inciso 1°, respectivamente. De esta manera, no es exigible para consumar el motivo de irregistrabilidad en estudio, que la oponente utilice su marca -Universidad de Concepci贸n- en la clase para la que se presenta la solicitud de registro que contrar铆a. Cuarto: Que, por otra parte, esta Corte, en la causa Rol N潞 4270-18, de 24 de diciembre de 2018, resolvi贸 que se atenta contra la 茅tica mercantil, porque “del m茅rito de los antecedentes resulta evidente que en la especie no se est谩 ante la simple coincidencia de una marca, sino ante una imitaci贸n, por parte del demandado, de una se帽a ajena, conclusi贸n a la que se arriba al comparar sus denominaciones, cuasi id茅nticas, a lo que debe sumarse que el demandante logr贸 demostrar el uso de la marca con anterioridad a la impugnada, con fama y notoriedad”. Asimismo, en la causa Rol N° 22.140-19, de 11 de junio de 2020, este mismo Tribunal ha declarado que un registro pedido es contrario a los principios de 茅tica mercantil, “al buscar el solicitante, a sabiendas, valerse para su provecho exclusivo o personal del conocimiento alcanzado en el p煤blico consumidor por aquel conjunto de empresas [GRUPO SAID], a las que ser谩n asociados los servicios cubiertos por la clase para la cual ahora pide la inscripci贸n”.
Quinto: Que, en otro orden de ideas, las marcas pueden corresponder a creaciones totalmente novedosas, sin ning煤n significado conocido o atribuible, fruto de la imaginaci贸n de sus creadores o, por el contrario, con la marca puede buscar destacarse una caracter铆stica, atributo o particularidad que su creador le atribuye al producto, servicio o establecimiento para el que se utilizar谩 la marca.
Sexto: Que, en esa l铆nea de razonamientos, en el caso sub lite, el peticionario persigue la inscripci贸n del lema CL脥NICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCI脫N. Con esa expresi贸n, claramente denota que ofrece al p煤blico servicios m茅dicos o de atenci贸n de salud y que en su prestaci贸n tiene alguna relaci贸n una entidad universitaria de la ciudad de Concepci贸n. En efecto, en el centro del cu帽o en an谩lisis se intercala la palabra “universitaria” y, como adjetivo, importa que los servicios m茅dicos o de salud impl铆citos en el sustantivo “cl铆nica” que califica o determina ese adjetivo, pertenecen o son relativos a la universidad, es decir, son prestados o de alg煤n modo similar se relacionan con una universidad, en este caso, de la ciudad de Concepci贸n. Al respecto, es un hecho indiscutido, que la oponente, Universidad de Concepci贸n, es una instituci贸n conocida a nivel nacional por la formaci贸n de profesionales de la salud, esto es, por desarrollar actividad universitaria en materias de salud en la ciudad de Concepci贸n, notoriedad y prestigio y, principalmente, identidad con esa ciudad, que otras universidades locales, innegablemente est谩n lejos de alcanzar. En cambio, y aqu铆 reside el quid del razonamiento de esta Corte, en parte alguna de este expediente se vislumbra el m铆nimo v铆nculo o conexi贸n de la solicitante con la actividad universitaria de la ciudad de Concepci贸n, m谩s all谩 de que ser铆an accionistas minoritarios de la misma la propia oponente como la asociaci贸n de personal docente y administrativo de esta 煤ltima, pero sin que ello implique el desarrollo de actividad universitaria en o por la solicitante.
S茅ptimo: Que, de ese modo, y engarzado con lo reflexionado en el basamento quinto, dado que la marca pedida no es ficticia ni fruto de la imaginaci贸n, sino que utiliza t茅rminos que buscan orientar al consumidor sobre el tipo de servicios prestados -”cl铆nica”- as铆 como las caracter铆sticas de quienes lo hacen -”universitaria”- y el origen o a quien se dirigen los mismos -”de FQRNQRRBXD Concepci贸n”-, aparece flagrante que con ello busca sino aprovecharse del renombre y cr茅dito bien ganado a lo largo de los a帽os por la oponente, pues de otro modo no se explica la configuraci贸n de la marca pretendida, sobre todo si se considera que hasta el a帽o 2008 el nombre de la solicitante correspond铆a a CL脥NICA CONCEPCI脫N S.A., sin explicarse ni entenderse el porqu茅 en ese a帽o opta por incluir en 茅ste el vocablo “universitaria”, si ning煤n nexo con ese rubro ostenta como ya se dijo, pero, sin que haya pasado desapercibido para estos jueces que dicho cambio social ahora le resulta de conveniente utilidad precisamente para sostener el derecho a usar como marca su nombre social, como se sostuvo ante estos estrados.
Octavo: Que, atendido lo expresado y lo que se decidir谩, no se emitir谩 pronunciamiento sobre la infracci贸n alegada al art铆culo 16 de la Ley N° 19.039, por no tener incidencia en lo resolutivo.
Noveno: Que, as铆 las cosas, por lo que se viene razonando, a juicio de estos sentenciadores, se configura la causal de irregistrabilidad de la letra k) del art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y, al haber resuelto en sentido contrario la sentencia impugnada, ha incurrido en una err贸nea aplicaci贸n del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo al permitir el registro de una marca respecto de la cual aquello est谩 proscrito por la ley de la especialidad, yerro que deber谩 ser enmendado anulando el fallo en estudio y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo. Por estas consideraciones y visto, adem谩s, lo dispuesto en los art铆culos 767 y 805 del C贸digo de Procedimiento Civil y 20 letra k) de la Ley N° 19.039, se acoge el arbitrio interpuesto en representaci贸n del oponente Universidad de Concepci贸n, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de cuatro de septiembre de 2019, que se lee a fs. 117, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuaci贸n, en forma separada, pero sin previa vista. Reg铆strese. Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Carlos K眉nsem眉ller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andr茅s Llanos S. Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. En Santiago, a cuatro de agosto de dos mil veinte, se incluy贸 en el Estado Diario la resoluci贸n precedente. De conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 785 del C贸digo de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo: Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada y del fallo de casaci贸n se mantienen sus motivos 3° a 7°. Y, teniendo, adem谩s, presente lo dispuesto por los art铆culos 19 y 20 letra k) de la Ley N潞 19.039, se confirma la sentencia apelada de tres de junio de dos mil diecinueve, escrita a fojas 73. En Santiago, a cuatro de agosto de dos mil veinte, se incluy贸 en el Estado Diario la resoluci贸n precedente. Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. Vistos: En estos autos Rol N° 28.934-19, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representaci贸n de la solicitante Cl铆nica Universitaria de Concepci贸n S.A., y de la oponente, Universidad de Concepci贸n, se deducen sendos recursos de casaci贸n en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que confirma el fallo del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial en cuanto acogi贸 la oposici贸n fundada en las causales de las letras f) y h) del art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y lo revoca en lo referido a la causal de la letra k) de ese precepto con lo que, en definitiva, se rechaza el registro solicitado de la marca CL脥NICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCI脫N, mixta, para la clase 44 (ICPA. Asistencia m茅dica; Cl铆nicas m茅dicas; Consultor铆a en materia de salud; Servicios de asistencia m茅dica;Servicios de salud; Servicios hospitalarios; Servicios m茅dicos). Declarados admisibles los arbitrios, se orden贸 traer los autos en relaci贸n. Y considerando:
Primero: Que en el recurso deducido por la solicitante de estos autos, se acusa la infracci贸n de los art铆culos 16, 19 y 19 bis, 20 f) y h) y 23 de la Ley de Propiedad Industrial. En lo concerniente al citado art铆culo 16, expresa que es un hecho p煤blico y notorio que la Universidad de Concepci贸n es una instituci贸n cuyo giro es la educaci贸n superior y no la salud, por lo que, “aplicando las normas de la sana cr铆tica, especialmente las m谩ximas de la experiencia” es posible concluir que no existe un uso real y efectivo de la marca para distinguir servicios de salud, cl铆nicos y hospitalarios. En cuanto a los art铆culos 19 y 19 bis, indica que el fallo efectu贸 una comparaci贸n s贸lo respecto del elemento gramatical sin considerar el conjunto marcario. Respecto al art铆culo 20 letras f) y h), explica que no se dan los presupuestos f谩cticos para acoger estas causales, desde que la oponente no presta servicios real y efectivamente de la clase 44, no habiendo un peligro de confusi贸n. Y finalmente, sobre el art铆culo 23, se帽ala que esta disposici贸n consagra el principio de especialidad marcaria y en este caso no se prob贸 un uso real y efectivo en los servicios de esta clase. Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule 茅ste y que en el de reemplazo se acepte el registro pretendido.
Segundo: Que en el arbitrio del oponente, se acusa la vulneraci贸n de los art铆culos 20 letra k) y 16 de la Ley de Propiedad Industrial, la primera norma, porque la solicitud de registro fue realizada de mala fe, ya que las partes han estado relacionadas comercialmente y, por ende, la solicitante ten铆a conocimiento que la marca se asocia a la gesti贸n realizada por la oponente. Sobre la segunda norma, indica que se desatendieron las reglas de la l贸gica y las m谩ximas de la experiencia. Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule 茅ste y que en el de reemplazo se rechace el registro cuestionado en base a todas las causales esgrimidas en la oposici贸n.
Tercero: Que el fallo de segunda instancia confirm贸 el rechazo del registro por las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso segundo del art铆culo 20 de la Ley N° 19.039, “al estimar que los antecedentes aportados por el oponente, logran dar cuenta del uso previo, real y efectivo de la expresi贸n UNIVERSIDAD DE CONCEPCI脫N, para servicios de la misma naturaleza de los pedidos, por lo que, atendida la semejanza gr谩fica y fon茅tica entre los signos y la relaci贸n de cobertura existente, el otorgamiento de la solicitud podr谩 inducir a los usuarios en confusi贸n, error o enga帽o respecto del origen empresarial de los servicios.”
Cuarto: Que en relaci贸n al recurso de la solicitante, cabe primero examinar si la sentencia impugnada ha errado en la apreciaci贸n de la prueba rendida en esta causa, 煤nica forma en que podr铆an alterarse las conclusiones a las que arriba, reci茅n transcritas. Al respecto, el recurrente no ha explicitado cu谩l ser铆a, de los abundantes antecedentes enunciados en el ac谩pite VI de la parte expositiva del fallo de primer grado, la prueba que en particular fue mal sopesada por los sentenciadores y, adem谩s, qu茅 precisa m谩xima de la experiencia habr铆a sido conculcada en esa operaci贸n, limit谩ndose en su libelo a expresar, gen茅rica y vagamente, que “aplicando las normas de la sana cr铆tica, especialmente las m谩ximas de la experiencia”, se habr铆a llegado a una conclusi贸n contraria, defectos de fundamentaci贸n que ni siquiera permiten entrar al an谩lisis de la infracci贸n arg眉ida y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo.
Quinto: Que, al desestimarse una equivocaci贸n en la aplicaci贸n de la norma que gobierna la valoraci贸n de la prueba, deben mantenerse firme entonces los hechos fijados en el fallo en cuanto sienta que se prob贸 un “uso previo, real y efectivo de la expresi贸n UNIVERSIDAD DE CONCEPCI脫N, para servicios de la misma naturaleza de los pedidos” y, toda vez que el fundamento esgrimido para sostener el err贸neo empleo de las causales de las letras f) y h) del art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial radica justamente en la afirmaci贸n contraria, esto es, que la marca de la oponente no se usa para distinguir esos servicios, este reclamo carece de apoyo en los hechos fijados e inamovibles para esta Corte, motivo por el cual esta secci贸n tampoco podr谩 prosperar.
Sexto: Que, ya habi茅ndose dilucidado que no se cometi贸 un error de derecho al fijar los hechos que se tuvieron por probados, ni tampoco en la subsunci贸n de los mismos en las causales de irregistrabilidad acogidas por el fallo en estudio, las dem谩s infracciones no tienen influencia en lo dispositivo de la sentencia, toda vez que consum谩ndose las antedichas prohibiciones, no resulta posible acceder a lo pedido por la solicitante en su recurso. Por todo lo dicho, el arbitrio de la peticionaria ser谩 desestimado.
S茅ptimo: Que en lo referido al recurso de la oponente, al negar la sentencia impugnada el registro buscado por las causales de las letras f) y h) del art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, la equivocaci贸n denunciada, esto es, la falta de aplicaci贸n de la causal de irregistrabilidad de la letra k) de la misma disposici贸n, incluso de ser efectiva, no importa una modificaci贸n de lo decidido, manteni茅ndose la denegaci贸n del registro exactamente en los mismos t茅rminos y, por consiguiente, carece de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, defecto que impide hacer lugar al arbitrio. Por estas consideraciones y visto, adem谩s, lo dispuesto en los art铆culos XBBNQRBGXD 767 y 805 del C贸digo de Procedimiento Civil y 20 de la Ley N° 19.039, se rechazan los arbitrios interpuestos en representaci贸n de la solicitante Cl铆nica Universitaria de Concepci贸n S.A., y de la oponente, Universidad de Concepci贸n, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de cuatro de septiembre de 2019, que se lee a fs. 134. Reg铆strese y devu茅lvase. Redacci贸n a cargo del Ministro Sr. K眉nsem眉ller Rol N° 28.934-19. Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Carlos K眉nsem眉ller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andr茅s Llanos S. Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. En Santiago, a cuatro de agosto de dos mil veinte, se incluy贸 en el Estado Diario la resoluci贸n precedente. Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. Vistos: En estos autos Rol N° 28.937-19, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representaci贸n del oponente, Universidad de Concepci贸n, se deduce recurso de casaci贸n en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que, revocando el fallo del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechaz贸 la oposici贸n y acept贸 el registro de la marca CL脥NICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCI脫N, mixta, para la clase 43 (ICPA. Caf茅s-restaurantes; Facilitaci贸n de alimentos y bebidas; Helader铆as; Salones de t茅; Servicios de bebidas y comidas preparadas), solicitada por Cl铆nica Universitaria de Concepci贸n S.A. Declarado admisible el arbitrio, se orden贸 traer los autos en relaci贸n. Y considerando:
Primero: Que en el arbitrio del oponente, se acusa la vulneraci贸n de los art铆culos 20 letra k) y 16 de la Ley de Propiedad Industrial, la primera norma, porque la solicitud de registro fue realizada de mala fe, ya que las partes han estado relacionadas comercialmente y, por ende, la solicitante ten铆a conocimiento que la marca se asocia a la gesti贸n realizada por la oponente. Sobre la segunda norma, indica que se “desatendieron las reglas de la l贸gica y las m谩ximas de la experiencia”. Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule 茅ste y que en el de reemplazo se rechace el registro pedido.
Segundo: Que el fallo de segunda instancia rechaz贸 tener por probada la causal de irregistrabilidad de la letra k) del art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por las siguientes consideraciones: “Que, el l铆mite entre la planificaci贸n, el azar o la sola actividad mercantil de los actores comerciales, no puede ser definido por la mera similitud o identidad de los signos, en especial, cuando no hay registros previos o uso entre las partes, de manera que, aplicar la sanci贸n de entender que se est谩n vulnerando principios de la competencia leal o 茅tica mercantil, requiere alg煤n otro antecedente que no se ha producido en autos, raz贸n por la cual no se encuentra justificada la aplicaci贸n de la letra k) del art铆culo 20 de la ley del ramo al caso sub lite.”
Tercero: Que para dirimir el conflicto sometido a la decisi贸n de estos jueces, se requiere sentar una premisa previa en relaci贸n a la causal de la letra k) del art铆culo 20 de la Ley N° 19.039, que comprende las se帽ales “contrarias al orden p煤blico, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en 茅stas los principios de competencia leal y 茅tica mercantil”. Esta causal de irregistrabilidad no demanda que el oponente tenga registrada su marca o la use en la clase en la que el solicitante pretende su registro, ni siquiera que se trate de productos, servicios o establecimientos pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relaci贸n o indiquen una conexi贸n, o que guarden alg煤n tipo de conexi贸n, o que correspondan a clases relacionadas, como s铆 se demanda para las causales de irregistrabilidad de las letras f), g) inciso 3°, y h), inciso 1°, respectivamente. De esta manera, no es exigible para consumar el motivo de irregistrabilidad en estudio, que la oponente utilice su marca -Universidad de Concepci贸n- en la clase para la que se presenta la solicitud de registro que contrar铆a.
Cuarto: Que, por otra parte, esta Corte, en la causa Rol N潞 4270-18, de 24 de diciembre de 2018, resolvi贸 que se atenta contra la 茅tica mercantil, porque “del m茅rito de los antecedentes resulta evidente que en la especie no se est谩 ante la simple coincidencia de una marca, sino ante una imitaci贸n, por parte del demandado, de una se帽a ajena, conclusi贸n a la que se arriba al comparar sus denominaciones, cuasi id茅nticas, a lo que debe sumarse que el demandante logr贸 demostrar el uso de la marca con anterioridad a la impugnada, con fama y notoriedad”. Asimismo, en la causa Rol N° 22.140-19, de 11 de junio de 2020, este mismo Tribunal ha declarado que un registro pedido es contrario a los principios de 茅tica mercantil, “al buscar el solicitante, a sabiendas, valerse para su provecho exclusivo o personal del conocimiento alcanzado en el p煤blico consumidor por aquel conjunto de empresas [GRUPO SAID], a las que ser谩n asociados los servicios cubiertos por la clase para la cual ahora pide la inscripci贸n”.
Quinto: Que, en otro orden de ideas, las marcas pueden corresponder a creaciones totalmente novedosas, sin ning煤n significado conocido o atribuible, fruto de la imaginaci贸n de sus creadores o, por el contrario, con la marca puede buscar destacarse una caracter铆stica, atributo o particularidad que su creador le atribuye al producto, servicio o establecimiento para el que se utilizar谩 la marca.
Sexto: Que, en esa l铆nea de razonamientos, en el caso sub lite, el peticionario persigue la inscripci贸n del lema CL脥NICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCI脫N. Con esa expresi贸n, claramente denota que ofrece al p煤blico servicios m茅dicos o de atenci贸n de salud y que en su prestaci贸n tiene alguna relaci贸n una entidad universitaria de la ciudad de Concepci贸n. En efecto, en el centro del cu帽o en an谩lisis se intercala la palabra “universitaria” y, como adjetivo, importa que los servicios m茅dicos o de salud impl铆citos en el sustantivo “cl铆nica” que califica o determina ese adjetivo, pertenecen o son relativos a la universidad, es decir, son prestados o de alg煤n modo similar se relacionan con una universidad, en este caso, de la ciudad de Concepci贸n. Al respecto, es un hecho indiscutido, que la oponente, Universidad de Concepci贸n, es una instituci贸n conocida a nivel nacional por la formaci贸n de profesionales de la salud, esto es, por desarrollar actividad universitaria en materias de salud en la ciudad de Concepci贸n, notoriedad y prestigio y, principalmente, identidad con esa ciudad, que otras universidades locales, innegablemente est谩n lejos de alcanzar. En cambio, y aqu铆 reside el quid del razonamiento de esta Corte, en parte alguna de este expediente se vislumbra el m铆nimo v铆nculo o conexi贸n de la solicitante con la actividad universitaria de la ciudad de Concepci贸n, m谩s all谩 de que ser铆an accionistas minoritarios de la misma la propia oponente como la asociaci贸n de personal docente y administrativo de esta 煤ltima, pero sin que ello implique el desarrollo de actividad universitaria en o por la solicitante. S茅ptimo: Que, de ese modo, y engarzado con lo reflexionado en el basamento quinto, dado que la marca pedida no es ficticia ni fruto de la imaginaci贸n, sino que utiliza t茅rminos que buscan orientar al consumidor sobre el tipo de servicios prestados -”cl铆nica”- as铆 como las caracter铆sticas de quienes lo hacen -”universitaria”- y el origen o a quien se dirigen los mismos -”de Concepci贸n”-, aparece flagrante que con ello busca sino aprovecharse del renombre y cr茅dito bien ganado a lo largo de los a帽os por la oponente, pues de otro modo no se explica la configuraci贸n de la marca pretendida, sobre todo si se considera que hasta el a帽o 2008 el nombre de la solicitante correspond铆a a CL脥NICA CONCEPCI脫N S.A., sin explicarse ni entenderse el porqu茅 en ese a帽o opta por incluir en 茅ste el vocablo “universitaria”, si ning煤n nexo con ese rubro ostenta como ya se dijo, pero, sin que haya pasado desapercibido para estos jueces que dicho cambio social ahora le resulta de conveniente utilidad precisamente para sostener el derecho a usar como marca su nombre social, como se sostuvo ante estos estrados.
Octavo: Que, atendido lo expresado y lo que se decidir谩, no se emitir谩 pronunciamiento sobre la infracci贸n alegada al art铆culo 16 de la Ley N° 19.039, por no tener incidencia en lo resolutivo.
Noveno: Que, as铆 las cosas, por lo que se viene razonando, a juicio de estos sentenciadores, se configura la causal de irregistrabilidad de la letra k) del art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y, al haber resuelto en sentido contrario la sentencia impugnada, ha incurrido en una err贸nea aplicaci贸n del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo al permitir el registro de una marca respecto de la cual aquello est谩 proscrito por la ley de la especialidad, yerro que deber谩 ser enmendado anulando el fallo en estudio y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo. Por estas consideraciones y visto, adem谩s, lo dispuesto en los art铆culos 767 y 805 del C贸digo de Procedimiento Civil y 20 letra k) de la Ley N° 19.039, se acoge el arbitrio interpuesto en representaci贸n del oponente Universidad de Concepci贸n, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de cuatro de septiembre de 2019, que se lee a fs. 114, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuaci贸n, en forma separada, pero sin previa vista. Reg铆strese.
En Santiago, a cuatro de agosto de dos mil veinte, se incluy贸 en el Estado Diario la resoluci贸n precedente.
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