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sábado, 15 de agosto de 2020

Se rechaza registro de marca de clínica universitaria

Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. Vistos: En estos autos Rol N° 28.924-19, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representación de la solicitante Clínica Universitaria de Concepción S.A., y de la oponente, Universidad de Concepción, se deducen sendos recursos de casación en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que confirma el fallo del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial en cuanto acogió la oposición fundada en las causales de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y lo revoca en lo referido a la causal de la letra k) de ese precepto con lo que, en definitiva, se rechaza el registro solicitado de la marca CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN, mixta, para la clase 38 (ICPA. Comunicación de datos por correo electrónico; Comunicación por red de fibra óptica;Comunicación por telefonía móvil; Comunicación por terminales electrónicas; Comunicaciones telefónicas; Comunicaciones vía redes de fibra óptica; Comunicaciones vía redes de telecomunicación multinacional; Comunicación vía terminales informáticas por transmisión digital o satelital; Correo electrónico) Declarados admisibles los arbitrios, se ordenó traer los autos en relación. Y considerando: 


Primero: Que en el recurso deducido por la solicitante de estos autos, se acusa la infracción de los artículos 16, 19 y 19 bis, 20 f) y h) y 23 de la Ley de Propiedad Industrial. En lo concerniente al citado artículo 16, expresa que es un hecho público y notorio que la Universidad de Concepción es una institución cuyo giro es la educación superior y no las comunicaciones, por lo que, “aplicando las normas de la sana crítica, especialmente las máximas de la experiencia” es posible concluir que no existe un riesgo de confusión ni posibilidad de engaño entre los signos en aparente conflicto. En cuanto a los artículos 19 y 19 bis, indica que el fallo efectuó una comparación sólo respecto del elemento gramatical sin considerar el conjunto marcario. Respecto al artículo 20 letras f) y h), explica que no se dan los presupuestos fácticos para acoger estas causales, desde que la oponente no presta servicios real y efectivamente de la clase 38. Y finalmente, sobre el artículo 23, señala que esta disposición consagra el principio de especialidad marcaria en virtud del cual podrán solicitarse para productos o servicios específicos o determinados. Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule éste y que en el de reemplazo se acepte el registro pretendido. 


Segundo: Que en el arbitrio del oponente, se acusa la vulneración de los artículos 20 letra k) y 16 de la Ley de Propiedad Industrial, la primera norma, porque la solicitud de registro fue realizada de mala fe, ya que las partes han estado relacionadas comercialmente y, por ende, la solicitante tenía conocimiento que la marca se asocia a la gestión realizada por la oponente. Sobre la segunda norma, indica que se desatendieron las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule éste y que en el de reemplazo se rechace el registro cuestionado en base a todas las causales esgrimidas en la oposición. 


Tercero: Que el fallo de segunda instancia confirmó el rechazo del registro por las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso segundo del artículo 20 de la Ley N° 19.039, “al estimar que los antecedentes aportados por el oponente, logran dar cuenta del uso previo, real y efectivo de la expresión UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, para servicios de la misma naturaleza de los pedidos, por lo que, atendida la semejanza gráfica y fonética entre los signos y la relación de cobertura existente, el otorgamiento de la solicitud podrá inducir a los usuarios en confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de los servicios.” 


Cuarto: Que en relación al recurso de la solicitante, cabe primero examinar si la sentencia impugnada ha errado en la apreciación de la prueba rendida en esta causa, única forma en que podrían alterarse las conclusiones a las que arriba, recién transcritas. Al respecto, el recurrente no ha explicitado cuál sería, de los abundantes antecedentes enunciados en el acápite 5 de la parte expositiva del fallo de primer grado, la prueba que en particular fue mal sopesada por los sentenciadores y, además, qué precisa máxima de la experiencia habría sido conculcada en esa operación, limitándose en su libelo a expresar, genérica y vagamente, que “aplicando las normas de la sana crítica, especialmente las máximas de la experiencia”, se habría llegado a una conclusión contraria, defectos de fundamentación que ni siquiera permiten entrar al análisis de la infracción argüida y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo. Quinto: Que, al desestimarse una equivocación en la aplicación de la norma que gobierna la valoración de la prueba, deben mantenerse firme entonces los hechos fijados en el fallo en cuanto sienta que se probó un “uso previo, real y efectivo de la expresión UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, para servicios de la misma naturaleza de los pedidos” y, toda vez que el fundamento esgrimido para sostener el erróneo empleo de las causales de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial radica justamente en la afirmación contraria, esto es, que la marca de la oponente no se usa para distinguir esos servicios, este reclamo carece de apoyo en los hechos fijados e inamovibles para esta Corte, motivo por el cual esta sección tampoco podrá prosperar. 


Sexto: Que, ya habiéndose dilucidado que no se cometió un error de derecho al fijar los hechos que se tuvieron por probados, ni tampoco en la subsunción de los mismos en las causales de irregistrabilidad acogidas por el fallo en estudio, las demás infracciones no tienen influencia en lo dispositivo de la sentencia, toda vez que consumándose las antedichas prohibiciones, no resulta posible acceder a lo pedido por la solicitante en su recurso. Por todo lo dicho, el arbitrio de la peticionaria será desestimado. 


Séptimo: Que en lo referido al recurso de la oponente, al negar la sentencia impugnada el registro buscado por las causales de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, la equivocación denunciada, esto es, la falta de aplicación de la causal de irregistrabilidad de la letra k) de la misma disposición, incluso de ser efectiva, no importa una modificación de lo decidido, manteniéndose la denegación del registro exactamente en los mismos términos y, por consiguiente, carece de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, defecto que impide hacer lugar al arbitrio. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 20 de la Ley N° 19.039, se rechazan los arbitrios interpuestos en representación de la solicitante Clínica Universitaria de Concepción S.A., y de la oponente, Universidad de Concepción, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de cuatro de septiembre de 2019, que se lee a fs. 93. Regístrese y devuélvase. 

 Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. Vistos: En estos autos Rol N° 28.928-19, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representación del oponente, Universidad de Concepción, se deduce recurso de casación en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que, revocando el fallo del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la oposición y aceptó el registro de la marca CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN, mixta, para la clase 16 (ICPA. Bolsas de papel o materias plásticas para empaquetar; Cajas de cartón o papel; Etiquetas adhesivas; Etiquetas de papel; Folletos; Papelería de oficina; Papeles de imprenta; Publicaciones impresas; Publicaciones periódicas; Revistas), solicitada por Clínica Universitaria de Concepción S.A. Declarado admisible el arbitrio, se ordenó traer los autos en relación. Y considerando: Primero: Que en el arbitrio del oponente, se acusa la vulneración de los artículos 20 letra k) y 16 de la Ley de Propiedad Industrial, la primera norma, porque la solicitud de registro fue realizada de mala fe, ya que las partes han estado relacionadas comercialmente y, por ende, la solicitante tenía conocimiento que la marca se asocia a la gestión realizada por la oponente. Sobre la segunda norma, indica que se “desatendieron las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia”. Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule éste y que en el de reemplazo se rechace el registro pedido. Segundo: Que el fallo de segunda instancia rechazó tener por probada la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por las siguientes consideraciones: “Que, el límite entre la planificación, el azar o la sola actividad mercantil de los actores comerciales, no puede ser definido por la mera similitud o identidad de los signos, en especial, cuando no hay registros previos o uso entre las partes, de manera que, aplicar la sanción de entender que se están vulnerando principios de la competencia leal o ética mercantil, requiere algún otro antecedente que no se ha producido en autos, razón por la cual no se encuentra justificada la aplicación de la letra k) del artículo 20 de la ley del ramo al caso sub lite.” Tercero: Que para dirimir el conflicto sometido a la decisión de estos jueces, se requiere sentar una premisa previa en relación a la causal de la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que comprende las señales “contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil”. Esta causal de irregistrabilidad no demanda que el oponente tenga registrada su marca o la use en la clase en la que el solicitante pretende su registro, ni siquiera que se trate de productos, servicios o establecimientos pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión, o que guarden algún tipo de conexión, o que correspondan a clases relacionadas, como sí se demanda para las causales de irregistrabilidad de las letras f), g) inciso 3°, y h), inciso 1°, respectivamente. De esta manera, no es exigible para consumar el motivo de irregistrabilidad en estudio, que la oponente utilice su marca -Universidad de Concepción- en la clase para la que se presenta la solicitud de registro que contraría. Cuarto: Que, por otra parte, esta Corte, en la causa Rol Nº 4270-18, de 24 de diciembre de 2018, resolvió que se atenta contra la ética mercantil, porque “del mérito de los antecedentes resulta evidente que en la especie no se está ante la simple coincidencia de una marca, sino ante una imitación, por parte del demandado, de una seña ajena, conclusión a la que se arriba al comparar sus denominaciones, cuasi idénticas, a lo que debe sumarse que el demandante logró demostrar el uso de la marca con anterioridad a la impugnada, con fama y notoriedad”. Asimismo, en la causa Rol N° 22.140-19, de 11 de junio de 2020, este mismo Tribunal ha declarado que un registro pedido es contrario a los principios de ética mercantil, “al buscar el solicitante, a sabiendas, valerse para su provecho exclusivo o personal del conocimiento alcanzado en el público consumidor por aquel conjunto de empresas [GRUPO SAID], a las que serán asociados los servicios cubiertos por la clase para la cual ahora pide la inscripción”. 


Quinto: Que, en otro orden de ideas, las marcas pueden corresponder a creaciones totalmente novedosas, sin ningún significado conocido o atribuible, fruto de la imaginación de sus creadores o, por el contrario, con la marca puede buscar destacarse una característica, atributo o particularidad que su creador le atribuye al producto, servicio o establecimiento para el que se utilizará la marca. 


Sexto: Que, en esa línea de razonamientos, en el caso sub lite, el peticionario persigue la inscripción del lema CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN. Con esa expresión, claramente denota que ofrece al público servicios médicos o de atención de salud y que en su prestación tiene alguna relación una entidad universitaria de la ciudad de Concepción. En efecto, en el centro del cuño en análisis se intercala la palabra “universitaria” y, como adjetivo, importa que los servicios médicos o de salud implícitos en el sustantivo “clínica” que califica o determina ese adjetivo, pertenecen o son relativos a la universidad, es decir, son prestados o de algún modo similar se relacionan con una universidad, en este caso, de la ciudad de Concepción. Al respecto, es un hecho indiscutido, que la oponente, Universidad de Concepción, es una institución conocida a nivel nacional por la formación de profesionales de la salud, esto es, por desarrollar actividad universitaria en materias de salud en la ciudad de Concepción, notoriedad y prestigio y, principalmente, identidad con esa ciudad, que otras universidades locales, innegablemente están lejos de alcanzar. En cambio, y aquí reside el quid del razonamiento de esta Corte, en parte alguna de este expediente se vislumbra el mínimo vínculo o conexión de la solicitante con la actividad universitaria de la ciudad de Concepción, más allá de que serían accionistas minoritarios de la misma la propia oponente como la asociación de personal docente y administrativo de esta última, pero sin que ello implique el desarrollo de actividad universitaria en o por la solicitante. Séptimo: Que, de ese modo, y engarzado con lo reflexionado en el basamento quinto, dado que la marca pedida no es ficticia ni fruto de la imaginación, sino que utiliza términos que buscan orientar al consumidor sobre el tipo de servicios prestados -”clínica”- así como las características de quienes lo hacen -”universitaria”- y el origen o a quien se dirigen los mismos -”de Concepción”-, aparece flagrante que con ello busca sino aprovecharse del renombre y crédito bien ganado a lo largo de los años por la oponente, pues de otro modo no se explica la configuración de la marca pretendida, sobre todo si se considera que hasta el año 2008 el nombre de la solicitante correspondía a CLÍNICA CONCEPCIÓN S.A., sin explicarse ni entenderse el porqué en ese año opta por incluir en éste el vocablo “universitaria”, si ningún nexo con ese rubro ostenta como ya se dijo, pero, sin que haya pasado desapercibido para estos jueces que dicho cambio social ahora le resulta de conveniente utilidad precisamente para sostener el derecho a usar como marca su nombre social, como se sostuvo ante estos estrados. 


Octavo: Que, atendido lo expresado y lo que se decidirá, no se emitirá pronunciamiento sobre la infracción alegada al artículo 16 de la Ley N° 19.039, por no tener incidencia en lo resolutivo. Noveno: Que, así las cosas, por lo que se viene razonando, a juicio de estos sentenciadores, se configura la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y, al haber resuelto en sentido contrario la sentencia impugnada, ha incurrido en una errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo al permitir el registro de una marca respecto de la cual aquello está proscrito por la ley de la especialidad, yerro que deberá ser enmendado anulando el fallo en estudio y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 20 letra k) de la Ley N° 19.039, se acoge el arbitrio interpuesto en representación del oponente Universidad de Concepción, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de cuatro de septiembre de 2019, que se lee a fs. 124, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista. Regístrese.   Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo: Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada y del fallo de casación se mantienen sus motivos 3° a 7°. Y, teniendo, además, presente lo dispuesto por los artículos 19 y 20 letra k) de la Ley Nº 19.039, se confirma la sentencia apelada de tres de junio de dos mil diecinueve, escrita a fojas 80. Regístrese y devuélvanse. Redacción a cargo del Ministro Sr. Künsemüller. Rol N° 28.928-19 

Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. Vistos: En estos autos Rol N° 28.929-19, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representación del oponente, Universidad de Concepción, se deduce recurso de casación en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que, revocando el fallo del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la oposición y aceptó el registro de la marca CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN, mixta, para la clase 39 (Almacenamiento de mercancías; Alquiler de sillas de ruedas; Alquiler de vehículos; Servicios de aparcamiento; Transporte; Transporte en ambulancia), solicitada por Clínica Universitaria de Concepción S.A. Declarado admisible el arbitrio, se ordenó traer los autos en relación. Y considerando: 


Primero: Que en el arbitrio del oponente, se acusa la vulneración de los artículos 20 letra k) y 16 de la Ley de Propiedad Industrial, la primera norma, porque la solicitud de registro fue realizada de mala fe, ya que las partes han estado relacionadas comercialmente y, por ende, la solicitante tenía conocimiento que la marca se asocia a la gestión realizada por la oponente. Sobre la segunda norma, indica que se “desatendieron las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia”. Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule éste y que en el de reemplazo se rechace el registro pedido. 


Segundo: Que el fallo de segunda instancia rechazó tener por probada la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por las siguientes consideraciones: “Que, el límite entre la planificación, el azar o la sola actividad mercantil de los actores comerciales, no puede ser definido por la mera similitud o identidad de los signos, en especial, cuando no hay registros previos o uso entre las partes, de manera que, aplicar la sanción de entender que se están vulnerando principios de la competencia leal o ética mercantil, requiere algún otro antecedente que no se ha producido en autos, razón por la cual no se encuentra justificada la aplicación de la letra k) del artículo 20 de la ley del ramo al caso sub lite.” 


Tercero: Que para dirimir el conflicto sometido a la decisión de estos jueces, se requiere sentar una premisa previa en relación a la causal de la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que comprende las señales “contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil”. Esta causal de irregistrabilidad no demanda que el oponente tenga registrada su marca o la use en la clase en la que el solicitante pretende su registro, ni siquiera que se trate de productos, servicios o establecimientos pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión, o que guarden algún tipo de conexión, o que correspondan a clases relacionadas, como sí se demanda para las causales de irregistrabilidad de las letras f), g) inciso 3°, y h), inciso 1°, respectivamente. De esta manera, no es exigible para consumar el motivo de irregistrabilidad en estudio, que la oponente utilice su marca -Universidad de Concepción- en la clase para la que se presenta la solicitud de registro que contraría. Cuarto: Que, por otra parte, esta Corte, en la causa Rol Nº 4270-18, de 24 de diciembre de 2018, resolvió que se atenta contra la ética mercantil, porque “del mérito de los antecedentes resulta evidente que en la especie no se está ante la simple coincidencia de una marca, sino ante una imitación, por parte del demandado, de una seña ajena, conclusión a la que se arriba al comparar sus denominaciones, cuasi idénticas, a lo que debe sumarse que el demandante logró demostrar el uso de la marca con anterioridad a la impugnada, con fama y notoriedad”. Asimismo, en la causa Rol N° 22.140-19, de 11 de junio de 2020, este mismo Tribunal ha declarado que un registro pedido es contrario a los principios de ética mercantil, “al buscar el solicitante, a sabiendas, valerse para su provecho exclusivo o personal del conocimiento alcanzado en el público consumidor por aquel conjunto de empresas [GRUPO SAID], a las que serán asociados los servicios cubiertos por la clase para la cual ahora pide la inscripción”. 


Quinto: Que, en otro orden de ideas, las marcas pueden corresponder a creaciones totalmente novedosas, sin ningún significado conocido o atribuible, fruto de la imaginación de sus creadores o, por el contrario, con la marca puede buscar destacarse una característica, atributo o particularidad que su creador le atribuye al producto, servicio o establecimiento para el que se utilizará la marca. 


Sexto: Que, en esa línea de razonamientos, en el caso sub lite, el peticionario persigue la inscripción del lema CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN. Con esa expresión, claramente denota que ofrece al público servicios médicos o de atención de salud y que en su prestación tiene alguna relación una entidad universitaria de la ciudad de Concepción. En efecto, en el centro del cuño en análisis se intercala la palabra “universitaria” y, como adjetivo, importa que los servicios médicos o de salud implícitos en el sustantivo “clínica” que califica o determina ese adjetivo, pertenecen o son relativos a la universidad, es decir, son prestados o de algún modo similar se relacionan con una universidad, en este caso, de la ciudad de Concepción. Al respecto, es un hecho indiscutido, que la oponente, Universidad de Concepción, es una institución conocida a nivel nacional por la formación de profesionales de la salud, esto es, por desarrollar actividad universitaria en materias de salud en la ciudad de Concepción, notoriedad y prestigio y, principalmente, identidad con esa ciudad, que otras universidades locales, innegablemente están lejos de alcanzar. En cambio, y aquí reside el quid del razonamiento de esta Corte, en parte alguna de este expediente se vislumbra el mínimo vínculo o conexión de la solicitante con la actividad universitaria de la ciudad de Concepción, más allá de que serían accionistas minoritarios de la misma la propia oponente como la asociación de personal docente y administrativo de esta última, pero sin que ello implique el desarrollo de actividad universitaria en o por la solicitante. 


Séptimo: Que, de ese modo, y engarzado con lo reflexionado en el basamento quinto, dado que la marca pedida no es ficticia ni fruto de la imaginación, sino que utiliza términos que buscan orientar al consumidor sobre el tipo de servicios prestados -”clínica”- así como las características de quienes lo hacen -”universitaria”- y el origen o a quien se dirigen los mismos -”de FQRNQRRBXD Concepción”-, aparece flagrante que con ello busca sino aprovecharse del renombre y crédito bien ganado a lo largo de los años por la oponente, pues de otro modo no se explica la configuración de la marca pretendida, sobre todo si se considera que hasta el año 2008 el nombre de la solicitante correspondía a CLÍNICA CONCEPCIÓN S.A., sin explicarse ni entenderse el porqué en ese año opta por incluir en éste el vocablo “universitaria”, si ningún nexo con ese rubro ostenta como ya se dijo, pero, sin que haya pasado desapercibido para estos jueces que dicho cambio social ahora le resulta de conveniente utilidad precisamente para sostener el derecho a usar como marca su nombre social, como se sostuvo ante estos estrados. 


Octavo: Que, atendido lo expresado y lo que se decidirá, no se emitirá pronunciamiento sobre la infracción alegada al artículo 16 de la Ley N° 19.039, por no tener incidencia en lo resolutivo. 


Noveno: Que, así las cosas, por lo que se viene razonando, a juicio de estos sentenciadores, se configura la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y, al haber resuelto en sentido contrario la sentencia impugnada, ha incurrido en una errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo al permitir el registro de una marca respecto de la cual aquello está proscrito por la ley de la especialidad, yerro que deberá ser enmendado anulando el fallo en estudio y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 20 letra k) de la Ley N° 19.039, se acoge el arbitrio interpuesto en representación del oponente Universidad de Concepción, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de cuatro de septiembre de 2019, que se lee a fs. 117, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista. Regístrese.  Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Carlos Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S. Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. En Santiago, a cuatro de agosto de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo: Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada y del fallo de casación se mantienen sus motivos 3° a 7°. Y, teniendo, además, presente lo dispuesto por los artículos 19 y 20 letra k) de la Ley Nº 19.039, se confirma la sentencia apelada de tres de junio de dos mil diecinueve, escrita a fojas 73. En Santiago, a cuatro de agosto de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente. Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. Vistos: En estos autos Rol N° 28.934-19, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representación de la solicitante Clínica Universitaria de Concepción S.A., y de la oponente, Universidad de Concepción, se deducen sendos recursos de casación en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que confirma el fallo del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial en cuanto acogió la oposición fundada en las causales de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y lo revoca en lo referido a la causal de la letra k) de ese precepto con lo que, en definitiva, se rechaza el registro solicitado de la marca CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN, mixta, para la clase 44 (ICPA. Asistencia médica; Clínicas médicas; Consultoría en materia de salud; Servicios de asistencia médica;Servicios de salud; Servicios hospitalarios; Servicios médicos). Declarados admisibles los arbitrios, se ordenó traer los autos en relación. Y considerando: 


Primero: Que en el recurso deducido por la solicitante de estos autos, se acusa la infracción de los artículos 16, 19 y 19 bis, 20 f) y h) y 23 de la Ley de Propiedad Industrial. En lo concerniente al citado artículo 16, expresa que es un hecho público y notorio que la Universidad de Concepción es una institución cuyo giro es la educación superior y no la salud, por lo que, “aplicando las normas de la sana crítica, especialmente las máximas de la experiencia” es posible concluir que no existe un uso real y efectivo de la marca para distinguir servicios de salud, clínicos y hospitalarios. En cuanto a los artículos 19 y 19 bis, indica que el fallo efectuó una comparación sólo respecto del elemento gramatical sin considerar el conjunto marcario. Respecto al artículo 20 letras f) y h), explica que no se dan los presupuestos fácticos para acoger estas causales, desde que la oponente no presta servicios real y efectivamente de la clase 44, no habiendo un peligro de confusión. Y finalmente, sobre el artículo 23, señala que esta disposición consagra el principio de especialidad marcaria y en este caso no se probó un uso real y efectivo en los servicios de esta clase. Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule éste y que en el de reemplazo se acepte el registro pretendido. 


Segundo: Que en el arbitrio del oponente, se acusa la vulneración de los artículos 20 letra k) y 16 de la Ley de Propiedad Industrial, la primera norma, porque la solicitud de registro fue realizada de mala fe, ya que las partes han estado relacionadas comercialmente y, por ende, la solicitante tenía conocimiento que la marca se asocia a la gestión realizada por la oponente. Sobre la segunda norma, indica que se desatendieron las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule éste y que en el de reemplazo se rechace el registro cuestionado en base a todas las causales esgrimidas en la oposición. 


Tercero: Que el fallo de segunda instancia confirmó el rechazo del registro por las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso segundo del artículo 20 de la Ley N° 19.039, “al estimar que los antecedentes aportados por el oponente, logran dar cuenta del uso previo, real y efectivo de la expresión UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, para servicios de la misma naturaleza de los pedidos, por lo que, atendida la semejanza gráfica y fonética entre los signos y la relación de cobertura existente, el otorgamiento de la solicitud podrá inducir a los usuarios en confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de los servicios.” 


Cuarto: Que en relación al recurso de la solicitante, cabe primero examinar si la sentencia impugnada ha errado en la apreciación de la prueba rendida en esta causa, única forma en que podrían alterarse las conclusiones a las que arriba, recién transcritas. Al respecto, el recurrente no ha explicitado cuál sería, de los abundantes antecedentes enunciados en el acápite VI de la parte expositiva del fallo de primer grado, la prueba que en particular fue mal sopesada por los sentenciadores y, además, qué precisa máxima de la experiencia habría sido conculcada en esa operación, limitándose en su libelo a expresar, genérica y vagamente, que “aplicando las normas de la sana crítica, especialmente las máximas de la experiencia”, se habría llegado a una conclusión contraria, defectos de fundamentación que ni siquiera permiten entrar al análisis de la infracción argüida y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo. 


Quinto: Que, al desestimarse una equivocación en la aplicación de la norma que gobierna la valoración de la prueba, deben mantenerse firme entonces los hechos fijados en el fallo en cuanto sienta que se probó un “uso previo, real y efectivo de la expresión UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, para servicios de la misma naturaleza de los pedidos” y, toda vez que el fundamento esgrimido para sostener el erróneo empleo de las causales de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial radica justamente en la afirmación contraria, esto es, que la marca de la oponente no se usa para distinguir esos servicios, este reclamo carece de apoyo en los hechos fijados e inamovibles para esta Corte, motivo por el cual esta sección tampoco podrá prosperar. 


Sexto: Que, ya habiéndose dilucidado que no se cometió un error de derecho al fijar los hechos que se tuvieron por probados, ni tampoco en la subsunción de los mismos en las causales de irregistrabilidad acogidas por el fallo en estudio, las demás infracciones no tienen influencia en lo dispositivo de la sentencia, toda vez que consumándose las antedichas prohibiciones, no resulta posible acceder a lo pedido por la solicitante en su recurso. Por todo lo dicho, el arbitrio de la peticionaria será desestimado. 


Séptimo: Que en lo referido al recurso de la oponente, al negar la sentencia impugnada el registro buscado por las causales de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, la equivocación denunciada, esto es, la falta de aplicación de la causal de irregistrabilidad de la letra k) de la misma disposición, incluso de ser efectiva, no importa una modificación de lo decidido, manteniéndose la denegación del registro exactamente en los mismos términos y, por consiguiente, carece de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, defecto que impide hacer lugar al arbitrio. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos XBBNQRBGXD 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 20 de la Ley N° 19.039, se rechazan los arbitrios interpuestos en representación de la solicitante Clínica Universitaria de Concepción S.A., y de la oponente, Universidad de Concepción, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de cuatro de septiembre de 2019, que se lee a fs. 134. Regístrese y devuélvase. Redacción a cargo del Ministro Sr. Künsemüller Rol N° 28.934-19. Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Carlos Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S. Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. En Santiago, a cuatro de agosto de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.  Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. Vistos: En estos autos Rol N° 28.937-19, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representación del oponente, Universidad de Concepción, se deduce recurso de casación en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que, revocando el fallo del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la oposición y aceptó el registro de la marca CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN, mixta, para la clase 43 (ICPA. Cafés-restaurantes; Facilitación de alimentos y bebidas; Heladerías; Salones de té; Servicios de bebidas y comidas preparadas), solicitada por Clínica Universitaria de Concepción S.A. Declarado admisible el arbitrio, se ordenó traer los autos en relación. Y considerando: 


Primero: Que en el arbitrio del oponente, se acusa la vulneración de los artículos 20 letra k) y 16 de la Ley de Propiedad Industrial, la primera norma, porque la solicitud de registro fue realizada de mala fe, ya que las partes han estado relacionadas comercialmente y, por ende, la solicitante tenía conocimiento que la marca se asocia a la gestión realizada por la oponente. Sobre la segunda norma, indica que se “desatendieron las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia”. Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule éste y que en el de reemplazo se rechace el registro pedido. 


Segundo: Que el fallo de segunda instancia rechazó tener por probada la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por las siguientes consideraciones: “Que, el límite entre la planificación, el azar o la sola actividad mercantil de los actores comerciales, no puede ser definido por la mera similitud o identidad de los signos, en especial, cuando no hay registros previos o uso entre las partes, de manera que, aplicar la sanción de entender que se están vulnerando principios de la competencia leal o ética mercantil, requiere algún otro antecedente que no se ha producido en autos, razón por la cual no se encuentra justificada la aplicación de la letra k) del artículo 20 de la ley del ramo al caso sub lite.” 


Tercero: Que para dirimir el conflicto sometido a la decisión de estos jueces, se requiere sentar una premisa previa en relación a la causal de la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que comprende las señales “contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil”. Esta causal de irregistrabilidad no demanda que el oponente tenga registrada su marca o la use en la clase en la que el solicitante pretende su registro, ni siquiera que se trate de productos, servicios o establecimientos pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión, o que guarden algún tipo de conexión, o que correspondan a clases relacionadas, como sí se demanda para las causales de irregistrabilidad de las letras f), g) inciso 3°, y h), inciso 1°, respectivamente. De esta manera, no es exigible para consumar el motivo de irregistrabilidad en estudio, que la oponente utilice su marca -Universidad de Concepción- en la clase para la que se presenta la solicitud de registro que contraría. 


Cuarto: Que, por otra parte, esta Corte, en la causa Rol Nº 4270-18, de 24 de diciembre de 2018, resolvió que se atenta contra la ética mercantil, porque “del mérito de los antecedentes resulta evidente que en la especie no se está ante la simple coincidencia de una marca, sino ante una imitación, por parte del demandado, de una seña ajena, conclusión a la que se arriba al comparar sus denominaciones, cuasi idénticas, a lo que debe sumarse que el demandante logró demostrar el uso de la marca con anterioridad a la impugnada, con fama y notoriedad”. Asimismo, en la causa Rol N° 22.140-19, de 11 de junio de 2020, este mismo Tribunal ha declarado que un registro pedido es contrario a los principios de ética mercantil, “al buscar el solicitante, a sabiendas, valerse para su provecho exclusivo o personal del conocimiento alcanzado en el público consumidor por aquel conjunto de empresas [GRUPO SAID], a las que serán asociados los servicios cubiertos por la clase para la cual ahora pide la inscripción”. 


Quinto: Que, en otro orden de ideas, las marcas pueden corresponder a creaciones totalmente novedosas, sin ningún significado conocido o atribuible, fruto de la imaginación de sus creadores o, por el contrario, con la marca puede buscar destacarse una característica, atributo o particularidad que su creador le atribuye al producto, servicio o establecimiento para el que se utilizará la marca. 


Sexto: Que, en esa línea de razonamientos, en el caso sub lite, el peticionario persigue la inscripción del lema CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN. Con esa expresión, claramente denota que ofrece al público servicios médicos o de atención de salud y que en su prestación tiene alguna relación una entidad universitaria de la ciudad de Concepción. En efecto, en el centro del cuño en análisis se intercala la palabra “universitaria” y, como adjetivo, importa que los servicios médicos o de salud implícitos en el sustantivo “clínica” que califica o determina ese adjetivo, pertenecen o son relativos a la universidad, es decir, son prestados o de algún modo similar se relacionan con una universidad, en este caso, de la ciudad de Concepción. Al respecto, es un hecho indiscutido, que la oponente, Universidad de Concepción, es una institución conocida a nivel nacional por la formación de profesionales de la salud, esto es, por desarrollar actividad universitaria en materias de salud en la ciudad de Concepción, notoriedad y prestigio y, principalmente, identidad con esa ciudad, que otras universidades locales, innegablemente están lejos de alcanzar. En cambio, y aquí reside el quid del razonamiento de esta Corte, en parte alguna de este expediente se vislumbra el mínimo vínculo o conexión de la solicitante con la actividad universitaria de la ciudad de Concepción, más allá de que serían accionistas minoritarios de la misma la propia oponente como la asociación de personal docente y administrativo de esta última, pero sin que ello implique el desarrollo de actividad universitaria en o por la solicitante. Séptimo: Que, de ese modo, y engarzado con lo reflexionado en el basamento quinto, dado que la marca pedida no es ficticia ni fruto de la imaginación, sino que utiliza términos que buscan orientar al consumidor sobre el tipo de servicios prestados -”clínica”- así como las características de quienes lo hacen -”universitaria”- y el origen o a quien se dirigen los mismos -”de Concepción”-, aparece flagrante que con ello busca sino aprovecharse del renombre y crédito bien ganado a lo largo de los años por la oponente, pues de otro modo no se explica la configuración de la marca pretendida, sobre todo si se considera que hasta el año 2008 el nombre de la solicitante correspondía a CLÍNICA CONCEPCIÓN S.A., sin explicarse ni entenderse el porqué en ese año opta por incluir en éste el vocablo “universitaria”, si ningún nexo con ese rubro ostenta como ya se dijo, pero, sin que haya pasado desapercibido para estos jueces que dicho cambio social ahora le resulta de conveniente utilidad precisamente para sostener el derecho a usar como marca su nombre social, como se sostuvo ante estos estrados. 


Octavo: Que, atendido lo expresado y lo que se decidirá, no se emitirá pronunciamiento sobre la infracción alegada al artículo 16 de la Ley N° 19.039, por no tener incidencia en lo resolutivo. 


Noveno: Que, así las cosas, por lo que se viene razonando, a juicio de estos sentenciadores, se configura la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y, al haber resuelto en sentido contrario la sentencia impugnada, ha incurrido en una errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo al permitir el registro de una marca respecto de la cual aquello está proscrito por la ley de la especialidad, yerro que deberá ser enmendado anulando el fallo en estudio y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 20 letra k) de la Ley N° 19.039, se acoge el arbitrio interpuesto en representación del oponente Universidad de Concepción, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de cuatro de septiembre de 2019, que se lee a fs. 114, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista. Regístrese. 

En Santiago, a cuatro de agosto de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.


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