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domingo, 29 de noviembre de 2020

Se acoge oposicióny anula registro de marca por similitud gráfica y fonética

Santiago, veinte de noviembre de dos mil veinte. VISTOS: En este procedimiento especial N° 22237-19, regido por la Ley N° 19.039, en lo pertinente al recurso, la oponente Fil Limited, basada en su marca denominativa previamente registrada FIDELITY, bajo el N° 895674, que distingue servicios de clase 36, recurre de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial, de 20 de junio de 2019, que revocó parcialmente la decisión de primer grado, de 20 de febrero de 2019, y en su lugar concedió el registro solicitado para la marca mixta “FIDELIDADE”, para distinguir servicios de “publicidad, consultoría y asistencia en gestión de negocios, administración de negocios, gestión y administración de proyectos comerciales, suministro de información que incluye información en línea sobre publicidad, administración comercial y administración de empresas, funciones de oficina, todos los servicios mencionados en relación con seguros, asuntos financieros, asuntos monetarios y asuntos inmobiliarios” en clase 35, y “servicios de suscripción de seguros, servicios financieros, operaciones monetarios, servicios de agencias inmobiliarias” para clase 36. Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación el 19 de agosto de 2019. CONSIDERANDO: 


PRIMERO: Que el recurrente denuncia como conculcados los artículos 16, y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, por errónea interpretación y aplicación, desde que en su concepto se advierte claramente que la pretensión de la empresa vulnera las citadas normas, pues el signo cuyo registro se ha solicitado, carece de la novedad, originalidad y distintividad requerida por dicho cuerpo normativo. Pide que se invalide el fallo objetado, dictándose otro de reemplazo que acoja la oposición respecto de las citadas clases, y rechace el registro de la marca solicitada en autos. En primer término, sostiene que la sentencia recurrida comete infracción al artículo 16 de la Ley sobre Propiedad Industrial, por cuanto no obstante haberse acompañado antecedentes que permitían acreditar la similitud entre las marcas en conflicto, la seña pedida FIDELIDADE fue igualmente concedida a registro, al considerar que cada rótulo posee una identidad propia y que sus elementos figurativos contribuyen a una debida diferenciación, obviando el idéntico significado de los signos, sus semejanzas gráficas y fonéticas, así como sus campos operativos. En virtud de lo anterior, -continua el impugnante- los jueces del fondo no hicieron un exhaustivo análisis en relación a los antecedentes que acreditan que la marca solicitada FIDELIDADE, no es lo suficientemente distintiva para erigirse como marca comercial. A continuación, reprocha la errónea interpretación del artículo 20 letra h) del mismo cuerpo legal, por cuanto el fallo recurrido analiza el conflicto en forma muy simplificada, comparando únicamente los elementos gráficos y fonéticos, omitiendo la identidad de coberturas y el hecho que la solicitante corresponde a una sociedad de seguros que compite directamente con la recurrente, lo que generará que los consumidores caigan en todo tipo de confusiones. En virtud de lo anterior, la coexistencia entre ambas marcas infringe también lo dispuesto en la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, al prestarse para inducir a error o engaño a los consumidores respecto de, entre otras cosas, el origen empresarial de los servicios que con la marca pretendida se quieren distinguir. Concluye que de haberse aplicado correctamente las mencionadas normas, se habrían estimado aplicables las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 20 letras f) y h) de la Ley 19.039, invocadas en la demanda de oposición y se habría rechazado el registro de la marca mixta, “FIDELIDADE” para proteger los servicios solicitados en la clase 35 y 36. 


SEGUNDO: Que, para una adecuada solución del caso, cabe consignar que la sentencia de segundo grado, revocó en lo apelado, la de primera y rechazó la oposición de Fil Limited a la solicitud de registro para la marca FIDELIDADE, para servicios de la clase 36 y las observaciones de fondo basadas en las marcas previas FIDELITY MARKETING, que distingue servicios en clase 35 y la marca FIDELITY INTERNACIONAL, referida a servicios clase 36, otorgándose el registro solicitado para toda la cobertura pedida. En efecto, para desestimar la oposición referida al registro N° 1286881, los jueces del fondo, señalaron que al comparar el signo FIDELIDADE con las marcas previas FIDELITY, FIDELITY MARKETING Y FIDELITY INTERNACIONAL, registros N° 1212558, 895674 y 1190749, respectivamente, existen diferencias gráficas y fonéticas, considerando que cada rótulo posee una identidad propia y singular que es capaz de diferenciarlos adecuadamente en el evento de coexistir en el mercado. Asimismo, desestimaron que el hecho de existir una potencial asociación conceptual entre todos sea motivo para un riesgo de confusión, error o engaño. A continuación, agregaron que la semejanza conceptual, por si sola, no está contemplada como causal de irregistrabilidad y que la marca solicitada posee elementos figurativos que contribuyen a su debida diferenciación. 


TERCERO: Que una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por el recurrente, y determinados además los motivos de la sentencia que evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario establecer los márgenes sobre los cuales debe realizarse el análisis jurídico, con el objeto de determinar si la aplicación del derecho al caso en estudio ha sido correcta o incorrecta. En tal orden de cosas, cabe consignar que en el proceso de oposición de marcas debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el oponente al registro, oportunidad en que los criterios propios del derecho marcario imponen su evaluación teniendo en consideración, que en el presente caso, se alega titularidad sobre una marca que, conforme se sostiene, guarda similitudes gráficas y fonéticas con la de la solicitante, con ámbitos de protección coincidentes. Por ello, debe analizarse, entonces, el uso de los signos en conflicto, que debe ser entendido como los actos mediante los cuales un signo distintivo aparece en la realidad cumpliendo sus funciones propias, es decir, distinguir directamente y/o identificar la procedencia y/o calidad de productos, servicios o establecimientos; la relevancia de ese uso en el tráfico jurídico, que implica que el signo ha sido introducido en el mercado con conocimiento relativo por los consumidores y usuarios; y que la marca creada tenga entidad marcaria, o sea, que se sujete al cumplimiento de los requisitos substantivos de registrabilidad. Otro aspecto a considerar es la relación de coberturas, lo que implica el análisis de los ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto, siendo necesario contemplar en el estudio la clase para la que se requieren y, como se ha resuelto previamente por esta Corte, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por ambas señas. (SCS Rol N°39655-17 de 3 de abril de 2018) 


CUARTO: Que en lo pertinente a los capítulos de casación invocados por la oponente, es necesario señalar y que no ha sido controvertido, que lo pedido por FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., es el registro del signo para la marca mixta “FIDELIDADE”, para distinguir “publicidad, consultoría y asistencia en gestión de negocios, administración de negocios, gestión y administración de proyectos comerciales, suministro de información que incluye información en línea sobre publicidad, administración comercial y administración de empresas, funciones de oficina, todos los servicios mencionados en relación con seguros, asuntos financieros, asuntos monetarios y asuntos inmobiliarios”, de la clase 35 y “ servicios de suscripción de seguros, servicios financieros, operaciones monetarios, servicios de agencias inmobiliarias”, de la clase 36; siendo por tanto coberturas en parte idénticas y en parte no idénticas. 


QUINTO: Que, así las cosas, para una adecuada solución del asunto, ha de considerarse que tal como se dijo, la marca pedida corresponde a una de tipo mixto, que es aquella que combina figuras, símbolos o gráficos con vocablos o denominaciones, de modo tal que al analizar su carácter distintivo y su posible identidad o similitud con marcas registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero, deben considerarse especialmente tres criterios de determinación, a saber, la apreciación global, que consiste en que los signos deben ser considerados al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde al sentir primario que tiene el público consumidor de los signos en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y finalmente, el elemento relevante o principal de la etiqueta. 


SEXTO: Que, de acuerdo con lo anterior, no cabe duda que el fallo impugnado, al acoger el registro de la marca pedida, no aplicó en su estudio y apreciación de las probanzas los parámetros propios de estas materias, pues para ello no analizó la marca mixta solicitada en términos globales, esto es, no sólo la denominación sino también la primera impresión y el elemento relevante o principal de la etiqueta. En efecto, para determinar la distintividad de una marca, ésta debe ser analizada como un todo y en consecuencia, si bien la denominación que compone la marca mixta puede contener elementos distintivos, tal como consignó el fallo recurrido, ésta como conjunto puede ser irregistrable, pues no debe olvidarse que la protección marcaria se confiere a la integridad de lo pedido y no a los diversos componentes aisladamente considerados. De este modo, yerran los jueces del fondo al omitir considerar que el logo requerido siempre deberá ser usado en la forma pedida, esto es, supeditando la utilización de las palabras en comento al diseño y grafía que la acompaña, tal como lo prescribe en el artículo 19 bis D de la ley sectorial aplicada, ponderando además la identidad conceptual, que poseen ambas señas. En efecto, los signos en conflicto comparten seis letras y ambas al ser traducidas poseen igual significado, lo cual puede llevar a los consumidores a creer que los servicios pedidos proceden de empresas vinculadas al recurrente, sin que los elementos adicionales sean suficientes para diferenciarlas, teniendo en cuenta que ambas empresas tienen como giro el negocio de seguros. La contextualización precedente demuestra la similitud gráfica, así como su semejanza fonética parcial e identidad conceptual, en términos tales que resulta evidente la equivalencia de ambas, por lo que en este contexto fáctico, es necesario analizar el presupuesto de irregistrabilidad contenido en el artículo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, cuando prohíbe inscribir marcas “iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios, o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas”. 


SÉPTIMO: Que conforme a la norma precedentemente transcrita y a los hechos evidentes que se desprenden de lo señalado en el motivo que antecede, y sin entrar a debatir la ponderación de la prueba, queda claramente establecido que la marca mixta solicitada y la registrada contienen similitudes gráficas y fonéticas, así como identidad conceptual, por lo que la causal invocada por la oponente se verifica plenamente. De esta manera, es claro que el fallo impugnado incurrió en un error de derecho al omitir la aplicación del precepto del literal h) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial a la denominación pedida desde que se configuran sus presupuestos, yerro que influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia en examen, toda vez que significó desestimar una oposición que debía ser aceptada cabalmente. 


OCTAVO: Que, la conclusión precedente se ve reforzada al ser un hecho no debatido en autos la coincidencia de cobertura de los signos en conflicto, por lo que constatada la similitud entre uno y otro, no cabe duda que la aceptación a registro de la marca pedida produciría un evidente conflicto ya que existen suficientes semejanzas entre ambas que impiden su concurrencia pacífica en el mercado. 


NOVENO: Que, en mérito de lo razonado, al existir coincidencia en cuanto a la cobertura que pretende la marca pedida con la que representa la invocada por el oponente, resulta indudable que, amén de las semejanzas existentes entre ellas, el signo requerido se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de todos los servicios de la clase 35 y 36 para los cuales fue solicitada, lo que desde luego impide su concurrencia en el mercado, en mérito de lo cual el fallo impugnado ha infringido el artículo 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, pues ha procedido a conceder un registro marcario, sin considerar que los hechos acreditados revelan la concurrencia de causales de irregistrabilidad que impiden su otorgamiento. 


DÉCIMO: Que, a la luz de lo resuelto, el recurso será acogido. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de 9 de julio de 2019, contra la sentencia de segunda instancia de 20 de junio de 2019, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista. Acordada con el voto en contra de la Abogada Integrante Sra. Gajardo, quien fue de opinión de rechazar el recurso pues, en su concepto, atendiendo a las directrices que brindan las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial y que emanan de los artículos 19 y 20 de esa ley especial, la valoración que se realizó por los jueces de fondo no aparece como el fruto de un razonamiento extraño a los márgenes normativos del derecho marcario y, por ende, la conclusión alcanzada, en orden a la distintividad de la marca pedida respecto de aquella que la demanda distingue como fundante de la oposición constituye una interpretación acertada en relación a las causales de irregistrabilidad invocadas, descartándose cualquier potencial fuente de error o engaño del público consumidor, decisión que no se vislumbra como ajena a los parámetros de estudio propios de esta disciplina, como los utilizados en este caso. En cuanto a la infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039, los planteamientos del recurso a este respecto demuestran únicamente la disidencia del recurrente respecto a las calificaciones efectuadas por los sentenciadores en virtud de sus atribuciones privativas, cuestión que no es de índole jurídica, sino de hecho, sin que ello sea procedente en esta sede de casación, desde que a esta Corte sólo le atañe velar por la correcta aplicación del derecho, cuya vulneración no ha sido evidenciada con ocasión de la decisión del presente asunto. Cabe hacer presente que el impugnante no ha desarrollado de qué forma se han infringido las normas que regulan la ponderación de los hechos conforme a las reglas de la sana crítica, es decir, no ha denunciado de qué forma los sentenciadores del fondo han vulnerado sus elementos integrantes, como son las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados, única vía que autorizaría a estos sentenciadores para alterar los hechos asentados en la sentencia impugnada. Regístrese. Redacción a cargo del Ministro Sr. Künsemüller y del voto en contra, su autora. Rol N°22.237-2019. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., y las Abogadas Integrantes Sras. Leonor Etcheberry C., y María Cristina Gajardo H. No firman las Abogadas Integrantes Sras. Etcheberry Gajardo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambas ausentes.  En Santiago, a veinte de noviembre de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente. 


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo: VISTOS: Se reproduce la sentencia de primera instancia y de la sentencia de casación que antecede lo razonado en los motivos quinto a noveno. Y TENIENDO ADEMÁS, PRESENTE: Que la marca mixta ““FIDELIDADE”, además de exhibir semejanzas gráficas y fonéticas con las marcas FIDELITY, FIDELITY MARKETING, que distinguen servicios en clase 35 y 36, registradas por el oponente, presenta una clara relación de cobertura con aquélla que se alza en su contra, lo que desde luego generará confusión en la apreciación de los signos en conflicto y la posibilidad de error o engaño en los consumidores sobre la cualidad de los servicios y la procedencia empresarial de los mismos, circunstancias que impiden su protección marcaria. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 16, 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, se declara que se confirma la sentencia apelada de 20 de junio de 2019, dictada por el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Acordada con el voto en contra de las Abogadas Integrantes Sras. Etcheberry y Gajardo quienes fueron del parecer de revocar la sentencia en alzada, y aceptar el registro de la marca mixta “FIDELIDADE”, solicitado para las clases 35 y 36, sobre la base de lo expresado en la sentencia anulada, parecer que comparten, y porque la alteración de la seña pedida genera un signo con identidad propia, fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor, de manera que no concurren las causales de prohibición invocadas en la demanda. Regístrese y devuélvanse. Redacción a cargo del Ministro Sr. Künsemüller y del voto en contra, sus autoras. Rol N°22.237-2019. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., y las Abogadas Integrantes Sras. Leonor Etcheberry C., y María Cristina Gajardo H. No firman las Abogadas Integrantes Sras. Etcheberry Gajardo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambas ausentes. Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Carlos Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R. Santiago, veinte de noviembre de dos mil veinte. En Santiago, a veinte de noviembre de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente. 


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