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martes, 9 de octubre de 2018

Derecho de propiedad intelectual y uso ilegal de frase con registro de marca .Se acoge demanda en todas su partes.

Santiago, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. 

VISTOS: 

A fojas 33 ha comparecido doña Carmen del Pilar García Palma, en representación de Asesorías Profesionales Limitada, ambas domiciliadas en Eliodoro Yáñez N° 1984, oficina 302, Santiago y deduce demanda en juicio sumario en contra del Ministerio de Salud, representado por el Consejo de Defensa del Estado, representado a su vez por su Presidente, el abogado don Juan Ignacio Piña Rochefort, domiciliados todos en Agustinas N° 1687, Santiago, por uso ilegal de marca registrada. Pide que se acoja la demanda y se ordene a) la cesación del uso ilegal de la denominación “101 Palabras” por parte de la demandada; b) declarar que la demandada es responsable civilmente de los perjuicios causados a su parte; c) ordenar la publicación de la sentencia en un diario a elección de su parte; d) adoptar las medidas que tengan por fin evitar que prosiga la infracción y e) condenar en costas a la demandada. A fojas 47, la Abogado Procurador Fiscal doña Irma Soto Rodríguez, contesta la demanda y solicita su rechazo con costas. A fojas 47 se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos. A fojas 77 se citó a las partes a oír sentencia definitiva. CONSIDERANDO: 


PRIMERO: Que la demandante ha fundado su libelo de fojas 33 en los siguientes antecedentes: 1.- Su parte es una agencia cultural que junto a la Fundación Plagio se dedican a la producción, organización y promoción de concursos literarios y artísticos. Estas sociedades son a su vez las  creadoras de la idea original de un formato de proyecto cultural denominado “Santiago en 100 Palabras”, concurso de cuentos breves que llama a la ciudadanía en general a participar con relatos de un máximo de cien palabras y con temáticas relacionadas a su vida cotidiana, que en los últimos años se ha ido expandiendo exitosamente a diversas ciudades de Chile y el mundo. 2.- Agrega que sólo en Chile ha organizado quince versiones del concurso “Santiago en 100 Palabras”, tres versiones del concurso “Valparaíso en 100 Palabras”, siete versiones del concurso “Antofagasta en 100 Palabras”, seis versiones del concurso “Iquique en 100 Palabras” y la primera versión del concurso “Magallanes en 100 Palabras”. En el ámbito internacional ha producido los concursos “Puebla en 100 Palabras” y Budapest en 100 Palabras”. Todos estos concursos han sido reconocidos tanto por el público como por diversas instituciones del país, habiendo sido premiados por la Fundación Futuro y el Fondo del Libro de la Lectura, entre otros. 3.- De este modo, afirma, fruto del prestigio que ha adquirido la marca, su parte logró desarrollar importantes alianzas estratégicas con diversas instituciones, realizando proyectos junto a socios como BHP Billiton, metro de Santiago, Universidad de Concepción, Movistar, Chilectra, TVN, Iberoamericana Radio Chile, Radio Biobío, Rock and Pop, Caja de Compensación Los Héroes, SERNAC, entre otros. 4.- Con el objeto de distinguir sus servicios y de mantener la reputación y confianza que su parte con años de esfuerzo y dedicación ha logrado tanto en el público como en las empresas que han colaborado mediante alianzas estratégicas y financiamiento, Asesorías Profesionales Limitada ha registrado las marcas de sus concursos, siendo dueña actualmente de las siguientes marcas comerciales en Chile: 100 Palabras, Santiago en 100 Palabras, Magallanes en 100 Palabras, Chile en 100 Palabras, Arica en 100 Palabras, Concepción en 100 Palabras, Valdivia en 100 Palabras, Valparaíso en 100 Palabras, Antofagasta en 100 Palabras, Iquique en 100 Palabras, Sabor Nacional, Nanometrajes Urbanos, Plagio, Zoom Santiago, Provecho. 5.- A mediados del mes de mayo de al año 2016 su parte se percató que su marca “100 palabras” era utilizada para distinguir un concurso literario de similares características al formato de los concursos referidos anteriormente junto a la Fundación Plagio, en la Región de Magallanes, organizado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de esa Región, servicio dependiente del Ministerio de Salud, en conjunto con la Comisión Nacional de Lactancia, en su tercera versión. 6.- Por este motivo, al día siguiente de tomar conocimiento de esta situación se envió una carta dirigida al Secretario Regional Ministerial de Salud, Región de Magallanes y Antártica Chilena, señor Oscar Vargas Sec, con el fin de exponerle que el nombre de sus marcas era muy importante para la realización de los proyectos culturales de su parte y que cualquier asociación errónea puede ir en su perjuicio y para conminarle a cesar inmediatamente en el uso de la marca registrada “100 Palabras”. Se le envió asimismo un correo electrónico que fue respondido por la demandada de la siguiente manera el día 26 de mayo de 2016: “esa autoridad decidió la continuación del concurso, haciendo un cambio a las bases del mismo y a los afiches, sustituyendo lo expuesto por ‘101Palabras’…”. .Cita la demandante los artículos 19 bis D y 106 de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial y concluye que hay una abierta infracción a su texto por cuanto se verifican los elementos fácticos requeridos: identidad de marcas e identidad de servicios, resultando evidente la similitud entre “100 Palabras” y “101 Palabras” o cualquiera de las marcas asociadas a los concursos de su parte, tales como “Santiago en 100 Palabras”, “Magallanes en 100 Palabras”, etc. Del mismo modo, hay identidad de servicio pues sus marcas amparan la organización de concursos literarios y la demandada ha utilizado la denominación “101 Palabras” con el mismo objeto, esto es, un concurso literario para promover la lactancia: “Lactancia en 101 Palabras”. 8.- Existe mala fe de la demandada pues mediante Oficio N° 587 de 25 de mayo de 2016 ha manifestado que a pesar de reconocer la existencia de la marca registrada “100 palabras”, al “no existir explotación comercial de las obras, puesto que se trata de un producto asociado a la salud pública, no se constituyen como una situación asociada a vulneración de derechos…esa autoridad decidió la continuación del concurso”. Pide que se acoja la demanda en los términos señalados en lo expositivo. 

SEGUNDO: Que la demandada, a fojas 47, contesta la demanda en los siguientes términos: 1.- La Comisión Regional de Lactancia Materna liderada por la Autoridad Sanitaria de Magallanes y la Antártica Chilena, por instrucción de la Comisión Nacional de lactancia Materna del Ministerio de Salud se constituyó por Res. Ex. N° 1.827 desde el año  2008 en la SEREMI de Salud y funciona sectorialmente desde el año 1995 en la región ya mencionada, cuya meta es alcanzar un 60% de lactancia exclusiva con lecha materna hasta los seis meses de vida de los niños. Describe luego la parte demandada quienes integran dicha comisión y que todos los años se celebra la Semana Internacional de la Lactancia Materna auspiciada por The World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) que se formó en 1991, una red global de organizaciones que creen en que amamantar es un derecho de los niños y de las madre. 2.- Para la Semana Internacional de la Lactancia Materna al 5° año de trabajo de la Comisión Regional de Lactancia de Magallanes, habiéndose desarrollado dos concursos fotográficos regionales abierto para las madres nodrizas y sus parejas, replicado por los Comités Locales de los centros de salud de la Región, se decidió cambiar a un concurso de dibujo en establecimientos educacionales de kínder a cuarto básico, para luego hacer un concurso literario en 2014 y que fuera continuado en 2015 y 2016. 3.- No existe explotación comercial de las obras por parte del Ministerio de Salud por ser un producto asociado a la salud pública y existen múltiples formas de utilizar “100 Palabras” lo cual sugiere que es un lenguaje común aplicable a diferentes instancias y medios sociales, comunicaciones y literarios, de modo que no existe una apropiación indebida aún cuando los concursos “sean replicables”. Se explaya luego el Fisco en la importancia de la nutrición y que ésta no es un negocio, agregando que recibido el reclamo de la actora decidieron cambiar el nombre del concurso a “Lactancia Materna en 101 Palabras”, señalando los requisitos el concurso.  Pide rechazar la demanda con costas. 

TERCERO: Que lo primero que debe consignarse que no se trata éste de un pleito en que se discuta las bondades de la lactancia materna ni sobre el derecho y obligación que tienen las autoridades, especialmente las de salud, de promover este tipo de alimentación en recién nacidos y hasta al menos los seis meses de vida, como se ha dicho en la contestación. El juicio trata del uso indebido de una marca, sólo eso, nada más. Luego, la tarea del órgano jurisdiccional no es pronunciarse sobre una política pública de salud, por loable que sea, sino sobre una denuncia de infracción al derecho de dominio, esto es, que la autoridad ha usado de una cosa incorporal de propiedad de la actora sin su autorización. 

CUARTO: Que conviene citar los artículos de la ley 19.039 que ha hecho ver la parte demandante. El artículo 19 bis D de dicha legislación señala: “La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro”. “Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”.  “Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión”. Por su parte, el artículo 106 de la ley 19.029 refiere que: “El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente: a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido. b) La indemnización de los daños y perjuicios. c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción. d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente”. 

QUINTO: Que con los documentos públicos emanados del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de fojas 1 a 4, no objetados, se hace completa prueba para establecer que la actora es dueña de las marcas “100 palabras”, “Santiago en 100 Palabras”, “Magallanes en 100 Palabras” y “Chile en 100 Palabras”, las tres primeras en las clases 38 y 41 y la última sólo en la clase 41. La clase 38 se refiere a la difusión de películas y programas o espectáculos televisivos, también por internet, redes de telecomunicación móvil y otros medios de comunicación; y la clase 41 está vinculada a la organización de actividades recreativas y culturales, organización de competencias educativas, recreativas, culturales y deportivas, señalándose en el certificado de fojas 4, relativo a “Chile en 100  Palabras”, que la clase 41 comprende la organización de concursos literarios. 

SEXTO: Que es un hecho reconocido por la parte demandada que la SEREMI de Salud de Magallanes, para el fomento de una política pública de salud relativa a la alimentación con leche materna de los recién nacidos y hasta los seis meses de edad, organizó un concurso literario al que denominó “Lactancia Materna en 101 Palabras”. Originalmente el concurso se denominó “Lactancia Materna en 100 palabras” pero recibido el reclamo del demandante se decidió cambiar el nombre a “Lactancia Materna en 101 Palabras”. 

SÉPTIMO: Que no hay más hechos relevantes que este tribunal debe considera para resolver el conflicto pues los agregados de fojas 51 a 63 y de fojas 65 a 72, no objetados, sólo se refieren a hechos pacíficos, a saber, que la demandada organiza un concurso literario en Magallanes llamado “Lactancia Materna en 101 Palabras”. Y de tales presupuestos fácticos surge claramente que existe identidad de marcas pues “101 Palabras” es similar -en realidad es prácticamente idéntica- a “100 Palabras” de propiedad de la actora; y tanto así es que en un principio la demandada utilizó directamente “100 Palabras” y sólo lo cambió al recibir el reclamo de la demandante pero, en vez de reemplazar la estructura completa de la frase, decidió dejarlo igual por la vía de sustituir “100” por “101”. Y desde luego existe identidad de servicios pues en ambos casos las voces “100 Palabras” o “101 Palabras” están siendo utilizadas para un concurso literario, lo que está amparado en la marca registrada “100 Palabras” de la demandante y en lo que ésta ha ganado un prestigio y un reconocimiento que, en todo caso, es un hecho público y notorio que  no requiere de prueba. Es decir, la demandada usa una marca casi idéntica a la registrada por la actora y en el mismo servicio: un concurso literario, lo que puede inducir a error o a confusión. 

OCTAVO: Que la mala fe de la parte demandada que denuncia la parte demandante es evidente pues recibida una comunicación de ésta haciéndole ver que no podía utilizar su marca registrada decidió cambiar “Lactancia Materna en 100 Palabras” por “Lactancia Materna en 101 Palabras”, en vez de hacer aquello a lo que jurídicamente estaba obligada, a saber, cesar de inmediato en el uso indebido de una cosa ajena, como lo es una marca, un bien con valor económico, de suerte que nadie y menos la autoridad, puede hacer un uso indebido de la misma y tampoco escudarse en razones de políticas públicas que ciertamente no vienen a cuento: puede la autoridad realizar las políticas que estime conveniente para promover la lactancia materna pero lo que no puede hacer es, con tal objeto, apropiarse de una marca ajena para el mismo servicio para el cual fue registrada por su dueña y, evidentemente, aprovechando el prestigio de dicha marca pues de otro modo, tal como lo hace ver la demandada, no se advierte la razón para no haber escogido un nombre que no generara confusión. 

NOVENO: Que se ha dicho por la demandada que no utiliza la marca “101 Palabras” con fines comerciales, lo que ciertamente la libera de la multa a que se refiere el artículo 28 de la ley 19.039 pero en ningún caso legitima su conducta antijurídica: simplemente la marca “100 Palabras” para concursos literario es de la actora y confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico “y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro” de acuerdo con la primera norma legal citada, de modo que la actora puede impedir que “cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”, como lo señala la mencionada disposición. Y que no haya confusión: el “uso comercial” a que se refiere el artículo 19 bis D de la ley 19.039 en su inciso segundo debe relacionase con la definición de “marca comercial” que da el inciso primero del artículo 19 de la misma legislación: “Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional”. Luego, si la actora es dueña de la marca “100 palabras” utilizada para concursos literarios y la demandada utiliza las voces “101 Palabras” también para un concurso literario, está utilizando una marca, sino idéntica, muy similar a la primera y con el mismo objeto. 

DÉCIMO: Que, en consecuencia, la demanda será acogida en todas sus partes. En cuanto a los perjuicios, lo cierto es que existe una  conducta ilícita de la parte demandada que importa el uso indebido de un bien perteneciente a la demandante, como lo es su marca comercial “100 palabras” en todas las formas indicadas en los certificados de fojas 1 a 4, de modo que se reservará el derecho a la actora a discutir en el cumplimiento de esta sentencia la naturaleza y monto de sus eventuales perjuicios, todo ello de acuerdo al inciso segundo del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil, se acoge la demanda de fojas 33 en todas sus partes. Por consiguiente: 
a) Se ordena a la demandada cesar de inmediato en el uso ilegal de la denominación “101 Palabras” en todas sus formas y por cualquier medio, especialmente el uso de toda publicidad en la página web de la demandada.
b) Se condena a la demandada a pagar a la demandante los perjuicios causados a ésta con su ilícito actuar, perjuicios cuya naturaleza y monto se determinarán en el cumplimiento del fallo. 
c) Se ordena a la demandada publicar esta sentencia en un diario a elección de la demandante. 
d) Se condena en costas a la demandada. 

Regístrese y notifíquese. 

N° 18.881-2016. 

Dictada por don Juan Cristóbal Mera Muñoz, Ministro en Visita Extraordinaria.
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