Santiago, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.
VISTOS:
A fojas 33 ha comparecido doña Carmen del Pilar García Palma,
en representación de Asesorías Profesionales Limitada, ambas
domiciliadas en Eliodoro Yáñez N° 1984, oficina 302, Santiago y
deduce demanda en juicio sumario en contra del Ministerio de Salud,
representado por el Consejo de Defensa del Estado, representado a
su vez por su Presidente, el abogado don Juan Ignacio Piña
Rochefort, domiciliados todos en Agustinas N° 1687, Santiago, por uso
ilegal de marca registrada. Pide que se acoja la demanda y se ordene a) la cesación del uso ilegal de la denominación “101 Palabras” por
parte de la demandada; b) declarar que la demandada es responsable
civilmente de los perjuicios causados a su parte; c) ordenar la
publicación de la sentencia en un diario a elección de su parte; d)
adoptar las medidas que tengan por fin evitar que prosiga la infracción
y e) condenar en costas a la demandada.
A fojas 47, la Abogado Procurador Fiscal doña Irma Soto
Rodríguez, contesta la demanda y solicita su rechazo con costas.
A fojas 47 se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que
consta en autos.
A fojas 77 se citó a las partes a oír sentencia definitiva.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la demandante ha fundado su libelo de fojas 33
en los siguientes antecedentes:
1.- Su parte es una agencia cultural que junto a la Fundación
Plagio se dedican a la producción, organización y promoción de
concursos literarios y artísticos. Estas sociedades son a su vez las creadoras de la idea original de un formato de proyecto cultural
denominado “Santiago en 100 Palabras”, concurso de cuentos breves
que llama a la ciudadanía en general a participar con relatos de un
máximo de cien palabras y con temáticas relacionadas a su vida
cotidiana, que en los últimos años se ha ido expandiendo
exitosamente a diversas ciudades de Chile y el mundo.
2.- Agrega que sólo en Chile ha organizado quince versiones del
concurso “Santiago en 100 Palabras”, tres versiones del concurso
“Valparaíso en 100 Palabras”, siete versiones del concurso
“Antofagasta en 100 Palabras”, seis versiones del concurso “Iquique
en 100 Palabras” y la primera versión del concurso “Magallanes en
100 Palabras”. En el ámbito internacional ha producido los concursos
“Puebla en 100 Palabras” y Budapest en 100 Palabras”. Todos estos
concursos han sido reconocidos tanto por el público como por diversas
instituciones del país, habiendo sido premiados por la Fundación
Futuro y el Fondo del Libro de la Lectura, entre otros.
3.- De este modo, afirma, fruto del prestigio que ha adquirido la
marca, su parte logró desarrollar importantes alianzas estratégicas con
diversas instituciones, realizando proyectos junto a socios como BHP
Billiton, metro de Santiago, Universidad de Concepción, Movistar,
Chilectra, TVN, Iberoamericana Radio Chile, Radio Biobío, Rock and
Pop, Caja de Compensación Los Héroes, SERNAC, entre otros.
4.- Con el objeto de distinguir sus servicios y de mantener la
reputación y confianza que su parte con años de esfuerzo y dedicación
ha logrado tanto en el público como en las empresas que han
colaborado mediante alianzas estratégicas y financiamiento, Asesorías
Profesionales Limitada ha registrado las marcas de sus concursos, siendo dueña actualmente de las siguientes marcas comerciales en
Chile: 100 Palabras, Santiago en 100 Palabras, Magallanes en 100
Palabras, Chile en 100 Palabras, Arica en 100 Palabras, Concepción
en 100 Palabras, Valdivia en 100 Palabras, Valparaíso en 100
Palabras, Antofagasta en 100 Palabras, Iquique en 100 Palabras,
Sabor Nacional, Nanometrajes Urbanos, Plagio, Zoom Santiago,
Provecho.
5.- A mediados del mes de mayo de al año 2016 su parte se
percató que su marca “100 palabras” era utilizada para distinguir un
concurso literario de similares características al formato de los
concursos referidos anteriormente junto a la Fundación Plagio, en la
Región de Magallanes, organizado por la Secretaría Regional
Ministerial de Salud de esa Región, servicio dependiente del Ministerio
de Salud, en conjunto con la Comisión Nacional de Lactancia, en su
tercera versión.
6.- Por este motivo, al día siguiente de tomar conocimiento de
esta situación se envió una carta dirigida al Secretario Regional
Ministerial de Salud, Región de Magallanes y Antártica Chilena, señor
Oscar Vargas Sec, con el fin de exponerle que el nombre de sus
marcas era muy importante para la realización de los proyectos
culturales de su parte y que cualquier asociación errónea puede ir en
su perjuicio y para conminarle a cesar inmediatamente en el uso de la
marca registrada “100 Palabras”. Se le envió asimismo un correo
electrónico que fue respondido por la demandada de la siguiente
manera el día 26 de mayo de 2016: “esa autoridad decidió la
continuación del concurso, haciendo un cambio a las bases del mismo
y a los afiches, sustituyendo lo expuesto por ‘101Palabras’…”. .Cita la demandante los artículos 19 bis D y 106 de la ley
19.039 sobre Propiedad Industrial y concluye que hay una abierta
infracción a su texto por cuanto se verifican los elementos fácticos
requeridos: identidad de marcas e identidad de servicios, resultando
evidente la similitud entre “100 Palabras” y “101 Palabras” o cualquiera
de las marcas asociadas a los concursos de su parte, tales como
“Santiago en 100 Palabras”, “Magallanes en 100 Palabras”, etc. Del
mismo modo, hay identidad de servicio pues sus marcas amparan la
organización de concursos literarios y la demandada ha utilizado la
denominación “101 Palabras” con el mismo objeto, esto es, un
concurso literario para promover la lactancia: “Lactancia en 101
Palabras”.
8.- Existe mala fe de la demandada pues mediante Oficio N° 587
de 25 de mayo de 2016 ha manifestado que a pesar de reconocer la
existencia de la marca registrada “100 palabras”, al “no existir
explotación comercial de las obras, puesto que se trata de un producto
asociado a la salud pública, no se constituyen como una situación
asociada a vulneración de derechos…esa autoridad decidió la
continuación del concurso”.
Pide que se acoja la demanda en los términos señalados en lo
expositivo.
SEGUNDO: Que la demandada, a fojas 47, contesta la demanda
en los siguientes términos:
1.- La Comisión Regional de Lactancia Materna liderada por la
Autoridad Sanitaria de Magallanes y la Antártica Chilena, por
instrucción de la Comisión Nacional de lactancia Materna del
Ministerio de Salud se constituyó por Res. Ex. N° 1.827 desde el año 2008 en la SEREMI de Salud y funciona sectorialmente desde el año
1995 en la región ya mencionada, cuya meta es alcanzar un 60% de
lactancia exclusiva con lecha materna hasta los seis meses de vida de
los niños. Describe luego la parte demandada quienes integran dicha
comisión y que todos los años se celebra la Semana Internacional de
la Lactancia Materna auspiciada por The World Alliance for
Breastfeeding Action (WABA) que se formó en 1991, una red global de
organizaciones que creen en que amamantar es un derecho de los
niños y de las madre.
2.- Para la Semana Internacional de la Lactancia Materna al 5°
año de trabajo de la Comisión Regional de Lactancia de Magallanes,
habiéndose desarrollado dos concursos fotográficos regionales abierto
para las madres nodrizas y sus parejas, replicado por los Comités
Locales de los centros de salud de la Región, se decidió cambiar a un
concurso de dibujo en establecimientos educacionales de kínder a
cuarto básico, para luego hacer un concurso literario en 2014 y que
fuera continuado en 2015 y 2016.
3.- No existe explotación comercial de las obras por parte del
Ministerio de Salud por ser un producto asociado a la salud pública y
existen múltiples formas de utilizar “100 Palabras” lo cual sugiere que
es un lenguaje común aplicable a diferentes instancias y medios
sociales, comunicaciones y literarios, de modo que no existe una
apropiación indebida aún cuando los concursos “sean replicables”. Se
explaya luego el Fisco en la importancia de la nutrición y que ésta no
es un negocio, agregando que recibido el reclamo de la actora
decidieron cambiar el nombre del concurso a “Lactancia Materna en
101 Palabras”, señalando los requisitos el concurso. Pide rechazar la demanda con costas.
TERCERO: Que lo primero que debe consignarse que no se
trata éste de un pleito en que se discuta las bondades de la lactancia
materna ni sobre el derecho y obligación que tienen las autoridades,
especialmente las de salud, de promover este tipo de alimentación en
recién nacidos y hasta al menos los seis meses de vida, como se ha
dicho en la contestación. El juicio trata del uso indebido de una marca,
sólo eso, nada más. Luego, la tarea del órgano jurisdiccional no es
pronunciarse sobre una política pública de salud, por loable que sea,
sino sobre una denuncia de infracción al derecho de dominio, esto es,
que la autoridad ha usado de una cosa incorporal de propiedad de la
actora sin su autorización.
CUARTO: Que conviene citar los artículos de la ley 19.039 que
ha hecho ver la parte demandante. El artículo 19 bis D de dicha
legislación señala:
“La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente
de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido
y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales
o industriales comprendidos en el registro”.
“Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá
impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso
de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para
productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que
sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido
el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda
inducir a error o confusión”. “Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca
idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o
industriales idénticos, se presumirá que existe confusión”.
Por su parte, el artículo 106 de la ley 19.029 refiere que:
“El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado
podrá demandar civilmente:
a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.
b) La indemnización de los daños y perjuicios.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que
prosiga la infracción.
d) La publicación de la sentencia a costa del condenado,
mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta
medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale
expresamente”.
QUINTO: Que con los documentos públicos emanados del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de fojas 1 a 4, no
objetados, se hace completa prueba para establecer que la actora es
dueña de las marcas “100 palabras”, “Santiago en 100 Palabras”,
“Magallanes en 100 Palabras” y “Chile en 100 Palabras”, las tres
primeras en las clases 38 y 41 y la última sólo en la clase 41. La clase
38 se refiere a la difusión de películas y programas o espectáculos
televisivos, también por internet, redes de telecomunicación móvil y
otros medios de comunicación; y la clase 41 está vinculada a la
organización de actividades recreativas y culturales, organización de
competencias educativas, recreativas, culturales y deportivas,
señalándose en el certificado de fojas 4, relativo a “Chile en 100 Palabras”, que la clase 41 comprende la organización de concursos
literarios.
SEXTO: Que es un hecho reconocido por la parte demandada
que la SEREMI de Salud de Magallanes, para el fomento de una
política pública de salud relativa a la alimentación con leche materna
de los recién nacidos y hasta los seis meses de edad, organizó un
concurso literario al que denominó “Lactancia Materna en 101
Palabras”. Originalmente el concurso se denominó “Lactancia Materna
en 100 palabras” pero recibido el reclamo del demandante se decidió
cambiar el nombre a “Lactancia Materna en 101 Palabras”.
SÉPTIMO: Que no hay más hechos relevantes que este tribunal
debe considera para resolver el conflicto pues los agregados de fojas
51 a 63 y de fojas 65 a 72, no objetados, sólo se refieren a hechos
pacíficos, a saber, que la demandada organiza un concurso literario en
Magallanes llamado “Lactancia Materna en 101 Palabras”. Y de tales
presupuestos fácticos surge claramente que existe identidad de
marcas pues “101 Palabras” es similar -en realidad es prácticamente
idéntica- a “100 Palabras” de propiedad de la actora; y tanto así es que
en un principio la demandada utilizó directamente “100 Palabras” y
sólo lo cambió al recibir el reclamo de la demandante pero, en vez de
reemplazar la estructura completa de la frase, decidió dejarlo igual por
la vía de sustituir “100” por “101”. Y desde luego existe identidad de
servicios pues en ambos casos las voces “100 Palabras” o “101
Palabras” están siendo utilizadas para un concurso literario, lo que
está amparado en la marca registrada “100 Palabras” de la
demandante y en lo que ésta ha ganado un prestigio y un
reconocimiento que, en todo caso, es un hecho público y notorio que no requiere de prueba. Es decir, la demandada usa una marca casi
idéntica a la registrada por la actora y en el mismo servicio: un
concurso literario, lo que puede inducir a error o a confusión.
OCTAVO: Que la mala fe de la parte demandada que denuncia
la parte demandante es evidente pues recibida una comunicación de
ésta haciéndole ver que no podía utilizar su marca registrada decidió
cambiar “Lactancia Materna en 100 Palabras” por “Lactancia Materna
en 101 Palabras”, en vez de hacer aquello a lo que jurídicamente
estaba obligada, a saber, cesar de inmediato en el uso indebido de
una cosa ajena, como lo es una marca, un bien con valor económico,
de suerte que nadie y menos la autoridad, puede hacer un uso
indebido de la misma y tampoco escudarse en razones de políticas
públicas que ciertamente no vienen a cuento: puede la autoridad
realizar las políticas que estime conveniente para promover la
lactancia materna pero lo que no puede hacer es, con tal objeto,
apropiarse de una marca ajena para el mismo servicio para el cual fue
registrada por su dueña y, evidentemente, aprovechando el prestigio
de dicha marca pues de otro modo, tal como lo hace ver la
demandada, no se advierte la razón para no haber escogido un
nombre que no generara confusión.
NOVENO: Que se ha dicho por la demandada que no utiliza la
marca “101 Palabras” con fines comerciales, lo que ciertamente la
libera de la multa a que se refiere el artículo 28 de la ley 19.039 pero
en ningún caso legitima su conducta antijurídica: simplemente la
marca “100 Palabras” para concursos literario es de la actora y
confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el
tráfico económico “y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el
registro” de acuerdo con la primera norma legal citada, de modo que la
actora puede impedir que “cualquier tercero, sin su consentimiento,
utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o
similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o
industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales
se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el
tercero pueda inducir a error o confusión”, como lo señala la
mencionada disposición. Y que no haya confusión: el “uso comercial” a
que se refiere el artículo 19 bis D de la ley 19.039 en su inciso
segundo debe relacionase con la definición de “marca comercial” que
da el inciso primero del artículo 19 de la misma legislación: “Bajo la
denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea
susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el
mercado productos, servicios o establecimientos industriales o
comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los
nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales
como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así
como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los
signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el
registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado
nacional”. Luego, si la actora es dueña de la marca “100 palabras”
utilizada para concursos literarios y la demandada utiliza las voces
“101 Palabras” también para un concurso literario, está utilizando una
marca, sino idéntica, muy similar a la primera y con el mismo objeto.
DÉCIMO: Que, en consecuencia, la demanda será acogida en
todas sus partes. En cuanto a los perjuicios, lo cierto es que existe una conducta ilícita de la parte demandada que importa el uso indebido de
un bien perteneciente a la demandante, como lo es su marca
comercial “100 palabras” en todas las formas indicadas en los
certificados de fojas 1 a 4, de modo que se reservará el derecho a la
actora a discutir en el cumplimiento de esta sentencia la naturaleza y
monto de sus eventuales perjuicios, todo ello de acuerdo al inciso
segundo del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil.
Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 144 y 170 del
Código de Procedimiento Civil, se acoge la demanda de fojas 33 en
todas sus partes. Por consiguiente:
a) Se ordena a la demandada cesar de inmediato en el uso ilegal
de la denominación “101 Palabras” en todas sus formas y por
cualquier medio, especialmente el uso de toda publicidad en la página
web de la demandada.
b) Se condena a la demandada a pagar a la demandante los
perjuicios causados a ésta con su ilícito actuar, perjuicios cuya
naturaleza y monto se determinarán en el cumplimiento del fallo.
c) Se ordena a la demandada publicar esta sentencia en un
diario a elección de la demandante.
d) Se condena en costas a la demandada.
Regístrese y notifíquese.
N° 18.881-2016.
Dictada por don Juan Cristóbal Mera Muñoz, Ministro en Visita
Extraordinaria.
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ADVERTENCIA:
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