Santiago, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.
VISTOS:
A fojas 33 ha comparecido do帽a Carmen del Pilar Garc铆a Palma,
en representaci贸n de Asesor铆as Profesionales Limitada, ambas
domiciliadas en Eliodoro Y谩帽ez N° 1984, oficina 302, Santiago y
deduce demanda en juicio sumario en contra del Ministerio de Salud,
representado por el Consejo de Defensa del Estado, representado a
su vez por su Presidente, el abogado don Juan Ignacio Pi帽a
Rochefort, domiciliados todos en Agustinas N° 1687, Santiago, por uso
ilegal de marca registrada. Pide que se acoja la demanda y se ordene a) la cesaci贸n del uso ilegal de la denominaci贸n “101 Palabras” por
parte de la demandada; b) declarar que la demandada es responsable
civilmente de los perjuicios causados a su parte; c) ordenar la
publicaci贸n de la sentencia en un diario a elecci贸n de su parte; d)
adoptar las medidas que tengan por fin evitar que prosiga la infracci贸n
y e) condenar en costas a la demandada.
A fojas 47, la Abogado Procurador Fiscal do帽a Irma Soto
Rodr铆guez, contesta la demanda y solicita su rechazo con costas.
A fojas 47 se recibi贸 la causa a prueba, rindi茅ndose la que
consta en autos.
A fojas 77 se cit贸 a las partes a o铆r sentencia definitiva.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la demandante ha fundado su libelo de fojas 33
en los siguientes antecedentes:
1.- Su parte es una agencia cultural que junto a la Fundaci贸n
Plagio se dedican a la producci贸n, organizaci贸n y promoci贸n de
concursos literarios y art铆sticos. Estas sociedades son a su vez las creadoras de la idea original de un formato de proyecto cultural
denominado “Santiago en 100 Palabras”, concurso de cuentos breves
que llama a la ciudadan铆a en general a participar con relatos de un
m谩ximo de cien palabras y con tem谩ticas relacionadas a su vida
cotidiana, que en los 煤ltimos a帽os se ha ido expandiendo
exitosamente a diversas ciudades de Chile y el mundo.
2.- Agrega que s贸lo en Chile ha organizado quince versiones del
concurso “Santiago en 100 Palabras”, tres versiones del concurso
“Valpara铆so en 100 Palabras”, siete versiones del concurso
“Antofagasta en 100 Palabras”, seis versiones del concurso “Iquique
en 100 Palabras” y la primera versi贸n del concurso “Magallanes en
100 Palabras”. En el 谩mbito internacional ha producido los concursos
“Puebla en 100 Palabras” y Budapest en 100 Palabras”. Todos estos
concursos han sido reconocidos tanto por el p煤blico como por diversas
instituciones del pa铆s, habiendo sido premiados por la Fundaci贸n
Futuro y el Fondo del Libro de la Lectura, entre otros.
3.- De este modo, afirma, fruto del prestigio que ha adquirido la
marca, su parte logr贸 desarrollar importantes alianzas estrat茅gicas con
diversas instituciones, realizando proyectos junto a socios como BHP
Billiton, metro de Santiago, Universidad de Concepci贸n, Movistar,
Chilectra, TVN, Iberoamericana Radio Chile, Radio Biob铆o, Rock and
Pop, Caja de Compensaci贸n Los H茅roes, SERNAC, entre otros.
4.- Con el objeto de distinguir sus servicios y de mantener la
reputaci贸n y confianza que su parte con a帽os de esfuerzo y dedicaci贸n
ha logrado tanto en el p煤blico como en las empresas que han
colaborado mediante alianzas estrat茅gicas y financiamiento, Asesor铆as
Profesionales Limitada ha registrado las marcas de sus concursos, siendo due帽a actualmente de las siguientes marcas comerciales en
Chile: 100 Palabras, Santiago en 100 Palabras, Magallanes en 100
Palabras, Chile en 100 Palabras, Arica en 100 Palabras, Concepci贸n
en 100 Palabras, Valdivia en 100 Palabras, Valpara铆so en 100
Palabras, Antofagasta en 100 Palabras, Iquique en 100 Palabras,
Sabor Nacional, Nanometrajes Urbanos, Plagio, Zoom Santiago,
Provecho.
5.- A mediados del mes de mayo de al a帽o 2016 su parte se
percat贸 que su marca “100 palabras” era utilizada para distinguir un
concurso literario de similares caracter铆sticas al formato de los
concursos referidos anteriormente junto a la Fundaci贸n Plagio, en la
Regi贸n de Magallanes, organizado por la Secretar铆a Regional
Ministerial de Salud de esa Regi贸n, servicio dependiente del Ministerio
de Salud, en conjunto con la Comisi贸n Nacional de Lactancia, en su
tercera versi贸n.
6.- Por este motivo, al d铆a siguiente de tomar conocimiento de
esta situaci贸n se envi贸 una carta dirigida al Secretario Regional
Ministerial de Salud, Regi贸n de Magallanes y Ant谩rtica Chilena, se帽or
Oscar Vargas Sec, con el fin de exponerle que el nombre de sus
marcas era muy importante para la realizaci贸n de los proyectos
culturales de su parte y que cualquier asociaci贸n err贸nea puede ir en
su perjuicio y para conminarle a cesar inmediatamente en el uso de la
marca registrada “100 Palabras”. Se le envi贸 asimismo un correo
electr贸nico que fue respondido por la demandada de la siguiente
manera el d铆a 26 de mayo de 2016: “esa autoridad decidi贸 la
continuaci贸n del concurso, haciendo un cambio a las bases del mismo
y a los afiches, sustituyendo lo expuesto por ‘101Palabras’…”. .Cita la demandante los art铆culos 19 bis D y 106 de la ley
19.039 sobre Propiedad Industrial y concluye que hay una abierta
infracci贸n a su texto por cuanto se verifican los elementos f谩cticos
requeridos: identidad de marcas e identidad de servicios, resultando
evidente la similitud entre “100 Palabras” y “101 Palabras” o cualquiera
de las marcas asociadas a los concursos de su parte, tales como
“Santiago en 100 Palabras”, “Magallanes en 100 Palabras”, etc. Del
mismo modo, hay identidad de servicio pues sus marcas amparan la
organizaci贸n de concursos literarios y la demandada ha utilizado la
denominaci贸n “101 Palabras” con el mismo objeto, esto es, un
concurso literario para promover la lactancia: “Lactancia en 101
Palabras”.
8.- Existe mala fe de la demandada pues mediante Oficio N° 587
de 25 de mayo de 2016 ha manifestado que a pesar de reconocer la
existencia de la marca registrada “100 palabras”, al “no existir
explotaci贸n comercial de las obras, puesto que se trata de un producto
asociado a la salud p煤blica, no se constituyen como una situaci贸n
asociada a vulneraci贸n de derechos…esa autoridad decidi贸 la
continuaci贸n del concurso”.
Pide que se acoja la demanda en los t茅rminos se帽alados en lo
expositivo.
SEGUNDO: Que la demandada, a fojas 47, contesta la demanda
en los siguientes t茅rminos:
1.- La Comisi贸n Regional de Lactancia Materna liderada por la
Autoridad Sanitaria de Magallanes y la Ant谩rtica Chilena, por
instrucci贸n de la Comisi贸n Nacional de lactancia Materna del
Ministerio de Salud se constituy贸 por Res. Ex. N° 1.827 desde el a帽o 2008 en la SEREMI de Salud y funciona sectorialmente desde el a帽o
1995 en la regi贸n ya mencionada, cuya meta es alcanzar un 60% de
lactancia exclusiva con lecha materna hasta los seis meses de vida de
los ni帽os. Describe luego la parte demandada quienes integran dicha
comisi贸n y que todos los a帽os se celebra la Semana Internacional de
la Lactancia Materna auspiciada por The World Alliance for
Breastfeeding Action (WABA) que se form贸 en 1991, una red global de
organizaciones que creen en que amamantar es un derecho de los
ni帽os y de las madre.
2.- Para la Semana Internacional de la Lactancia Materna al 5°
a帽o de trabajo de la Comisi贸n Regional de Lactancia de Magallanes,
habi茅ndose desarrollado dos concursos fotogr谩ficos regionales abierto
para las madres nodrizas y sus parejas, replicado por los Comit茅s
Locales de los centros de salud de la Regi贸n, se decidi贸 cambiar a un
concurso de dibujo en establecimientos educacionales de k铆nder a
cuarto b谩sico, para luego hacer un concurso literario en 2014 y que
fuera continuado en 2015 y 2016.
3.- No existe explotaci贸n comercial de las obras por parte del
Ministerio de Salud por ser un producto asociado a la salud p煤blica y
existen m煤ltiples formas de utilizar “100 Palabras” lo cual sugiere que
es un lenguaje com煤n aplicable a diferentes instancias y medios
sociales, comunicaciones y literarios, de modo que no existe una
apropiaci贸n indebida a煤n cuando los concursos “sean replicables”. Se
explaya luego el Fisco en la importancia de la nutrici贸n y que 茅sta no
es un negocio, agregando que recibido el reclamo de la actora
decidieron cambiar el nombre del concurso a “Lactancia Materna en
101 Palabras”, se帽alando los requisitos el concurso. Pide rechazar la demanda con costas.
TERCERO: Que lo primero que debe consignarse que no se
trata 茅ste de un pleito en que se discuta las bondades de la lactancia
materna ni sobre el derecho y obligaci贸n que tienen las autoridades,
especialmente las de salud, de promover este tipo de alimentaci贸n en
reci茅n nacidos y hasta al menos los seis meses de vida, como se ha
dicho en la contestaci贸n. El juicio trata del uso indebido de una marca,
s贸lo eso, nada m谩s. Luego, la tarea del 贸rgano jurisdiccional no es
pronunciarse sobre una pol铆tica p煤blica de salud, por loable que sea,
sino sobre una denuncia de infracci贸n al derecho de dominio, esto es,
que la autoridad ha usado de una cosa incorporal de propiedad de la
actora sin su autorizaci贸n.
CUARTO: Que conviene citar los art铆culos de la ley 19.039 que
ha hecho ver la parte demandante. El art铆culo 19 bis D de dicha
legislaci贸n se帽ala:
“La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente
de utilizarla en el tr谩fico econ贸mico en la forma que se le ha conferido
y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales
o industriales comprendidos en el registro”.
“Por consiguiente, el titular de una marca registrada podr谩
impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso
de las operaciones comerciales marcas id茅nticas o similares para
productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que
sean id茅nticos o similares a aqu茅llos para los cuales se ha concedido
el registro, y a condici贸n de que el uso hecho por el tercero pueda
inducir a error o confusi贸n”. “Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca
id茅ntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o
industriales id茅nticos, se presumir谩 que existe confusi贸n”.
Por su parte, el art铆culo 106 de la ley 19.029 refiere que:
“El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado
podr谩 demandar civilmente:
a) La cesaci贸n de los actos que violen el derecho protegido.
b) La indemnizaci贸n de los da帽os y perjuicios.
c) La adopci贸n de las medidas necesarias para evitar que
prosiga la infracci贸n.
d) La publicaci贸n de la sentencia a costa del condenado,
mediante anuncios en un diario a elecci贸n del demandante. Esta
medida ser谩 aplicable cuando la sentencia as铆 lo se帽ale
expresamente”.
QUINTO: Que con los documentos p煤blicos emanados del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de fojas 1 a 4, no
objetados, se hace completa prueba para establecer que la actora es
due帽a de las marcas “100 palabras”, “Santiago en 100 Palabras”,
“Magallanes en 100 Palabras” y “Chile en 100 Palabras”, las tres
primeras en las clases 38 y 41 y la 煤ltima s贸lo en la clase 41. La clase
38 se refiere a la difusi贸n de pel铆culas y programas o espect谩culos
televisivos, tambi茅n por internet, redes de telecomunicaci贸n m贸vil y
otros medios de comunicaci贸n; y la clase 41 est谩 vinculada a la
organizaci贸n de actividades recreativas y culturales, organizaci贸n de
competencias educativas, recreativas, culturales y deportivas,
se帽al谩ndose en el certificado de fojas 4, relativo a “Chile en 100 Palabras”, que la clase 41 comprende la organizaci贸n de concursos
literarios.
SEXTO: Que es un hecho reconocido por la parte demandada
que la SEREMI de Salud de Magallanes, para el fomento de una
pol铆tica p煤blica de salud relativa a la alimentaci贸n con leche materna
de los reci茅n nacidos y hasta los seis meses de edad, organiz贸 un
concurso literario al que denomin贸 “Lactancia Materna en 101
Palabras”. Originalmente el concurso se denomin贸 “Lactancia Materna
en 100 palabras” pero recibido el reclamo del demandante se decidi贸
cambiar el nombre a “Lactancia Materna en 101 Palabras”.
S脡PTIMO: Que no hay m谩s hechos relevantes que este tribunal
debe considera para resolver el conflicto pues los agregados de fojas
51 a 63 y de fojas 65 a 72, no objetados, s贸lo se refieren a hechos
pac铆ficos, a saber, que la demandada organiza un concurso literario en
Magallanes llamado “Lactancia Materna en 101 Palabras”. Y de tales
presupuestos f谩cticos surge claramente que existe identidad de
marcas pues “101 Palabras” es similar -en realidad es pr谩cticamente
id茅ntica- a “100 Palabras” de propiedad de la actora; y tanto as铆 es que
en un principio la demandada utiliz贸 directamente “100 Palabras” y
s贸lo lo cambi贸 al recibir el reclamo de la demandante pero, en vez de
reemplazar la estructura completa de la frase, decidi贸 dejarlo igual por
la v铆a de sustituir “100” por “101”. Y desde luego existe identidad de
servicios pues en ambos casos las voces “100 Palabras” o “101
Palabras” est谩n siendo utilizadas para un concurso literario, lo que
est谩 amparado en la marca registrada “100 Palabras” de la
demandante y en lo que 茅sta ha ganado un prestigio y un
reconocimiento que, en todo caso, es un hecho p煤blico y notorio que no requiere de prueba. Es decir, la demandada usa una marca casi
id茅ntica a la registrada por la actora y en el mismo servicio: un
concurso literario, lo que puede inducir a error o a confusi贸n.
OCTAVO: Que la mala fe de la parte demandada que denuncia
la parte demandante es evidente pues recibida una comunicaci贸n de
茅sta haci茅ndole ver que no pod铆a utilizar su marca registrada decidi贸
cambiar “Lactancia Materna en 100 Palabras” por “Lactancia Materna
en 101 Palabras”, en vez de hacer aquello a lo que jur铆dicamente
estaba obligada, a saber, cesar de inmediato en el uso indebido de
una cosa ajena, como lo es una marca, un bien con valor econ贸mico,
de suerte que nadie y menos la autoridad, puede hacer un uso
indebido de la misma y tampoco escudarse en razones de pol铆ticas
p煤blicas que ciertamente no vienen a cuento: puede la autoridad
realizar las pol铆ticas que estime conveniente para promover la
lactancia materna pero lo que no puede hacer es, con tal objeto,
apropiarse de una marca ajena para el mismo servicio para el cual fue
registrada por su due帽a y, evidentemente, aprovechando el prestigio
de dicha marca pues de otro modo, tal como lo hace ver la
demandada, no se advierte la raz贸n para no haber escogido un
nombre que no generara confusi贸n.
NOVENO: Que se ha dicho por la demandada que no utiliza la
marca “101 Palabras” con fines comerciales, lo que ciertamente la
libera de la multa a que se refiere el art铆culo 28 de la ley 19.039 pero
en ning煤n caso legitima su conducta antijur铆dica: simplemente la
marca “100 Palabras” para concursos literario es de la actora y
confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el
tr谩fico econ贸mico “y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el
registro” de acuerdo con la primera norma legal citada, de modo que la
actora puede impedir que “cualquier tercero, sin su consentimiento,
utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas id茅nticas o
similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o
industriales que sean id茅nticos o similares a aqu茅llos para los cuales
se ha concedido el registro, y a condici贸n de que el uso hecho por el
tercero pueda inducir a error o confusi贸n”, como lo se帽ala la
mencionada disposici贸n. Y que no haya confusi贸n: el “uso comercial” a
que se refiere el art铆culo 19 bis D de la ley 19.039 en su inciso
segundo debe relacionase con la definici贸n de “marca comercial” que
da el inciso primero del art铆culo 19 de la misma legislaci贸n: “Bajo la
denominaci贸n de marca comercial, se comprende todo signo que sea
susceptible de representaci贸n gr谩fica capaz de distinguir en el
mercado productos, servicios o establecimientos industriales o
comerciales. Tales signos podr谩n consistir en palabras, incluidos los
nombres de personas, letras, n煤meros, elementos figurativos tales
como im谩genes, gr谩ficos, s铆mbolos, combinaciones de colores, as铆
como tambi茅n, cualquier combinaci贸n de estos signos. Cuando los
signos no sean intr铆nsecamente distintivos, podr谩 concederse el
registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado
nacional”. Luego, si la actora es due帽a de la marca “100 palabras”
utilizada para concursos literarios y la demandada utiliza las voces
“101 Palabras” tambi茅n para un concurso literario, est谩 utilizando una
marca, sino id茅ntica, muy similar a la primera y con el mismo objeto.
D脡CIMO: Que, en consecuencia, la demanda ser谩 acogida en
todas sus partes. En cuanto a los perjuicios, lo cierto es que existe una conducta il铆cita de la parte demandada que importa el uso indebido de
un bien perteneciente a la demandante, como lo es su marca
comercial “100 palabras” en todas las formas indicadas en los
certificados de fojas 1 a 4, de modo que se reservar谩 el derecho a la
actora a discutir en el cumplimiento de esta sentencia la naturaleza y
monto de sus eventuales perjuicios, todo ello de acuerdo al inciso
segundo del art铆culo 173 del C贸digo de Procedimiento Civil.
Y visto, adem谩s, lo dispuesto en los art铆culos 144 y 170 del
C贸digo de Procedimiento Civil, se acoge la demanda de fojas 33 en
todas sus partes. Por consiguiente:
a) Se ordena a la demandada cesar de inmediato en el uso ilegal
de la denominaci贸n “101 Palabras” en todas sus formas y por
cualquier medio, especialmente el uso de toda publicidad en la p谩gina
web de la demandada.
b) Se condena a la demandada a pagar a la demandante los
perjuicios causados a 茅sta con su il铆cito actuar, perjuicios cuya
naturaleza y monto se determinar谩n en el cumplimiento del fallo.
c) Se ordena a la demandada publicar esta sentencia en un
diario a elecci贸n de la demandante.
d) Se condena en costas a la demandada.
Reg铆strese y notif铆quese.
N° 18.881-2016.
Dictada por don Juan Crist贸bal Mera Mu帽oz, Ministro en Visita
Extraordinaria.
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ADVERTENCIA:
Si se trata de un fallo de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
