Santiago, cinco de abril de dos mil diecisiete.
Vistos:
En los autos Rol N° 35.183-16 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, la demandante, EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS METRO S.A. o METRO S.A., dedujo recurso de casaci贸n en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirm贸 la decisi贸n de primer grado por la cual se rechaz贸 la demanda de oposici贸n deducida, concedi茅ndose el registro solicitado por Cencosud S.A. de la marca mixta METRO JUNTO A TI CENCOSUD, en clase 30, sin protecci贸n al segmento METRO y a la frase JUNTO A TI en forma aislada.
Por decreto de fojas 186 se orden贸 traer los autos en relaci贸n.
Considerando:
Primero: Que por el recurso se reclama, en su primer segmento, la contravenci贸n formal del art铆culo 16 de la Ley N° 19.039, lo que ser铆a el fruto de un an谩lisis deficiente e il贸gico de los antecedentes de autos que condujeron al tribunal a conclusiones equivocadas acerca del riesgo de confusi贸n entre el signo pedido y la familia de marcas de las que es titular la oponente, las que gozan de fama y notoriedad.
Por el siguiente apartado se denuncia la infracci贸n al art铆culo 20 letra f) de la aludida normativa, por falta de aplicaci贸n, dada la similitud gr谩fica y fon茅tica que se advierte entre la familia de marcas METRO y el conjunto solicitado METRO JUNTO A TI, de donde surge el riesgo o peligro de error y enga帽o para el p煤blico que se vea enfrentado a la se帽a requerida.
Enseguida se alega la infracci贸n al art铆culo 20 letra g) inciso tercero de la misma normativa, pues la marca mixta pedida resulta ser irregistrable, dada la identidad o similitud gr谩fica y fon茅tica con las de su mandante y la conexi贸n entre las coberturas, lo que descarta la aplicaci贸n del principio de especialidad de las marcas. Seg煤n explica, el p煤blico entender谩 que el logo pedido es una nueva variante del s铆mbolo METRO, que se destaca en la solicitud con letras blancas en un fondo rojo, sin que la adici贸n del segmento “JUNTO A TI CENCOSUD” le otorgue fisonom铆a propia.
El precepto infringido, seg煤n se argumenta, solo precisa de cualquier nexo sutil entre las se帽as en conflicto, lo que en este caso se satisface dada la fama y notoriedad de la familia de marcas METRO, que no solo son reconocidas por el sector pertinente del p煤blico, sino por la generalidad de los consumidores. Por ello existir谩 una afectaci贸n de los intereses de la marca famosa, dado que va a ser utilizada por un tercero que se beneficiar谩 por el reconocimiento alcanzado por la marca METRO.
Luego se demanda la vulneraci贸n del art铆culo 20 letra f) de la Ley N° 19.039, fundado en los mismos argumentos que se vienen relacionando unidos a la similitud gr谩fica y fon茅tica de los signos y la fama y notoriedad de las marcas METRO y del nombre comercial de la oponente, de donde surge el riesgo de enga帽o al p煤blico.
Finalmente se sostiene la infracci贸n al art铆culo 20 letra k) de la ley del ramo, toda vez que la pretensi贸n de registrar una marca confusamente similar a la familia de marcas registradas METRO se presenta como un intento de aprovechamiento indebido de la reputaci贸n y reconocimiento obtenido por su mandante en el mercado.
Con tales argumentos concluye solicitando que se acoja el recurso, se invalide el fallo recurrido y se dicte el correspondiente en reemplazo que rechace la solicitud de registro METRO JUNTO A TI CENCOSUD, para distinguir productos de la clase 30.
Por el siguiente apartado se denuncia la infracci贸n al art铆culo 20 letra f) de la aludida normativa, por falta de aplicaci贸n, dada la similitud gr谩fica y fon茅tica que se advierte entre la familia de marcas METRO y el conjunto solicitado METRO JUNTO A TI, de donde surge el riesgo o peligro de error y enga帽o para el p煤blico que se vea enfrentado a la se帽a requerida.
Enseguida se alega la infracci贸n al art铆culo 20 letra g) inciso tercero de la misma normativa, pues la marca mixta pedida resulta ser irregistrable, dada la identidad o similitud gr谩fica y fon茅tica con las de su mandante y la conexi贸n entre las coberturas, lo que descarta la aplicaci贸n del principio de especialidad de las marcas. Seg煤n explica, el p煤blico entender谩 que el logo pedido es una nueva variante del s铆mbolo METRO, que se destaca en la solicitud con letras blancas en un fondo rojo, sin que la adici贸n del segmento “JUNTO A TI CENCOSUD” le otorgue fisonom铆a propia.
El precepto infringido, seg煤n se argumenta, solo precisa de cualquier nexo sutil entre las se帽as en conflicto, lo que en este caso se satisface dada la fama y notoriedad de la familia de marcas METRO, que no solo son reconocidas por el sector pertinente del p煤blico, sino por la generalidad de los consumidores. Por ello existir谩 una afectaci贸n de los intereses de la marca famosa, dado que va a ser utilizada por un tercero que se beneficiar谩 por el reconocimiento alcanzado por la marca METRO.
Luego se demanda la vulneraci贸n del art铆culo 20 letra f) de la Ley N° 19.039, fundado en los mismos argumentos que se vienen relacionando unidos a la similitud gr谩fica y fon茅tica de los signos y la fama y notoriedad de las marcas METRO y del nombre comercial de la oponente, de donde surge el riesgo de enga帽o al p煤blico.
Finalmente se sostiene la infracci贸n al art铆culo 20 letra k) de la ley del ramo, toda vez que la pretensi贸n de registrar una marca confusamente similar a la familia de marcas registradas METRO se presenta como un intento de aprovechamiento indebido de la reputaci贸n y reconocimiento obtenido por su mandante en el mercado.
Con tales argumentos concluye solicitando que se acoja el recurso, se invalide el fallo recurrido y se dicte el correspondiente en reemplazo que rechace la solicitud de registro METRO JUNTO A TI CENCOSUD, para distinguir productos de la clase 30.
Segundo: Que sobre la materia propuesta en el recurso la sentencia resolvi贸 rechazar la oposici贸n fundada en el art铆culo 20 letra g) inciso tercero de la ley de Propiedad Industrial por cuanto los antecedentes aportados por la demandante resultan insuficientes para establecer una conexi贸n entre los productos que pretende amparar la marca solicitada y los servicios protegidos por la familia de marcas METRO.
Con los mismos argumentos se descarta la oposici贸n basada en el art铆culo 20 letra f) de la referida ley, porque no se advierte c贸mo el signo pedido podr铆a ser inductivo a error o confusi贸n en relaci贸n a la cualidad, el g茅nero o el origen de la cobertura a distinguir, habida cuenta de la especial configuraci贸n con que se presentan las marcas, las que logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser f谩cilmente reconocible y distinguible. Si bien las marcas comparten el t茅rmino METRO, los complementos que incorpora cada una da lugar a signos independientes, due帽os de identidad y fisonom铆a propia, lo que permite presumir que podr谩n coexistir pac铆ficamente en el mercado.
La oposici贸n fundada en el art铆culo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial, referido a la protecci贸n eficaz contra los actos de competencia desleal, se desestim贸 dada la falta de antecedentes que permitan tener por configurados sus presupuestos.
A tales reflexiones el fallo de alzada a帽ade que la oponente no ha acreditado haber comercializado productos o prestado servicios m谩s all谩 de los propios de tren de pasajeros, por lo que la pretendida fama y notoriedad que reclama resulta insuficiente para alcanzar a productos diferentes y no relacionados con las coberturas que comprende su giro y explotaci贸n habitual.
En todo caso, como el signo solicitado incluye la marca CENCOSUD, no se advierte riesgo de error o enga帽o respecto a la procedencia empresarial de los productos que se pretende amparar.
En s铆ntesis, concluye, se ha aplicado de manera correcta el principio de especialidad de las marcas.
Con los mismos argumentos se descarta la oposici贸n basada en el art铆culo 20 letra f) de la referida ley, porque no se advierte c贸mo el signo pedido podr铆a ser inductivo a error o confusi贸n en relaci贸n a la cualidad, el g茅nero o el origen de la cobertura a distinguir, habida cuenta de la especial configuraci贸n con que se presentan las marcas, las que logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser f谩cilmente reconocible y distinguible. Si bien las marcas comparten el t茅rmino METRO, los complementos que incorpora cada una da lugar a signos independientes, due帽os de identidad y fisonom铆a propia, lo que permite presumir que podr谩n coexistir pac铆ficamente en el mercado.
La oposici贸n fundada en el art铆culo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial, referido a la protecci贸n eficaz contra los actos de competencia desleal, se desestim贸 dada la falta de antecedentes que permitan tener por configurados sus presupuestos.
A tales reflexiones el fallo de alzada a帽ade que la oponente no ha acreditado haber comercializado productos o prestado servicios m谩s all谩 de los propios de tren de pasajeros, por lo que la pretendida fama y notoriedad que reclama resulta insuficiente para alcanzar a productos diferentes y no relacionados con las coberturas que comprende su giro y explotaci贸n habitual.
En todo caso, como el signo solicitado incluye la marca CENCOSUD, no se advierte riesgo de error o enga帽o respecto a la procedencia empresarial de los productos que se pretende amparar.
En s铆ntesis, concluye, se ha aplicado de manera correcta el principio de especialidad de las marcas.
Tercero: Que entre las disposiciones invocadas por el oponente y respecto de las cuales se reclama su contravenci贸n formal por no haber sido aplicadas en la especie, cabe se帽alar que el art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en su letra f), establece un concepto esencial para entender las causales de irregistrabilidad y que consiste en el “peligro de confusi贸n”. El citado art铆culo dispone que no se podr谩n registrar los signos “que se presten para inducir a error o enga帽o respecto de la procedencia, cualidad o g茅nero de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relaci贸n o indiquen una conexi贸n de los respectivos bienes, servicios o establecimientos”.
Cuarto: Que la confusi贸n o el peligro de confusi贸n implica la p茅rdida de distintividad extr铆nseca, es decir con respecto a otros signos. Consiste en la creencia de parte del p煤blico consumidor de estar ante un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen.
El principio del derecho marcario de la no confusi贸n supone que una marca no pueda causar distorsi贸n alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la individualizaci贸n de su producto o servicio y el del consumidor a no ser confundido o enga帽ado.
El principio del derecho marcario de la no confusi贸n supone que una marca no pueda causar distorsi贸n alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la individualizaci贸n de su producto o servicio y el del consumidor a no ser confundido o enga帽ado.
Quinto: Que concretando estos conceptos al caso en estudio, no hay duda de la semejanza existente entre los signos en pugna, pues lo relevante del conjunto solicitado es el elemento “METRO”, 铆ntegramente coincidente con la palabra caracter铆stica con que la demandante y recurrente formula oposici贸n a la pretensi贸n marcaria, amparada en m煤ltiples versiones del referido vocablo, que posicionan en cada caso a dicho componente -METRO- de un modo central, al igual que la se帽a pedida.
Sexto: Que la letra f) del art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial contiene una causal residual de prohibici贸n de registro, que se ha estimado cobra operatividad cuando no se presentan los presupuestos copulativos de los motivos de irregistrabilidad de las letras g) y h) del art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.
Tal es la hip贸tesis concurrente, ya que la particular semejanza de las im谩genes exige que se efect煤e un an谩lisis de probabilidad de confusi贸n que justifique completamente la conclusi贸n que se sostenga en el fallo. En la especie, la iconograf铆a que caracteriza al registro pedido est谩 constituida por la expresi贸n METRO, en letras blancas sobre un fondo rojo, que genera de inmediato una asociaci贸n con la familia de marcas de la oponente, todas las cuales giran en torno a la misma denominaci贸n METRO, de lo que deriva la posibilidad de errores y confusiones en el p煤blico y descarta una coexistencia pac铆fica en el mercado, pues el elemento relevante al que se podr铆a acudir no salva el riesgo, lo acrecienta, y provoca que el fin del s铆mbolo no se cumpla, cual es, identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto espec铆fico
Tal es la hip贸tesis concurrente, ya que la particular semejanza de las im谩genes exige que se efect煤e un an谩lisis de probabilidad de confusi贸n que justifique completamente la conclusi贸n que se sostenga en el fallo. En la especie, la iconograf铆a que caracteriza al registro pedido est谩 constituida por la expresi贸n METRO, en letras blancas sobre un fondo rojo, que genera de inmediato una asociaci贸n con la familia de marcas de la oponente, todas las cuales giran en torno a la misma denominaci贸n METRO, de lo que deriva la posibilidad de errores y confusiones en el p煤blico y descarta una coexistencia pac铆fica en el mercado, pues el elemento relevante al que se podr铆a acudir no salva el riesgo, lo acrecienta, y provoca que el fin del s铆mbolo no se cumpla, cual es, identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto espec铆fico
S茅ptimo: Que, en cuanto a la conexi贸n entre los signos, par谩metro comprendido en la letra f) del art铆culo 20 de la ley, cabe se帽alar que el vocablo METRO, inserto de manera relevante en la se帽a pedida, genera una inevitable asociaci贸n con la marca oponente, cuyo posicionamiento en el mercado es un hecho declarado por el fallo, lo que facilita el recuerdo de la marca y un riesgo de confusi贸n inevitable que impide el registro.
Octavo: Que, en consecuencia, el tribunal de la instancia incurri贸 en un manifiesto error de derecho en la aplicaci贸n de las normas sustantivas que regulan la irregistrabilidad, desde que concurriendo los presupuestos que hac铆an procedente el motivo de prohibici贸n de registro del art铆culo 20 letra f), a saber, la posibilidad de error, enga帽o o confusi贸n, no aplic贸 dicho precepto a un caso expresamente previsto por el legislador -siendo irrelevante a efectos de lo que se decidir谩 extenderse a las causales del art铆culo 20 letras g) y k)-, yerro que en definitiva condujo a aceptar el registro de una marca jur铆dicamente improcedente.
Noveno: Que en atenci贸n a lo razonado es innecesario abocarse al estudio de la infracci贸n al art铆culo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, que previene el sistema de apreciaci贸n de la sana cr铆tica, pues lo discutido no es f谩ctico, toda vez que la cuesti贸n se reduce a descartar motivos de irregistrabilidad por la posibilidad de confusi贸n, lo que debe efectuarse mediante la ponderaci贸n de las caracter铆sticas de las se帽as en conflicto.
Por estas consideraciones y de conformidad, adem谩s, con lo dispuesto en los art铆culos 764, 767 y 805 del C贸digo de Procedimiento Civil y 17 bis de la Ley N° 19.039, se acoge el recurso de casaci贸n en el fondo deducido en representaci贸n de EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A., contra la sentencia de veintiuno de abril de dos mil diecis茅is, escrita a fojas 149, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuaci贸n, en forma separada, pero sin previa vista.
Reg铆strese.
Redacci贸n a cargo del Ministro Sr. Cisternas.
Rol N° 35.183-16.
Redacci贸n a cargo del Ministro Sr. Cisternas.
Rol N° 35.183-16.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos K眉nsem眉ller L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O., y el Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G. No firma el Abogado Integrante Sr. Lagos, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
SENTENCIA DE REEMPLAZO.
Santiago, cinco de abril de dos mil diecisiete.
Que en atenci贸n a lo razonado es innecesario abocarse al estudio de la infracci贸n al art铆culo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, que previene el sistema de apreciaci贸n de la sana cr铆tica, pues lo discutido no es f谩ctico, toda vez que la cuesti贸n se reduce a descartar motivos de irregistrabilidad por la posibilidad de confusi贸n, lo que debe efectuarse mediante la ponderaci贸n de las caracter铆sticas de las se帽as en conflicto.
De conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 785 del C贸digo de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada con excepci贸n de su fundamento Cuarto, que se suprime.
Se reiteran, asimismo, los fundamentos Tercero a S茅ptimo del fallo de casaci贸n que antecede.
Y teniendo en su lugar y, adem谩s, presente:
Que la identidad del signo mixto solicitado con las marcas del oponente, de lo que deriva la conexi贸n entre el origen empresarial de las respectivas coberturas, son circunstancias que resultan determinantes para causar confusi贸n entre los signos en disputa respecto de la procedencia, cualidad o g茅nero de los bienes y servicios a que se refieren, de manera que la se帽a pedida, en la clase que se pretende registrar, resulta insuficiente para crear un signo con distintividad propia, lo cual permite presumir fundadamente que no podr谩n coexistir en el mercado.
Por estas consideraciones y de conformidad, adem谩s, con lo dispuesto por los art铆culos 16, 17 bis B y 19 de la Ley N° 19.039, se revoca la sentencia apelada de siete de septiembre de dos mil quince, escrita a fojas 127, en cuanto por ella se resolvi贸 rechazar la oposici贸n de EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. fundada en la letra f) del art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y en su lugar se decide que esta queda acogida, rechaz谩ndose en definitiva 铆ntegramente el registro de la marca mixta METRO JUNTO A TI CENCOSUD, pedida por Cencosud S.A., para distinguir, en clase 32, los productos singularizados en la solicitud N° 1108812, de 28 de mayo de 2014, que rola a fojas 1.
Reg铆strese y devu茅lvase.
Redacci贸n a cargo del Ministro Sr. Cisternas.
