23.06.04 - Rol Nº 1556-04

Santiago, veintritrés de junio del año dos mil cuatro. Vistos y teniendo presente: 1º) Que en estos autos rol Nº 1556-04 comparece a fs.2 don Christian Ernst Suárez, abogado, domiciliado en calle Amunátegui 277, piso 3, actuando en representación de la demandante en los autos Helena Rubinstein S.A., domiciliada en 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, París, Francia, en los autos relativo a la apelación rol Nº962-01 de la Solicitud Nº432.603 de la marca "Pamela Frant Volumatic" en clase 3, deduciendo recurso de queja contra los integrantes del Honorable Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, Sres. Rafael Huerta Bustos y Raúl Pellicer Navarro, por las faltas y abusos que, en concepto del recurrente, han incurrido en el ejercicio de sus funciones, al dictar la resolución de 22 de abril último, que rola a fs.51, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia de fecha 15 de mayo del año 2001, que acogía la oposición presentada en contra de la solicitud Nº432.603 de la marca Pamela Grant Volumatic", expediente de apelación rol Nº962-01, aceptándose a registro dicha marca, y se pretende que se deje sin efecto; 2º) Que al fundarse el recurso de queja, se hace presente que Laboratorio City S.A. solicitó mediante formu lario Nº432.603 el registro de la marca ya señalada, para distinguir productos de la clase 3, contra la que se opuso Helena Rubinstein S.A. sobre la base de su marca Volumatic, Registro Nº343.272, hoy Registro Nº544.905, inscrita para distinguir productos cosméticos de la clase 3, oposición basada en los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial. El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, por resolución de 15 de mayo del año 2001 acogió la oposición interpuesta y rechazó a registro la marca, considerando que el tercer elemento de la marca solicitada presenta identidad con el signo inscrito, siendo fácilmente confundibles, lo que permite suponer fundadamente que de coexistir en el mercado, ello será motivo de toda clase de errores o confusiones, especialmente en cuanto al origen empresarial de los productos a distinguir". La solicitante presentó recurso de apelación contra el referido rechazo y, el 22 de abril del año en curso, el Tribunal referido revocó la sentencia apelada, rechazando la oposición interpuesta, con el voto favorable de los dos Ministros recurridos y el voto en contra del Ministro don Fernando Márquez Rojas. Afirma que esta resolución es errónea e infundada, pues su mandante es dueña de la marca Volumatic", registrada bajo el Nº544.905 para distinguir productos de la clase 3 y la marca pedida es esencialmente idéntica a la registrada por su mandante, ya que únicamente le agrega a la misma su marca base o housemarck, lo que no la hace distintiva o novedosa y, al comparar las marcas en conflicto, es evidente su semejanza determinante, pues la registrada con anterioridad se encuentra contenida en forma íntegra en la que ahora se solicita, no aportando el nuevo signo ningún carácter novedoso ni distintivo, al tratarse esencialmente de la misma marca, a la que se le agregó la expresión Pamela Grant"; 3º) Que el recurrente explica que la marca Pamela Grant ya se encuentra abundantemente registrada por la solicitante en la misma clase 3, bajo los números que indica, entre otros y para lo único que no tiene protección marcaria es precisamente la palabra Volumatic", la cual ya es propiedad de su mandante en la misma clase, por lo que la marca pedida no cumple con el re quisito legal de novedad exigido por el artículo 19 inciso 1º de la Ley Nº19.039, puesto que ella es confusamente similar a la marca ya registrada por su mandante, como lo ha señalado el Departamento de Propiedad Industrial en primera instancia. Insiste en que la marca de autos se encuentra compuesta por dos marcas ya registradas, una de la misma solicitante y la otra, propiedad de su mandante, por lo que la pedida carece de toda distintividad, además de que la marca Volumatic goza de plena protección marcaria, sin limitación alguna, no existiendo otra marca en el registro 3 que la incluya, por lo que no es una expresión de uso común para dicha clase y el término antes indicado no es una palabra reconocida como tal en idioma alguno, al ser una palabra inventada por su mandante, sin significado conocido; 4º) Que en el recurso se advierte que la solicitante trata de darle a la marca Volumatic" un carácter genérico que no tiene, ya que junto con solicitar la marca en cuestión, pide también la marca Pamela Grant Extreme Volumatic", ya que extreme, que significa extremo en castellano, hace las veces de superlativo con respecto a la palabra Volumatic, lo que no tiene otra finalidad que darle un aspecto de genericidad a la misma, la que por su naturaleza no tiene, al tratarse de una marca registrada de propiedad de Helena Rubinstein S.A. Agrega que de aceptarse a registro la marca pedida, los consumidores creerán que se trata de una marca de su representada, lo que no será efectivo, lo que es cierto si se toma en cuenta que la marca pedida es la ya dicha, y la de su mandante va muchas veces asociada a su razón social, de tal forma que los consumidores a menudo conocen o denominan la marca de su mandante Helena Rubinstein Volumatic" de la clase 3, y al ser ofrecido por el encargado del local comercial un producto "Pamela Grant Volumatic", de la misma clase acepta pensando que se trata del mismo producto que buscaba, ya que ambos contienen el nombre de una mujer extranjera y la palabra Volumatic, marca distintiva al ser una expresión creada y no de uso común, por lo que será inevitable que se producirán entre los consumidores errores o confusiones respecto de los productos amparados por las marcas y su procedencia; 5º) Que el recurrente añade que la solicitante es un competidor directo de su mandante, fabricando líneas de productos similares, pero de otra calidad y dirigidos a un público distinto y, como ocurre a menudo, los competidores buscan copiar los productos de los líderes del mercado, y es así como junto con presentar la solicitante la marca de autos, pidió también otra en la cual simplemente agregó a su marca Pamela Grant otra de las marcas registradas de propiedad de su mandante, Pamela Grant Long Lash", que incluye la marca Long Lash", que registrara. Sostiene que el hecho de tomar una marca comercial registrada y de propiedad de un tercero y simplemente agregarle la housemark o marca base del solicitante como ha ocurrido, no le otorga novedad ni distintividad alguna a una marca, por lo que no puede ser aceptada a registro, ya que infringiría los derechos válidamente adquiridos con anterioridad por su mandante, privándolo de su uso exclusivo sobre la expresión Volumatic" que ha creado, registrado y publicitado. Manifiesta que los ministros recurridos incurrieron en una falta notoria, al no haber estudiado en forma adecuada y concienzuda los antecedentes presentados por las partes, desestimándolas sin mayores consideraciones y revocando la sentencia de primera instancia, la que se ajustaba a derecho. El Honorable Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial no procedió de acuerdo a las circunstancias hechas valer en la audiencia verificada con fecha 1º de abril de 2004 y no hizo un estudio adecuado de los antecedentes acompañados a los autos, como el hecho de que Volumatic es una palabra inventada por su mandante, quien es el único que la tiene registrada para productos de la clase 3; 6º) Que, finalmente, expresa el recurrente que se vulneraron los artículos 19 inciso 1º, 20 letras f), h) y j) de la Ley Nº19.039 y 19 Nº25 inciso 3 de la Constitución Política de la República, pues la sentencia ha resultado ser una suerte de expropiación de la marca Volumatic, que ha pasado a ser una marca que cualquiera puede usar a su antojo, con la única condición de anteponerle alguna marca. 7º) Que, al informar a fs.10 los Ministros recurridos, expresan que han considerado que la existencia de dos marcas de la misma clase 3, como serían Pamela Grant Volumatic", la pedida y Volumatic", la que sirve de fundamento a la demanda, no induci ría a error o engaño a los consumidores, ya que entre ellas existe suficiente distintividad, como que la solicitada se compone de tres palabras y la otra, la oponente, de sólo una. Además, la marca pedida se encuentra acompañada del nombre comercial de la demandada, diferenciándola de la marca registrada por la oponente. Añaden que la doctrina marcaria ha sostenido que al confrontar dos marcas, éstas han de contemplarse desde una visión de conjunto, lo que, en el caso de las marcas en litigio, las hace imposible de confusión por el público consumidor. Finalmente, señalan que discreparon del criterio sustentado por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, considerando también que la marca Volumatic de la firma demandante, ha coexistido en la misma clase con la marca Pamela Grant Volumen" de la peticionaria, sin que entre ellas se produjeran errores o confusiones; 8º) Que, de conformidad con lo que dispone el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, "El recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. Sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, sin perjuicio de la atribución de la Corte Suprema para actuar de oficio en ejercicio de sus facultades disciplinarias". Agrega el precepto que "El fallo que acoge el recurso de queja contendrá las consideraciones precisas que demuestren la falta o abuso, así como los errores u omisiones manifiestos y graves que los constituyan y que existan en la resolución que motiva el recurso, y determinará las medidas conducentes a remediar tal falta o abuso. En ningún caso podrá modificar, enmendar o invalidar resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley contempla recursos jurisdiccionales ordinarios o extraordinarios, salvo que se trate de un recurso de queja interpuesto contra sentencia definitiva de primera o única instancia dictada por árbitros arbitradores." Ello, en cuanto interesa para efectos de decidir respecto de la presente materia; 9º) Que en la especie, la empresa Laboratorio City S.A. requirió la inscripción de la marca Pamela Grant Volumatic" e n la clase 3, presentándose demanda de oposición por la recurrente de queja, la firma Helena Rubinstein S.A., en razón de ser titular de su marca Volumatic", Registro Nº 343.272, hoy Registro Nº544.905, inscrita para distinguir productos cosméticos de la señalada clase, en base a los artículos 19 y 20 letra f) y h) de la Ley Nº19.039, sobre propiedad industrial. El 17 de abril del año 2001 se dictó sentencia de primer grado, la que acogió la oposición deducida respecto de la solicitud indicada. Dicha sentencia, apelada, fue revocada por el tribunal recurrido, con fecha 22 de abril último, aceptándose a registro, en consecuencia, la marca solicitada; 10º) Que, a juicio de esta Corte Suprema, en el presente caso y con motivo de la dictación de dicha resolución, los jueces recurridos cometieron falta o abuso grave por las razones contenidas en el voto de minoría de la resolución del H. Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, esto es, la antigdel registro Nº343.272 de la marca Volumatic" de la oponente y la fama y notoriedad de la marca Helena Rubinstein, compartiendo también la cita que se hace de la obra que menciona y en que se define el término notoriedad". Puede agregarse a lo antes dicho, la efectividad de lo alegado por el recurrente, en orden a que la marca que se intenta inscribir constituye un término inventado por la oponente, que no corresponde a ningún vocablo conocido, de tal suerte que se intenta por la firma que ha requerido la inscripción de manera clara, evidente y, por cierto, indebida, utilizar una creación intelectual de una firma de la competencia; 11º) Que, por lo demás y acorde con lo que se ha venido exponiendo, resulta extremadamente fácil confundir las expresiones, tanto visual como fonéticamente de tal modo que, de coexistir, inevitablemente producirán confusión e inducirán a engaño al público adquirente de los productos que se expendieren bajo tales denominaciones; 12º) Que el inciso primero del artículo 19 de la Ley Nº19.039 estatuye que "Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales". El artículo 20 de l mismo texto legal ordena que "No pueden registrarse como marcas:...f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos...h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejan, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad en la misma clase"; 13º) Que, como se puede advertir de todo lo que se viene razonando, y de la trascripción efectuada precedentemente de los preceptos legales que son los que resultan atinentes a esta materia, en el presente caso, debido a su inmediata y notoria similitud con la marca Volumatic", registrada por la oponente y que constituye una palabra creada, como se dijo por ésta última, debe calificarse como grueso error el cometido al admitir a registro la denominación Pamela Grant Volumatic", cual es la pretensión de la empresa Laboratorios City S.A., debiendo concordarse plenamente con los argumentos del recurso de queja y de la oposición; y, por lo tanto, corresponde acoger los planteamientos de la recurrente Hellena Rubinstein S.A.; 14º) Que, en consecuencia, al no decidirlo del modo indicado precedentemente y desconocer el innegable y evidente parecido fonético y visual de ambas marcas, además de las circunstancias que concurren en este caso particular, según anteriormente quedó expresada, que claramente induce a confusión en lugar de diferenciación, los ministros recurridos, en cuanto revocaron la sentencia apelada, que como se dijo, había rechazado la solicitud de inscripción de la referida marca incurrieron en falta o abuso grave, que este Tribunal se ve en la obligación de enmendar; 15º) Que, en tales condiciones, el recurso de queja resulta procedente, debiendo por lo tanto acogerse. De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 545, 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales se acoge el recurso de queja deducido en lo principal de la presentación de fs.2, contra los Ministros del H. Tribunal Arbritral de Propiedad Industrial Sres. Rafael Huerta Bustos y Raúl Pellicer Navarro, y se deje sin efecto la sentencia dictada con fecha veintidós de abril del año dos mil cuatro en curso, en los autos rol Nº962-2001 traídos a la vista, y su lugar se decide que s e confirma la sentencia apelada, de quince de mayo del año dos mil uno, escrita a fs.15 vta. de dicho expediente; y se declara que la solicitud de inscripción de la marca Pamela Grant Volumatic" para distinguir productos de la clase 3, formulada por Laboratorios City S.A. y que lleva el número 432.603 queda rechazada, acogiéndose así la oposición de la firma Helena Rubinstein S.A., titular del registro de la marca Volumatic". Acordada contra el voto de los Ministros Sres. Gálvez y Oyarzún, quienes estuvieron por desestimar el referido recurso de queja, en virtud de las siguientes consideraciones: Primera.- Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias"; Segunda.- Que conforme al artículo 549 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso graves, constituidos por errores u omisiones manifiestos e igualmente graves; Tercera.- Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte; y Cuarta.- Que lo anterior no significa necesariamente compartir la apreciación de los hechos y la aplicación del Derecho efectuada por los funcionarios reclamados. De conformidad con lo estatuido por el inciso final del artículo 545 del Código anteriormente indicado, dése cuenta de estos antecedentes al Tribunal Pleno de esta Corte Suprema, para los efectos señalados en dicha disposición. Regístrese, agréguese copia autorizada de esta resolución a los referidos autos, traídos a la vista, los que serán devueltos oportunamente. Asimismo, en su oportunidad se archivará el presente proceso. Redacción a cargo del Ministro Sr. Espejo. Rol Nº1556-2004. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricard o Gálvez, Sr. Humberto Espejo y Sr. Adalis Oyarzún; y los Abogados Integrantes Sres. Manuel Daniel y José Fernández. Autorizado por la Secretaria Subrogante Sra. Marcela Paz Urrutia Cornejo.