Santiago, cinco de diciembre de dos mil diecisiete.
VISTOS:
En este procedimiento especial N° 34.086-2017, regido por la ley N°
19.039 de 2006, la oponente S.A.C.I. Falabella recurre de casaci贸n en el fondo
contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que confirm贸 aqu茅l en
alzada, del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que, a su
vez, acept贸 a registro la solicitud de la marca TOTUM, en clase 33, pedida por
Chen Sheng Da, permitiendo su coexistencia con el sello TOTTUS inscrito a
nombre de la oponente.
Declarado admisible el arbitrio, se
trajeron los autos en relaci贸n a
fojas 108.
CONSIDERANDO:
Primero: Que el libelo censura conculcados los art铆culos 16, 19 y
20, letras f) y h), de la ley N° 19.039, para que se invalide el dictamen refutado
y por lo que toca a la vulneraci贸n del art铆culo 19, expresa que el signo
aprobado no acat贸 los requisitos determinados por esta disposici贸n, pues no es
una se帽al novedosa, ya que existen otras registradas muy semejantes
(TOTTUS); no es un r贸tulo caracter铆stico en comparaci贸n a los distintivos de la
oponente, sin poder cumplir su funci贸n de distinguir entre uno y otro.
Luego, en lo que concierne al quebrantamiento del art铆culo 20, letra
f), de la mencionada ley, atendido que la recurrente mantiene efigies
registradas con productos muy similares y vinculados en las clases 32 y 33,
susceptibles de inducir a error o enga帽o. Un nuevo reproche descansa en la
transgresi贸n de la letra h) del mencionado art铆culo 20, por cuanto los trazos en
conflicto son gr谩fica o fon茅ticamente parecidos y pueden confundirse. Adem谩s,
abarcan la misma especie de productos, sin que sea posible distinguirse por la
cobertura, dado que no tiene elementos suficientes que permitan diferenciarlo,
de modo que genera error o enga帽o sobre el origen empresarial.
Segundo: Que termina, por reclamar violentadas las pautas
reguladoras de la prueba, con arreglo al art铆culo 16 de la ley N° 19.039, desde
que los sentenciadores desatendieron razones puramente l贸gicas, puesto que
la oponente present贸 numerosos antecedentes probatorios para sustentar su
pretensi贸n, los que no fueron considerados.
Concluye con la petici贸n que se acoja el recurso interpuesto, se
anule el fallo atacado y se extienda el de reemplazo que desestime el registro
de la huella “TOTUM”.
Tercero: Que, para la acertada soluci贸n de la controversia, es
menester recordar que los juzgadores desecharon la oposici贸n de S.A.C.I.,
titular del cu帽o TOTTUS para discernir bebidas alcoh贸licas (excepto cerveza),
clase 33 y cerveza; aguas minerales, gaseosas y otras bebidas sin alcohol;
bebidas de frutas y sumos de frutas; siropes y otras preparaciones para
elaborar bebidas, clase 32, al requerimiento de registro impetrado por Chen
Sheng Da para la divisa TOTUM, con cobertura para vino; espirituosos
(bebidas; brandy; whisky; ron, vodka; licores de menta; extractos de frutos
alcoh贸licos; aperitivos; ark, sidra; c贸cteles; piqueta (vino de mesa ligero);
alcohol de arroz; licores, de la clase 33, sobre la elucubraci贸n que la supresi贸n
de la letra T y la sustituci贸n de la letra final S por M, contribuye a favor de la
diferencia entre una y otra contrase帽a, circunstancia que da lugar a inferir de
forma racionalmente fundada que es perfectamente factible una coexistencia
pac铆fica en el mercado, asevera que es dable advertir diferencias gr谩ficas y
fon茅ticas que permite distinguirlos y por ello no se aprecia como el letrero
pedido podr铆a ser inductivo a error o confusi贸n, en torno a la cualidad, el
g茅nero o el origen de la cobertura a distinguir, por lo que no concurren las
causales consagradas en las letras f) y h) del art铆culo 20 de la ley N° 19.039.
Cuarto: Que, a su turno, los jueces ad quem confirmaron el laudo
en revisi贸n, cuando aducen que entre las leyendas mixtas Tottus, clase 33 y
Tottus, clase 32, de la oponente y el marbete denominativo TOTUM, es posible
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captar diferencias gr谩ficas y fon茅ticas suficientes, las que sumadas a los
componentes figurativos que las se帽as de la demandante presentan, habilita
colegir la coexistencia pac铆fica de ellos, sin inducir en confusi贸n, error o enga帽o
en los consumidores acerca del origen empresarial de los productos.
Quinto: Que apenas conocidos los argumentos de invalidaci贸n
desarrollados por la recurrente, y desplegados adem谩s los fundamentos de lo
decidido, se hace necesario deslindar los m谩rgenes sobre los cuales debe
construirse el diagn贸stico jur铆dico, con el objeto de determinar si la aplicaci贸n
del derecho a la situaci贸n sub lite ha sido la correcta o no.
Sexto: Que en este orden de ideas, conviene dejar en claro que en
el proceso de oposici贸n de marcas debe estarse a las exigencias
contempladas por las hip贸tesis de prohibici贸n alegadas por la contendiente al
registro, oportunidad en que los c谩nones propios del derecho marcario
imponen su evaluaci贸n, sin olvidar que en la actual disputa se proclama
titularidad sobre una car谩tula que, seg煤n se reclama, guarda parecidos gr谩ficos
y fon茅ticos con la solicitante, con sectores de protecci贸n coincidentes. Por ello,
interesa comparar, entonces, el uso de las efigies en discordia, que cabe
entender como los actos mediante los cuales una signatura en realidad cumple
sus funciones propias, es decir, diferenciar directamente y/o identificar la
procedencia y/o calidad de productos, servicios o establecimientos; la
relevancia de ese uso en el tr谩fico jur铆dico, que implica que la imagen ha sido
introducida en el comercio con conocimiento relativo por los consumidores y
usuarios; y que los s铆mbolos creados tengan entidad marcaria, o sea, que
re煤nan las exigencias sustantivas de registrabilidad.
Otro aspecto a tener en cuenta estriba en la vinculaci贸n de
coberturas, que envuelve el cotejo de las esferas de resguardo que
comprenden los caracteres en discrepancia, resulta 煤til insertar en el estudio la
clase para la que se requieren y, como se ha resuelto previamente por esta
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Corte, la descripci贸n de los productos o servicios espec铆ficos amparados por
las ense帽as.
S茅ptimo: Que en lo atinente a los cap铆tulos de casaci贸n propuestos
por la oponente, cabe destacar que no se discute que lo pedido por Chen
Sheng Da es el registro del cartel TOTUM para la clase 33, en tanto que la
oponente es titular del lema TOTTUS para la misma clase y para la clase 32.
Esta contextualizaci贸n revela la analog铆a gr谩fica, as铆 como su afinidad fon茅tica
parcial, en t茅rminos tales que surge manifiesta la identidad de las dos, de
manera que en este escenario f谩ctico, importa escudri帽ar el presupuesto de
irregistrabilidad contenido en el art铆culo 20, letra h), de la ley N° 19.039, cuando
proh铆be inscribir vi帽etas “iguales o que gr谩fica o fon茅ticamente se asemejen de
forma que puedan confundirse con otras ya registradas o v谩lidamente
solicitadas con anterioridad para productos, servicios, o establecimiento
comercial o industrial id茅nticos o similares, pertenecientes a la misma clase o
clase relacionadas”.
Octavo: Que en concordancia con el precepto reci茅n transcrito y
con lo anotado en el raciocinio precedente, sin entrar a debatir la ponderaci贸n
de la prueba, queda claramente acreditado que la rotulaci贸n solicitada y la
registrada encierran semejanzas gr谩ficas y fon茅ticas, ya que comparten la zona
inicial y protag贸nica “TOT”, sin que el que le sigue en la inscripci贸n pedida
(UM) le confiere distintividad, de suerte que resulta forzoso plantear la
posibilidad de confusi贸n con el de la recurrente, que asimismo goza de fama y
notoriedad en el mercado y entonces la causal entablada por la oponente se
constata en plenitud.
Es as铆 como el pronunciamiento reprobado incurrre en error de
derecho al prescindir de aplicar el literal h) del art铆culo 20 de la Ley sobre
Propiedad Industrial a la denominaci贸n requerida, desde el momento que
concurren todos sus supuestos, equivocaci贸n que influye sustancialmente en lo
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dispositivo de lo resuelto, toda vez que signific贸 negar lugar a una oposici贸n
susceptible de ser aceptada a cabalidad.
Noveno: Que, esta premisa aparece reforzada si se repara que un
hecho tampoco debatido radica en la coincidencia de cobertura de las clases
en conflicto, de modo que asegurada la semblanza entre una y otra, no ofrece
duda que la aceptaci贸n a registro de la alegor铆a impetrada producir铆a una
inevitable confrontaci贸n, porque existen bastantes simetr铆as entre ellas que
inhiben su amable ocurrencia en el mercado.
D茅cimo: Que, en m茅rito de lo discurrido, al mediar coincidencia
entre la cobertura que procura la marca pedida con aquella que representa la
sostenida por la oponente, resulta indudable que, am茅n de las paridades
presentes entre ambas, el sello requerido se presta para inducir a error o
enga帽o respecto de la procedencia, cualidad o g茅nero de todos los productos
de la clase 33 para los cuales fue pedida, lo que desde luego obsta a su
presentaci贸n en el mercado, en virtud de lo cual el dictamen criticado ha
atropellado el art铆culo 20, letras f) y h), de la Ley de Propiedad Industrial, al
conceder un registro marcario, sin valorar que los acontecimientos
comprobados muestran la confluencia de causales de irregistrabilidad que
obstruyen su otorgamiento.
Y a la luz de lo elucidado, el arbitrio intentado debe progresar, en
vista de lo cual se impone su acogimiento.
Und茅cimo: Que las disquisiciones expuestas hacen innecesario
abocarse al estudio de la contravenci贸n al art铆culo 16 de la Ley de Propiedad
Industrial, que previene el sistema de apreciaci贸n de la sana cr铆tica, porque lo
controvertido no es f谩ctico, debido a que la cuesti贸n se reduce a descartar
motivos de irregistrabilidad ante el riesgo de confusi贸n, tarea que debe
efectuarse mediante la ponderaci贸n de las caracter铆sticas de las im谩genes en
contienda.
Por estas consideraciones y de acuerdo, adem谩s, con lo prevenido
en los art铆culos 764, 765, 767, 783, 784, 785 y 805 del C贸digo de
Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casaci贸n en el fondo promovido en
lo principal de la presentaci贸n de fojas 85, contra la sentencia de diecisiete de
mayo reci茅n pasado, escrita a fojas 84, la que se anula y se la reemplaza por la
que se dicta a continuaci贸n, en forma separada, pero sin previa vista.
Acordada con el voto en contra del Ministro se帽or Dahm, quien
fue del parecer de rechazar el recurso intentado teniendo para ello en
consideraci贸n que al determinar la distintividad de una marca en relaci贸n a
otra, ellas deben ser analizadas como un todo. En consecuencia, si bien la
denominaci贸n pedida puede estar compuesta de expresiones algunas de las
cuales pueden ser id茅nticas a la invocada por la oponente, aqu茅lla puede ser
perfectamente registrable, decisi贸n a la cual es posible de arribar considerando
la especial conformaci贸n -mixta- del signo del oponente, lo que le permite
concluir que la solicitud de autos no se enmarca en las causales de
irregistrabilidad denunciadas y que, al contrario, es capaz de singularizar
productos en el mercado sin generar los riesgos de confusi贸n que tales normas
cautelan, siendo, por tanto, id贸neo para tal fin, lo que desde luego amerita su
protecci贸n marcaria.
Reg铆strese.
Redacci贸n del abogado integrante se帽or Rodr铆guez y de la
disidencia, su autor.
Rol N° 34.086 - 2017.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos
K眉nsem眉ller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Valderrama R., Jorge Dahm O.,
y el Abogado Integrante Sr. Jaime Rodr铆guez E. No firma el Ministro Sr. Dahm y
el Abogado Integrante Sr. Rodr铆guez, no obstante haber estado en la vista de
la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisi贸n de servicios y ausente,
respectivamente. En Santiago, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se
incluy贸 en el
Estado Diario la resoluci贸n precedente.
SENTENCIA DE REEMPLAZO
Santiago, cinco de diciembre de dos mil diecisiete.
De conformidad con lo ordenado en el art铆culo 785 del C贸digo de
Procedimiento Civil y en la resoluci贸n que antecede, se extiende el siguiente
fallo de reemplazo:
VISTOS:
Del pronunciamiento apelado se reproduce 煤nicamente su secci贸n
expositiva; y del de casaci贸n que precede, se repiten las reflexiones signadas
entre los ordinales cuarto a noveno inclusive.
Y se tiene, en su lugar y adem谩s, presente:
Que la marca TOTUM para diferenciar vino; espirituosos (bebidas;
brandy; whisky; ron, vodka; licores de menta; extractos de frutos alcoh贸licos;
aperitivos; ark, sidra; c贸cteles; piqueta (vino de mesa ligero); alcohol de arroz;
licores, de la clase 33, am茅n de exhibir semejanzas gr谩ficas y fon茅ticas con el
sello “TOTTUS”, registrado por la oponente para discernir bebidas alcoh贸licas
(excepto cerveza), clase 33 y cerveza; aguas minerales, gaseosas y otras
bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y sumos de frutas; siropes y otras
preparaciones para elaborar bebidas, clase 32, toda vez que comparten la
franja preliminar y protag贸nica “TOT”, sin que aquella que le sigue en el signo
solicitado (UM) le otorgue distintividad y presenta un claro v铆nculo de cobertura
con la que se levanta en su contra, lo que en lo inmediato generar谩 confusi贸n
entre las expresiones en divergencia y la posibilidad de error o enga帽o en los
consumidores sobre la cualidad de las mercader铆as y la procedencia
empresarial de las mismas, circunstancias que traba su protecci贸n marcaria.
Por estas consideraciones y visto, adem谩s, lo prescrito en los
art铆culos 16, 19 y 20, letras f) y h), de la ley N° 19.039, se revoca la sentencia
apelada de trece de diciembre de dos mil diecis茅is, que se lee a fojas 44, que
desech贸 la demanda de oposici贸n y accedi贸 al registro solicitado y, en su lugar,
se decide que se rechaza 铆ntegramente la petici贸n de fojas 1 y 2.
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Acordada con el voto en contra del Ministro se帽or Dahm quien,
sobre la base de lo expresado en su disidencia consignada en la sentencia de
casaci贸n, estuvo por confirmar la sentencia apelada.
Reg铆strese y devu茅lvanse.
Redacci贸n del abogado integrante se帽or Rodr铆guez.
Rol N° 34.086 - 2017.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos
K眉nsem眉ller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Valderrama R., Jorge Dahm O., y
el Abogado Integrante Sr. Jaime Rodr铆guez E. No firma el Ministro Sr. Dahm y el
Abogado Integrante Sr. Rodr铆guez, no obstante haber estado en la vista de la
causa y acuerdo del fallo, por estar en comisi贸n de servicios y ausente,
respectivamente.
En Santiago, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se incluy贸 en el
Estado Diario la resoluci贸n precedente.
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ADVERTENCIA:
Si se trata de un fallo de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
