REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA
SENTENCIA Nº 130/2013.
Santiago, veinticuatro de julio de dos mil trece.
VISTOS:
1. A fojas 6, con fecha 2 de marzo de 2012, Beatriz Lea Zuberman
Comercializadora E.I.R.L. (en lo sucesivo, también e indistintamente, “Isracom”)
interpuso una demanda en contra de One Smart Star Number Chile S.A. (en lo
sucesivo, también e indistintamente, “OSS”), por supuestas conductas contrarias a
la libre competencia, fundando su acción en los antecedentes que a continuación
se indican:
1.1. La demandante señala que presta en Chile servicios de discado de
marcación abreviada a empresas (conocidos como servicios de short dial), que
consisten en poner a disposición de sus clientes alternativas de numeración
abreviada (por ejemplo *1234), chequeando la disponibilidad del número elegido
con los operadores de telefonía móvil y redirigiendo ese número abreviado al
número original de un call center, una oficina u otro. Además, Isracom efectúa
actualizaciones de numeración y cambios en teléfonos de destino para campañas
1.2. Para efectos de lo anterior -según afirma- resulta imprescindible contar con
autorización previa de todos los operadores móviles del país (Teléfonica Móviles
Chile S.A. (“Movistar”), Entel PCS Telecomunicaciones S.A. (“Entel”) y Claro Chile
S.A. (“Claro”).
1.3. Isracom señala que el servicio que ofrece a sus clientes incluye: (i) el
chequeo de la disponibilidad de los números de short dial requeridos; (ii) la solicitud
de habilitación del mismo a todos los operadores de telefonía móvil; (iii) las
modificaciones del número; y, (iv) una plataforma de asistencia y soporte del
servicio. Sostiene que no utiliza ningún tipo de tecnología para prestar el
mencionado servicio, y que su negocio se circunscribe a actividades de
distribución, venta, marketing y comercialización del mismo.
1.4. Indica la demandante que OSS es la única competidora de Isracom en el
mercado de los servicios de discado de marcación abreviada para acceso
telefónico a empresas, y que OSS define el referido servicio en su página web
como una herramienta de marketing, protegida por patentes.
1.5. Agrega que, con fecha 10 de mayo de 2006, la empresa que nombró como
distribuidor en Chile a OSS Chile –OSS Internacional- presentó ante el Instituto
Nacional de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, “INAPI”) la Solicitud N°1092-06
de patente de invención para un “método y sistema de ruteo de comunicaciones a
un proveedor de servicio de comunicaciones, método de ruteo y unidad de
coordinación, donde dicho método permite proveer un número reducido de
elementos compactos de contacto para contactar a un negocio específico”.
1.6. Posteriormente Isracom señala que, mediante resolución de 28 de octubre
de 2011, el INAPI concedió a OSS Internacional la patente de invención solicitada,
por un plazo de 20 años, contados desde la fecha de la respectiva solicitud. Al
respecto, señala que la patente se le concedió “sobre una unidad física (Hardware)
que debe conectarse físicamente, a través de líneas de comunicación, con los
operadores de telefonía móvil y fija a sus Data Base, para comprobar y verificar
qué numeraciones cortas se encuentran disponibles”, (en adelante, la “Patente de
Invención”).
1.7. Afirma la demandante que dicha patente “en nada afecta ni obsta” a los
servicios de short dial que presta, pues realiza la coordinación entre las bases de
datos de los proveedores de servicios de comunicaciones para asignar un número
único de contacto mediante la gestión personal de sus funcionarios con dichos
proveedores, sin usar el sistema de ruteo patentado por OSS. De este modo, los
servicios que presta no infringirían la Patente de Invención.
1.8. Agrega que la referida patente adolece de un vicio de nulidad, por no cumplir
con el requisito de novedad exigido en los artículos 32 y 33 de la Ley N° 19.039 de
Propiedad Industrial, pues ésta ya habría sido divulgada y hecha accesible al
público con anterioridad, en Israel.
1.9. En lo que respecta al mercado relevante de producto, lo define como el de
“distribución, venta y comercialización del servicio de discado de marcación
abreviada para acceso telefónico a empresas”. Al respecto, señala que el discado
de marcación corta o abreviada ha probado ser una herramienta eficiente de
relación entre las compañías que lo utilizan y sus clientes, al ser fácil de recordar,
generando una alta tasa de respuesta a las campañas y promociones de las
empresas. En lo relativo al mercado relevante geográfico, señala que éste
corresponde a todo el territorio nacional.
1.10. Luego, la demandante indica que OSS tiene una posición relevante en dicho
mercado, con al menos un 55% de participación en el mismo. Agrega que la
demandada tiene como clientes a diversas empresas del país, y que sus tarifas son
tres veces más altas que las cobradas por Isracom. Señala que, en caso de que
este Tribunal estimara que la demandada no tiene una posición de dominio, deberá
declarar, al menos, que los actos anticompetitivos denunciados han sido realizados
por ella con la intención de alcanzar dicha posición.
1.11. Isracom señala también que, a partir del año 2009, OSS habría realizado
una campaña de desacreditación en su contra ante los operadores de telefonía
móvil y ante sus clientes actuales y potenciales, dañando su nombre e intimidando
a los clientes (lo que habría ocurrido, entre otros, con GTD, Chilectra, Corpbanca,
Servicios de Asistencia BCI, Banco de Chile, Banco BBVA, BancoEstado, RSA,
Clínica Las Condes y VTR), y que también habría interferido en las relaciones
contractuales entre Isracom y sus proveedores -los operadores de telefonía móvil-,
lo que habría ocurrido con Claro y Movistar.
1.12. Afirma que, como consecuencia de lo anterior, algunas empresas habrían
suspendido o congelado el servicio de Isracom, prolongando las respectivas
negociaciones. Señala que, a la fecha de la demanda, al menos nueve empresas
se habrían inhibido de contratar con ella, dadas las aseveraciones incorrectas o
falsas que la demandada habría efectuado. Así, luego de dieciocho meses en el
mercado, Isracom habría vendido sólo cinco números de short dial y OSS más de
quince, pese a que esta última tendría tarifas tres veces más altas.
1.13. A continuación, ilustra lo anterior indicando que, por los números “oro” -es
decir, por aquellos que resultan fácilmente memorizables-, Isracom cobra 11,99
Unidades de Fomento (UF), mientras que OSS cobraría 50; por los números
“plata”, Isracom cobra UF 10,46, mientras que OSS cobraría 25; y por los números
“bronce”, esto es, aquellos que no tienen ninguna característica que los haga
especialmente memorizables, Isracom cobra UF 9,1, mientras que OSS cobraría
12.
1.14. Afirma la demandante que la estrategia de marketing de la demandada ha
consistido en mencionar la existencia de una infracción a la Ley N° 19.039 de
Propiedad Industrial por parte de Isracom, en particular, la infracción a su Patente
de Invención. En efecto, el día 30 de abril de 2009, un abogado de OSS habría
enviado una carta al señor Ariel Mitnik -la que, según entiende, iba dirigida a
Isracom, solicitándole “el cese inmediato de la distribución no autorizada, la venta y
la comercialización de las tecnologías protegidas bajo la solicitud de patente
nacional”, bajo apercibimiento de ejercer acciones legales si no se regularizaba la
situación dentro de un plazo de diez días.
1.15. Luego -y siempre en versión de la demandante-, otro abogado de OSS
habría enviado una nueva carta al señor Mitnik, el 17 de junio de 2009, señalando
que Isracom podría ser responsable del delito de infracción de patente (cuando a
esa fecha sólo existía una solicitud de patente ante el INAPI).
1.16. Posteriormente, el 3 de septiembre de 2010, otro abogado asesor de OSS,
de un estudio de abogados distinto, habría enviado una tercera carta al señor
Mitnik, solicitando que Isracom cese en el uso comercial de la respectiva tecnología
y en el uso de publicidad de OSS Internacional, bajo apercibimiento de interponer
acciones civiles y criminales.
1.17. Indica Isracom que el día 18 de abril de 2011, OSS envió un correo
electrónico a Corpbanca (a quien Isracom prestaba servicios de short dial), en el
que señala que Isracom estaría efectuando una “competencia informal”, y que la
única habilitada para prestar dicho servicio era OSS; y que el día 14 de junio de
2011 OSS habría enviado una carta similar a Claro Chile, señalando que los
servicios de short dial provistos por Isracom tenían manifiestas similitudes con la
tecnología protegida por la solicitud de patente de OSS. Como consecuencia de lo
anterior, Claro habría congelado en dos oportunidades la prestación del servicio de
enrutamiento de short dial a la demandante, y que finalmente lo habría reanudado
después de consultar la opinión de un estudio de abogados, que habría
determinado que el servicio de Isracom no infringía los derechos protegidos por la
Patente de Invención.
1.18. Señala Isracom que, con fecha 17 de febrero de 2012, el Banco de Chile le
informó que OSS había difundido que Isracom “(…) no proporcionaría servicios de
Short Dial a Claro”, y que OSS era el único que podía prestar dicho servicio, pues
estaba amparado por la Patente de Invención.
1.19. De esta forma, Isracom sostiene que la demandada habría incurrido en
prácticas de competencia desleal, infringiendo el artículo 3° de la Ley N° 20.169
que regula dicha materia, al ejecutar conductas contrarias a la buena fe o a las
buenas costumbres, las que habrían perseguido desviar clientela de Isracom por
medios ilegítimos; y, asimismo, prácticas contrarias al artículo 4° de la misma ley,
al efectuar aseveraciones incorrectas o falsas sobre los servicios, actividades y
relaciones comerciales de un tercero, susceptibles de menoscabar su reputación
en el mercado. Dichas prácticas serían sancionables en sede de libre competencia,
porque OSS goza de una posición dominante en el mercado relevante o, al menos,
estaría en condiciones de alcanzarla, pues hay dos competidores en dicho
mercado, y se ha intentado excluir a uno -Isracom- del mismo.
1.20. A mayor abundamiento, la demandante señala que habría un abuso en el
ejercicio del derecho de propiedad industrial, pues la demandada ha abusado del
derecho de patente de invención que le fue concedido, a sabiendas de que dicha
patente adolece de un vicio de nulidad por falta de novedad y, además, porque la
demandada habría interpuesto acciones legales excediendo las reivindicaciones de
la patente; muestra de lo cual es la medida prejudicial que interpuso en contra de
Isracom ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, con fecha 30 de diciembre de 2010,
rol N°37.749-10.
1.21. Por último, Isracom sostiene que los actos que reprocha a la demandada
han sido idóneos para producir efectos en el mercado.
1.22. En mérito de lo descrito, la demandante solicita a este Tribunal:
(i) Que acoja la demanda y declare que OSS ha realizado prácticas de
competencia desleal con el objeto de, a lo menos, alcanzar una posición dominante
en el mercado relevante descrito en autos, en los términos del artículo 3° letra c)
del D.L. N° 211;
(ii) Que se ordene a la demandada poner término a los actos de competencia
desleal que han implicado actos anticompetitivos efectuados en perjuicio de
Isracom y del mercado en general;
(iii) Que se condene a la demandada al pago de una multa a beneficio fiscal, por
el monto que el Tribunal estime en justicia; y,
(iv) Que se condene en costas a la demandada.
2. A fojas 106, con fecha 24 de abril de 2012, One Smart Star Number Chile
S.A. (OSS) contestó la demanda de autos, solicitando su rechazo, con costas, por
las siguientes consideraciones:
2.1. Señala que OSS es una empresa vinculada a OSS Internacional, cuyo
ámbito de negocios es la generación de nuevos métodos, servicios y tecnologías
vinculadas al ámbito de las comunicaciones. OSS ofrece como producto un servicio
de marketing que permite a una empresa dar a conocer un número de cuatro
dígitos iniciado por asterisco, para que sus clientes puedan contactarla a través de
una multiplicidad de canales de comunicación, tales como telefonía móvil, fija, fax,
SMS, correo electrónico, carta, entre otros (en adelante “Servicio de Comunicación
Abreviada *4 Dígitos”). Luego, agrega que ofrece a sus clientes números “platinum”
que son los más caros, por sus mejores posibilidades de recordación por parte de
los usuarios, los números “gold”, que se venden a un precio intermedio, y los
números “silver”, por los que se cobra un precio más barato.
2.2. Indica la demandada que, para efectos de proveer el referido servicio, es
necesario contar con el consentimiento de las empresas que prestan los canales
de comunicación en el mercado, tales como compañías de telefonía fija y móvil, y
compañías de correo, suscribiendo contratos comerciales con cada una de ellas.
Hace presente que, al ser un mercado incipiente, OSS sólo ha contratado con los
operadores de telefonía móvil.
2.3. Explica que este servicio “de marketing” fue inventado y patentado por OSS
Internacional en Israel en el año 2005, luego de lo cual ésta inició un proceso de
registro internacional de su patente. En Chile, la patente se solicitó ante el INAPI el
10 de mayo de 2006, bajo el N°1092-2006.
2.4. Señala OSS que, mientras se llevaba a cabo el proceso de inscripción de la
patente, comenzó a buscar un socio estratégico en Chile, con el fin de que éste
ofreciera el servicio patentado en el mercado chileno. En este contexto, el año
2006 OSS tomó contacto en Chile con el señor Daniel Cohen, quien aceptó la
oferta y se hizo asesorar por el señor Ariel Mitnik, a quien entregó diversa
información sobre el negocio. Luego, explica que el señor Cohen intentó introducir
el negocio en Chile, pero que ello no fructificó, por lo que OSS Internacional
nombró a la empresa chilena Universo Digital S.A. como exclusivo distribuidor de
su servicio en Chile, creándose así OSS Chile.
2.5. Afirma la demandada que, con posterioridad y haciendo uso de la
información entregada por el señor Cohen, el señor Mitnik se asoció con la señora
Beatriz Lea Zuberman. Así, durante el año 2009, OSS tomó conocimiento de que
una empresa chilena, vinculada al señor Mitnik y a la señora Zuberman, estaba
ofreciendo un servicio equivalente al que OSS comenzaba a ofrecer bajo el amparo
de la solicitud de patente efectuada ante el INAPI. Más aún, que esta empresa
explicaba en su página web en qué consistía el Servicio de Comunicación
Abreviada *4 Dígitos, mediante publicidad que había desarrollado OSS
Internacional y clientes de dicha empresa, aprovechándose así, de su reputación.
2.6. Explica que, luego de analizar eventuales acciones legales con abogados,
OSS envió una carta al señor Mitnik en la que le explicaba que los servicios que
éste ofrecía suponían una infracción a los derechos que emanaban de su solicitud
de patente; y, que poco después, con fecha 14 de mayo de 2009, el señor Mitnik se
presentó en la oficina de abogados de OSS señalando que su compañía prestaba
servicios de intermediación en Chile para una empresa israelí, que habría
patentado originalmente el Servicio de Comunicación Abreviada *4 Dígitos, y que
buscaría soluciones al conflicto; lo que no habría ocurrido.
2.7. Señala que, tiempo después, OSS envió una nueva carta al señor Mitnik,
haciéndole ver las responsabilidades que conllevaba el actuar de la compañía que
representaba.
2.8. Luego, la demandada explica que no es irrelevante la circunstancia de que
OSS Internacional ya hubiese presentado la solicitud de patente ante el INAPI a la
fecha en que envió las cartas al señor Mitnik, pues la Ley N° 19.039 de Propiedad
Industrial establece que, una vez que se concede la patente al interesado, se le
otorga protección “a contar de la fecha en que se presentó la solicitud”; y que serán
condenados al pago de una multa a beneficio fiscal de veinticinco a mil unidades
tributarias mensuales quienes maliciosamente imitaren o hicieren uso de un invento
“con solicitud de patente en trámite”, a menos que esta última no sea concedida.
2.9. Afirma OSS que existió mala fe por parte de Isracom, la que se hizo aún
más evidente cuando se acreditó a ésta que OSS Internacional tenía derechos de
propiedad sobre los sistemas patentados y, no obstante ello, continuó compitiendo
en infracción a dichos derechos de exclusividad, firmando contrato con Movistar y
Entel, en julio de 2010, con el fin de poder ofrecer sus servicios en el mercado, en
conocimiento de la existencia de la patente original y de la solicitud de patente en
Chile.
2.10. Indica OSS que, por ello y habiendo sido asesorada por sus abogados,
decidió enviar una nueva carta al señor Mitnik, solicitándole el cese de la
prestación de los servicios por parte de este útimo, indicando que OSS se
reservaba acciones legales y otras circunstancias que respaldarían la legitimidad
de su actuar, pero que Isracom omitiría mencionar en su demanda.
2.11. Luego, considerando que el artículo 4° de la Ley N° 20.169 de Competencia
Desleal, establece como hipótesis de competencia desleal “toda conducta que
aproveche indebidamente la reputación ajena”, OSS informa que solicitó una
medida prejudicial preparatoria de exhibición de documentos, ante el 5° Juzgado
Civil de Santiago, con el fin de que Isracom exhibiera, entre otros, “los contratos de
licencia comercial u otros derechos de propiedad intelectual que autorizarían a los
futuros demandados a utilizar los signos distintivos, fotografías e imágenes de
empresas que son clientes de OSS Internacional”, pero que el señor Mitnik no
concurrió a dicha exhibición.
2.12. Posteriormente, OSS envió cartas a los operadores de telefonía móvil y a
eventuales clientes de Isracom, “con el fin de comunicarles la competencia desleal
de la que estaba siendo víctima”.
2.13. A continuación, OSS hace presente que todas las comunicaciones referidas
por Isracom en su demanda (a Corpbanca, a Claro y al Banco de Chile)
efectivamente se enviaron, con el fin de hacer frente a la competencia “informal,
abusiva y desleal” que venía desarrollando Isracom. En dichas comunicaciones -
señala- se informaron cuestiones “verídicas, ciertas y efectivas” con el fin de
amparar los derechos que le otorgaría la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, lo
que descartaría cualquier tipo de competencia desleal.
2.14. OSS afirma que durante el proceso de inscripción de patente ante el INAPI
la señora Beatriz Lea Zuberman habría efectuado dos presentaciones para
oponerse a la solicitud, pero con otro nombre (el de “Beatriz Begas Z.”),
fundándose en que la patente carecería del requisito de la novedad. Ambas
presentaciones fueron rechazadas por razones de forma (porque había vencido el
plazo para oponerse formalmente), pero el INAPI las tuvo a la vista y éstas fueron
agregadas al expediente. No obstante ello, el 28 de octubre de 2011 el INAPI
concedió la patente de invención a OSS Internacional, por un término de 20 años.
2.15. OSS indica que después de la concesión de la patente, Isracom no ha
modificado su conducta y ha continuado ofreciendo un servicio cuya
comercialización infringiría el derecho exclusivo y excluyente otorgado a OSS
Internacional, utilizando publicidad de OSS Internacional y de algunos de sus
clientes.
2.16. Sostiene que la demanda debe ser rechazada, con costas, pues dice no
haber incurrido en acto alguno de competencia desleal. Ello porque no se
configuraría la hipótesis genérica del artículo 3° de la Ley N° 20.169 de
Competencia Desleal, pues OSS no habría incurrido en conductas contrarias a la
buena fe o a las buenas costumbres con el fin de desviar clientela por medios
ilegítimos, los que para la demandante se habrían configurado a través de “actos
de abuso de propiedad industrial”.
2.17. A juicio de la demandada, estas conductas contrarias a la buena fe no se
habrían producido, en primer lugar, porque OSS siempre actuó en el entendido de
que la patente era legítima. Al respecto, afirma que la patente fue efectivamente
concedida por el INAPI, siendo válida y eficaz, no habiéndose deducido acción de
nulidad alguna y no adoleciendo ésta de vicio. En segundo término, porque
Isracom estaría infringiendo los derechos de propiedad industrial de OSS
Internacional, al comercializar servicios cubiertos por la patente. Afirma que, aún
cuando en el fututo existiera un pronunciamiento de un tribunal especializado
declarando la nulidad de la patente chilena, y aún cuando la patente no cubriera los
servicios de Isracom, no habría prueba de la mala fe, pues hay antecedentes que
hacen pensar que el servicio ofrecido por Isracom supone una infracción a la
misma, de modo que OSS se encontraba de buena fe al estar convencida de
actuar conforme al ordenamiento jurídico y en legítima defensa de sus derechos de
propiedad industrial.
2.18. Indica OSS que tampoco se configuran los presupuestos del artículo 4°, letra
c), de la Ley N° 20.169 de Competencia Desleal, que sanciona actos de
desacreditación, pues, por una parte, OSS jamás ha formulado aseveraciones
incorrectas o falsas respecto de Isracom, ya que sus cartas a CorpBanca, Claro y
el Banco de Chile contendrían “información verdadera, cierta y fidedigna” respecto
de las actuaciones de Isracom; y, por la otra, no habría intentado denigrar o
perjudicar la imagen de ésta última, sino que proteger o resguardar la especial
posición jurídica que le otorga la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial. Agrega
que jamás se ha referido a circunstancias personales de la señora Zuberman, ni a
la menor calidad que pudiera tener el servicio de Isracom.
2.19. Afirma que los hechos son concluyentes, y que si alguien ha actuado
deslealmente, éste ha sido Isracom, quien ha desarrollado sus actividades en
infracción de la patente chilena, en perfecto conocimiento de su existencia, y
promocionando sus servicios aprovechándose la reputación de OSS Internacional.
2.20. OSS define el mercado relevante de producto como el de “la
comercialización de servicios de marketing destinados a optimizar la comunicación
entre una empresa determinada y sus consumidores o clientes”, es decir, un
mercado mucho más amplio que aquel definido por Isracom. Afirma que no es
controvertido que el Servicio de Comunicación Abreviada *4 Dígitos es una
solución de marketing, pues la propia demandante se refiere a “soluciones de
marketing” y que, como consecuencia de ello, no puede ser considerado, bajo
ningún respecto, como una herramienta imprescindible o insustituible. En este
sentido, afirma que el Servicio de Comunicación Abreviada *4 Dígitos compite
directamente y es plenamente sustituible con otras herramientas o mecanismos
destinados a optimizar la comunicación entre una empresa determinada y sus
consumidores o clientes, tales como los números 600 y 800, las campañas para
fomentar que los consumidores graben en la memoria de sus teléfonos celulares
los números de contacto tradicionales (de siete dígitos) de una empresa, la
herramienta “Adwords” de Google, y las páginas web de las compañías.
2.21. En cuanto al mercado relevante geográfico, OSS coincide con la
demandante en que corresponde a todo el territorio nacional.
2.22. OSS afirma que sus actuaciones no han tenido por objeto alcanzar,
mantener o incrementar una posición dominante en el mercado relevante -requisito
necesario para la configuración de las conductas de competencia desleal que se
sancionan en el artículo 3 letra c) del D.L. N° 211-, pues: (i) no ha existido ni existe
intención dolosa de alcanzar dicha posición dominante; (ii) las conductas
denunciadas no son objetivamente aptas para alcanzar, mantener o incrementar
una posición de dominio (ni dentro del mercado relevante definido por OSS ni
dentro de aquel “construido” por Isracom); (iii) el volumen de mercado que tiene
OSS dentro del mercado relevante está lejos de configurar una posición de
dominio, la que señala sería “ínfima” o cercana a cero, ya que ha vendido 12
números abreviados, a 7 clientes, precisando luego que ha vendido sólo 7 números
a 6 clientes, pues 5 de los 12 números vendidos son operados en conjunto por el
cliente y una sociedad relacionada a OSS (por lo que no constituyen un caso típico
de venta de números abreviados); y, (iv) porque los precios que cobra OSS a sus
clientes son razonables y justificados en costos, y están lejos de ser monopólicos o
abusivos. Explica que sus precios son más altos que los de Isracom porque OSS
debe pagar una comisión o royalty a OSS Internacional de un 50% de las
ganancias que obtenga, y no corresponden a los precios de lista informados por
Isracom, dado que debe negociar con cada cliente y aplicar descuentos. Añade
que sus márgenes han sido menores a los considerados normales para negocios
de la industria de la tecnología vinculada al ámbito de las comunicaciones, e
incluso inexistentes. Hace presente que, aún en el caso que se llegase a
considerar que los precios cobrados por OSS son excesivos, esa sola circunstancia
no es suficiente para considerar que explota abusivamente una supuesta posición
dominante en el mercado relevante.
2.23. Agrega OSS que los supuestos actos de competencia desleal, en caso de
ser ciertos, han carecido de toda aptitud objetiva para afectar la libre competencia,
y que prueba de ello es que Isracom sigue operando al día de hoy. Señala que no
existen barreras de entrada al mercado relevante, y que la propia demandante ha
sostenido que para desarrollar su negocio le basta con tener un computador o un
teléfono.
2.24. Explica que la interposición de una medida prejudicial preparatoria de
exhibición de documentos no constituye ningún ilícito que infrinja el D.L. N° 211, ni
la Ley N° 20.169 de Competencia Desleal, ya que el solo ejercicio de una medida o
una acción no merece reproche, -sino que para ello se requiere una multiplicidad o
diversidad de acciones, y que se cumplan los restantes requisitos-; y, además, la
medida prejudicial preparatoria no fue interpuesta en forma abusiva ni para
entorpecer la operación de un agente dentro del mercado, sino para enfrentar la
competencia desleal de Isracom.
2.25. En subsidio, OSS señala que no procede la aplicación de una multa a
beneficio fiscal, pues no se verifican los requisitos exigidos para ello en el artículo
26 del D.L. N° 211, ya que no ha existido beneficio económico alguno para OSS;
las conductas imputadas no adolecen de la gravedad requerida, considerando la
breve duración de la infracción, la falta de incidencia de la misma en el
desenvolvimiento de las actividades de la demandante y la ausencia de dolo o
mala fe por parte de OSS; y porque OSS goza de irreprochable conducta anterior,
en especial en materias de libre competencia.
3. A fojas 180, con fecha 8 de mayo de 2012, se recibió la causa a prueba y se
fijaron los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos que, tras acogerse los
recursos de reposición presentados por las partes, presentan la siguiente
redacción:
“1) Estructura y características del mercado en el que participan las partes y
evolución de su participación en el mismo; y,
2) Efectividad de que la patente de invención de la demandada cubre el
método o sistema utilizado por la demandante para proveer servicios, y de que las
acciones por medio de las cuales la demandada invoca exclusividad sobre el
señalado método o sistema hayan tenido por objeto desacreditar a la demandante
en el mercado para alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el
mismo”.
4. Documentos acompañados por las partes:
Isracom acompañó: a fojas 436, (i) impresión de la página web de OSS; a fojas
930, (ii) actas notariales sobre patentes de invención otorgadas por el INAPI; (iii)
copia autorizada ante notario de una presentación denominada “Las patentes de
invención: una herramienta de ingeniería”; (iv) actas notariales sobre las solicitudes
de patentes de invención efectuadas por OSS en Europa, Perú y Estados Unidos;
(v) actas notariales sobre el funcionamiento de la empresa SMS Cellact; y (vi) copia
simple del documento denominado “Informe Pericial sobre solicitud de patente de
Invención”, de 14 de mayo de 2008; a fojas 1500, (vii) traducción libre del
documento acompañado a fojas 930 bajo el numeral 4; a fojas 1630, (viii)
documento denominado "Acta notarial de 11 de diciembre de 2012, efectuada por
el Notario Público de Santiago don Alfredo Martin Illanes”; a fojas 1797, (ix)
extractos del libro de Roberto Musso Molina, certificados ante notario; a fojas 2112,
(x) actas notariales de 20 de marzo de 2013 y 17 de abril de 2013, otorgadas por el
Notario Público de Santiago don Alfredo Martin Illanes; (xi) entrevista efectuada al
señor Roberto Musso en el diario Las Últimas Noticias del día 15 de noviembre de
2010; y, (xii) fragmentos de publicidad de distintas empresas que utilizan el sistema
de marcación abreviada en Israel.
5. One Smart Star Number Chile S.A. acompañó: (i) a fojas 382, copia de
publicación en el diario La Hora, de 3 de septiembre de 2010; (ii) impresiones de la
página web www.shortdial.com; (iii) correo electrónico enviado por Ariel Mitnik a
Santiago Ortúzar, de 30 de junio de 2009; (iv) carta enviada por Rodrigo Puchi a
Ariel Mitnik cuya referencia es "Abstención de uso de producto patentado" de 30 de
abril de 2009; y, (v) carta enviada por Santiago Ortúzar a Ariel Mitnik, cuya
referencia es "Abstención de uso de producto patentado" de 17 de junio de 2009; a
fojas 955, (vi) certificado del Conservador de Patentes del INAPI, de 14 de
noviembre de 2012; y, (vii) copia certificada por el secretario abogado del INAPI de
la Solicitud de Patente de Invención N°1092-2006; a fojas 1185, (viii) copia del
expediente administrativo de tramitación de la patente de invención
correspondiente a la solicitud N°1092-2006; a fojas 1411, (ix) copia autorizada ante
notario del acta de protocolización del informe de Heidi M. Brun, en inglés y su
traducción, así como la traducción al español de los anexos B, C D, E, F y G1 al G6
de dicho informe y sus certificados de traducción; a fojas 1871, (x) copia simple del
expediente del juicio sumario sobre infracción a derechos de propiedad industrial
iniciado por OSS en contra de Beatriz Lea Zuberman Comercializadora E.I.R.L.
ante el 9° Juzgado Civil de Santiago bajo el rol N° C-3049-2013; a fojas 1891, (xi)
convenio entre Telefónica y One Smart Star Number Chile S.A., suscrito el 1 de
octubre de 2008 y contrato Marco de Operación y Prestación de Servicios entre
Entel y One Smart Star Number Chile S.A., suscrito el 20 de julio de 2010; a fojas
1898, (xii) declaración jurada del señor Yakov Shulman, vicepresidente de ventas
de One Smart Star Limited; a fojas 1904, (xiii) copia autorizada de la declaración
jurada del señor Daniel Cohen Cordero ante el Notario Público de la ciudad de Tel
Aviv, Israel, protocolizada en Chile el 25 de marzo de 2013; a fojas 1908, (xiv)
copia de los balances generales de OSS correspondientes a los años 2011 y 2012.
A fojas 1971, (xv) orden de servicio OSS de Servipag, suscrita el 21 de octubre de
2011; (xvi) órdenes de compra de RSA Seguros Chile S.A., Clínica Las Condes
S.A., Banco del Estado de Chile y Corredora de seguros Ripley Ltda.; (xvii)
contratos de servicio entre OSS y People & Chess (Isapre MasVida) y entre OSS y
BBVA Chile; (xviii) carta enviada por el señor Gonzalo Grebe, gerente general de
Clínica Las Condes al señor Roberto Musso, gerente general de OSS el 1 de junio
de 2012; (xix) carta enviada por el señor Jesús Castillo, gerente de marketing del
BancoEstado al señor Roberto Musso, gerente general de OSS, el 21 de
noviembre de 2012; a fojas 2033, (xx) copia simple del expediente de la gestión
preparatoria de exhibición de documentos deducida por OSS en contra del señor
Ariel Mitnik, por sí y en representación de la empresa Isralink o Isracom, tramitada
ante el 5° Juzgado Civil de Santiago bajo el rol N° C-37749-2010, y copia
autorizada ante notario de la página web del Poder Judicial, donde se aprecia que
el R.U.T. de OSS sólo arroja un resultado, que es la anterior medida prejudicial; a
fojas 2098, (xxi) copia autorizada ante notario de la página web de la operadora de
telefonía Movistar, correspondiente al Número 800; (xxii) copia autorizada ante
notario de la página web de la operadora de telefonía Movistar, correspondiente al
Número 600; y, (xxiii) copia autorizada ante notario de las Series Estadísticas de
Tráfico Móviles, de la Subtel, publicadas el 19 de marzo de 2013; a fojas 2109,
(xxiv) contrato para la prestación de servicio Short Number Service celebrado entre
Publiguías Yell Chile S.A. y Digevo Group S.A. el 15 de noviembre de 2011; y, (xxv)
carta enviada por el señor Carlos Zazo González, gerente general de Publiguías al
señor Roberto Musso, presidente ejecutivo de Digevo Group, el 22 de agosto de
2012.
6. Informes acompañados por las partes.
A fojas 281, Beatriz Lea Zuberman Comercializadora E.I.R.L. acompañó: (i) Informe
Técnico, elaborado por Augusto Pérez Gallardo y Jaime Silva Barros; y; (ii) Informe
Técnico de Infracción de Patente, de Milena Alcayaga García y Cristián Savelli
Lara.
A fojas 715, One Smart Star Number Chile S.A. acompañó, (i) documento titulado
"Análisis Técnico sobre los Alcances que el Servicio Short Dial ofrecido por Isracom
tiene sobre la Patente de Invención Chilena N°47.856” e informe complementario
del estudio jurídico Villaseca; y, a fojas 750, acompañó, (ii) informe comparativo
entre el registro de patente N°47.856 y el servicio de Short Dial, de Fernando
García y Jorge Fuentes.
7. Informe Pericial.
A fojas 190, Isracom solicitó que se realizara un peritaje para determinar si el
servicio ofrecido por su empresa infringía o no la patente de OSS. Según consta a
fojas 205, OSS se allanó a dicha solicitud.
A fojas 1694 rola el informe de los peritos señores Leonardo Mena Coronel y Juan
Pablo Egaña. Las principales conclusiones de dicho informe son: (i) la patente
proporciona una solución que permite asociar ciertos seudónimos o claves
numéricas a una multiplicidad de negocios; (ii) para implementar esta solución se
consideran elementos tecnológicos que están dados por “unidades compactas de
coordinación”; (iii) el sistema empleado por Isracom no consulta la intervención de
“unidades compactas de coordinación”; y, (iv) ambos buscan solucionar el mismo
problema. La diferencia está en los sistemas de implementación (OSS utiliza
elementos técnicos e Isracom personas).
A fojas 1744, OSS efectuó observaciones al informe pericial.
8. Testimonial rendida por las partes:
8.1. Por la parte de Beatriz Lea Zuberman Comercializadora E.I.R.L.: (i) a fojas
585, el señor Alfredo Alejandro Villegas Montes; (ii) A fojas 587, el señor Eduardo
Antonio Sanhueza Berríos; (iii) A fojas 589, la señora Cecilia Lilian Caputo Plaza; y,
(iv) a fojas 780, el señor Gianpaolo Peirano Bustos.
8.2. Por la parte de One Smart Star Number Chile S.A.: (i) a fojas 1665, el señor
Jorge Patricio Fuentes Antilao; (ii) a fojas 1669, la señora Macarena Liliana Thieme
Ortiz; (iii) a fojas 1763, el señor Gustavo Pedro Vicencio Ríos; y, (iv) a fojas 1765,
el señor José Miguel Torres Toral.
9. Exhibiciones de documentos:
9.1. A solicitud de Beatriz Lea Zuberman Comercializadora E.I.R.L., exhibieron
documentos: (i) Banco de Chile, que exhibió el Informe elaborado por Eduardo
Sanhueza, según consta en el acta que rola a fojas 310; (ii) Claro Chile S.A., que
exhibió Informe Técnico Complementario Alcance Patente N°47.856, según consta
en el acta que rola a fojas 339; (iii) Corpbanca, que exhibió una serie de correos
electrónicos entre sus funcionarios y funcionarios de OSS, según consta en el acta
que rola a fojas 357; y, (iv) BancoEstado, que exhibió copia de cadenas de correos
electrónicos entre sus trabajadores y trabajadores de OSS, según consta en el acta
que rola a fojas 618.
9.2. A solicitud de One Smart Star Number Chile S.A. exhibieron documentos: (i)
Beatriz Lea Zuberman, quien exhibió copia de los contratos celebrados con
Telefónica Móviles, Entel PCS, Claro Chile, Corpbanca, Comercial Kaufmann,
Inmobiliaria Aconcagua, Bruno Fritsch, GTD Manquehue, Cineplex, Aresta y
Servicios de Asistencia Ltda, según consta en el acta que rola a fojas 402; (ii) Entel
PCS, quien exhibió contrato celebrado entre Entel PCS y la demandante, anexo, y
set de cartas (14) entre Entel PCS e Isracom entre el 17 de noviembre de 2010 y el
27 de julio de 2012, según consta en el acta que rola a fojas 425; y, (iii) Telefónica
Móviles Chile, quien exhibió convenio de 8 de julio de 2010, celebrado entre ella y
la demandante, según consta en el acta que rola a fojas 425.
10. Absolución de posiciones.
10.1. A fojas 580, con fecha 20 de agosto de 2012, absolvió posiciones la señora
Beatriz Lea Zuberman. Dicha diligencia fue decretada a fojas 297 y siguientes.
11. A fojas 2136, con fecha 14 de mayo de 2013, la demandante observó la
prueba rendida en autos. Con la misma fecha lo hizo la demandada, cuya
presentación rola a fojas 2175.
12. A fojas 1811, con fecha 10 de abril de 2013, el Tribunal ordenó traer los
autos en relación, efectuándose la vista de la causa en la audiencia del día 16 de
mayo de 2013.
Y CONSIDERANDO:
Primero. Que, como se ha señalado, con fecha 2 de marzo de 2012, Isracom
demandó en esta sede a OSS porque, en su concepto, esta última habría incurrido
en ciertas conductas contrarias a la libre competencia en el mercado de la
distribución, venta y comercialización del servicio de discado de marcación
abreviada para acceso telefónico a empresas. En particular, la demandante
sostiene que la demandada habría ejecutado actos de competencia desleal con el
objeto de alcanzar, mantener o incrementar su posición de dominio en el mercado
antes referido;
Segundo. Que dichas prácticas de competencia desleal habrían consistido,
siempre según la demandante, en la realización, por parte de OSS, de una
campaña de desacreditación de Isracom con empresas móviles, clientes y
potenciales clientes, fundada en un uso abusivo de su patente de invención
asociada a la solicitud N° 1092-2006 (en adelante también e indistintamente la
“Patente”). Asimismo, la actora sostiene en su demanda, que OSS también habría
abusado del privilegio que la Ley N° 19.039 le confiere como titular de la Patente, al
interponer una medida prejudicial probatoria ante el 5° Juzgado Civil de Santiago,
Rol N° 37749-10 que tenía por objeto que Isracom exhibiera una serie de
documentos relacionados con los servicios de short dial. De acuerdo con Isracom,
las conductas denunciadas serían idóneas para producir efectos contrarios a la
libre competencia en el mercado de la distribución, venta y comercialización del
servicio de discado de marcación abreviada para acceso telefónico a empresas,
atendida la posición de OSS en el mismo, en el que tendría un 55% de
participación;
Tercero. Que OSS, al contestar la demanda de autos, solicita su total rechazo,
con costas, pues argumenta que no ha cometido conducta alguna que pueda ser
calificada como contraria a la libre competencia, toda vez que las prácticas
denunciadas no serían más que la expresión del legítimo ejercicio de los derechos
que le asistirían como titular de la Patente. En este orden de consideraciones, la
demandada sostiene que los servicios que ofrece Isracom se encontrarían
comprendidos dentro del ámbito de protección de su privilegio industrial y que, por
lo tanto, el objetivo de las comunicaciones enviadas a las empresas móviles y
clientes -actuales o potenciales- de la demandante, no era otro que el de proteger y
amparar su Patente;
Cuarto. Que en relación con la vulneración de su Patente, OSS señala que
tanto la circunstancia de que la representante legal de Isracom, la señora Beatriz
Lea Zuberman, haya efectuado presentaciones ante el INAPI solicitando que se
rechazara la solicitud de patente de OSS, por no ser novedosa, como el hecho de
que el señor Ariel Mitnik haya sido contactado por el primer representante de OSS
en Chile para introducir el negocio de la marcación abreviada en nuestro país y
luego éste haya iniciado conversaciones con la representante de la demandante
para desarrollar el mismo negocio, constituirían antecedentes que demostrarían
que los servicios de short dial, ofrecidos por la actora, efectivamente estarían
cubierto por la Patente. Por otra parte, la demandada niega que las
comunicaciones que envió a las empresas móviles y clientes -actuales o
potenciales- de la demandante hayan tenido por objeto desprestigiarla, aseverando
que lejos de contener aseveraciones incorrectas o falsas, la información contenida
en ellas es veraz y efectiva. Por último, agrega que la interposición de una medida
prejudicial probatoria de exhibición de documentos no puede considerarse, en caso
alguno, como una manifestación de un eventual ejercicio abusivo de derechos,
toda vez que lo único que pretendía era “(…) enfrentar una evidente conducta de
competencia desleal en que, clara e inequívocamente ha incurrido Isracom hasta el
día de hoy”;
Quinto. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° letra c) del D.L. N°
211, los actos de competencia desleal son reprochables en esta sede sólo en la
medida que tengan por objeto alcanzar, mantener o incrementar una posición
dominante. Por lo anterior, en lo que sigue, este Tribunal analizará, en primer lugar,
si las conductas denunciadas por Isracom y que no han sido controvertidas en lo
sustancial por la demandada, constituyen o no prácticas que puedan ser calificadas
como contrarias a la buena fe o a las buenas costumbres que persiguieron, por
medios ilegítimos, desviar clientela de la demandante. Luego de dicho análisis, y
sólo en el evento de que este Tribunal llegue a la convicción de que los hechos
denunciados constituyen efectivamente actos de competencia desleal, se
examinará si los mismos han tenido por objeto alcanzar, mantener o incrementar
una posición de dominio, para lo cual se analizará el mercado relevante en el que
inciden los hechos de esta causa y el eventual poder de mercado de OSS;
Sexto. Que, como se ha descrito en la parte expositiva de esta Sentencia y
en las consideraciones precedentes, los hechos que motivan la presente causa
consisten, fundamentalmente, en la realización de ciertas actuaciones de OSS
relacionadas con su Patente. En forma previa entonces a analizar la legitimidad de
las actuaciones de OSS, este Tribunal estima necesario hacer presente ciertas
precisiones en relación con el ejercicio de los derechos que confiere y ampara la
Ley N° 19.039 y su relación con las normas que protegen la libre competencia;
Séptimo. Que, en primer lugar, este Tribunal entiende que los derechos de
propiedad industrial son privilegios que autorizan a su titular para explotar de
manera exclusiva y excluyente el derecho conferido, sea éste una patente, una
marca, un diseño industrial u otro de los singularizados en la Ley 19.039. En
segundo lugar, también es necesario recordar que, tal como lo ha resuelto en
numerosas oportunidades este Tribunal (e.g. Sentencias números 30/2005,
50/2007 y 62/2008), es posible que el ejercicio de un derecho de propiedad
industrial, en este caso protegido por una patente de invención, pueda afectar
ilegítimamente la libre competencia, cuando dicho ejercicio es abusivo y el titular
del privilegio goza de poder de mercado. Dicho lo anterior, en las consideraciones
que siguen este Tribunal se abocará a analizar las conductas imputadas a OSS;
Octavo. Que, como se ha expuesto, en lo medular, Isracom ha reprochado a
OSS haber realizado una campaña de desprestigio ante empresas móviles, clientes
y potenciales clientes, mediante la información o aseveración de afirmaciones
incorrectas y falsas, lo que habría producido efectos en la libre competencia. En
particular, dichas conductas habrían consistido en el envío de comunicaciones -
escritas y verbales- por parte de OSS a la empresa de telefonía móvil Claro Chile
(en adelante indistintamente Claro), a Corpbanca, al Banco Estado y al Banco de
Chile;
Noveno. Que para determinar si dichas comunicaciones constituyen actos de
competencia desleal o no, este Tribunal analizará, en primer término, si las mismas
contienen o no aseveraciones incorrectas o falsas sobre el servicio ofrecido por la
demandante, Isracom. Establecido lo anterior, ponderará si las conductas
imputadas a la demandada tenían o no por objeto desacreditar a la actora para
desviar su clientela;
Décimo. Que, de este modo, corresponde revisar los correos electrónicos
enviados por OSS a Corpbanca. Con fecha 6 de agosto de 2012, se realizó en las
oficinas de dicha entidad bancaria la audiencia de exhibición de documentos
decretada mediante resoluciones de fojas 215 y 339. En dicha audiencia, que rola
a fojas 357, el representante de dicho Banco exhibió una cadena de correos
electrónicos enviados por OSS a Corpbanca y sus correspondientes respuestas, el
día 15 de abril de 2011 a las 9:13, 9:26, 9:51 y 14:53 horas, respectivamente, así
como un correo electrónico de 18 de abril, enviado a las 11:24 horas por el Gerente
de OSS a la ejecutiva de dicho banco, la señora Cecilia Caputo, en el que adjunta
una carta del estudio de abogados Harnecker Carey;
Undécimo. Que en las antedichas comunicaciones, OSS ofreció a dicho banco el
“servicio de acceso único corto abreviado de multiacceso para los clientes y
potenciales clientes CORPBANCA”; oferta que fue desechada por esa entidad por
estar trabajando con otro proveedor. Frente a dicha respuesta, el Gerente de
Negocios de OSS envió a la señora Cecilia Caputo el correo de 18 de abril de
2011, singularizado en la consideración anterior, el que señala textualmente lo
siguiente: “[e]stimada Cecilia: Complementando el mail de la semana pasada, te
adjunto carta que da cuenta de estado de demanda a la empresa que genera una
competencia informal, dada por nuestro estudio de abogados expertos en
propiedad industrial. Te comento que la única empresa habilitada para dar este
servicio es OSS Chile filial de OSS Internacional, quienes tienen registro de la
patente comercial y propiedad intelectual sobre el mismo. La patente se encuentra
en trámite según documento adjunto. Sabemos que existe una empresa informal
que lo ha estado ofreciendo, la cual se encuentra demandada debido a lo mismo.
Estoy recabando los antecedentes de la demanda los cuales te puedo hacer llegar
si te interesan. Por lo indicado te invito a comparar el servicio y darle una mirada a
nuestros antecedentes y al grupo de empresas que hay detrás…”. Este documento
no fue objetado por las partes y además fue expresamente reconocido por la
receptora del correo electrónico, la señora Cecilia Caputo Plaza, en la audiencia
testimonial cuya acta rola a fojas 654 de autos;
Duodécimo. Que para discernir si este correo electrónico contiene informaciones
o aseveraciones falsas o incorrectas sobre los servicios ofrecidos por la
demandante, se analizará detenidamente su contenido. En primer término, ha sido
alegado por Isracom que era falso que, a esa fecha, existiera una demanda
deducida por OSS en contra de la demandante. Para fundar dicha aseveración, el
representante de OSS adjuntó, en el mismo correo, una carta de esa misma fecha -
18 de abril de 2011- enviada por el Estudio Harnecker Carey, mediante la cual se
informó a la demandada acerca del estado de tramitación de una medida
prejudicial probatoria de exhibición de documentos presentada el 4 de enero de
2011, ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, por OSS en contra del señor Ariel
Mitnik;
Decimotercero. Que, como se puede apreciar, este primer cuestionamiento
sobre la veracidad o exactitud de dicha afirmación es razonable. En efecto, si bien
es cierto que el remitente de este correo, el señor Adolfo Amenábar, no es
aparentemente abogado y que, por tal razón, no es dable exigírsele un
conocimiento acabado sobre la naturaleza jurídica de las presentaciones que una
persona pueda hacer ante los tribunales de justicia, no es menos cierto que dicho
ejecutivo, atendido el alto cargo que ocupa en la empresa demandada y habida
cuenta del significado que envuelve la palabra “demanda” (sobre todo cuando se
dirige, como en este caso, a una persona que no es letrada), debió emplear un
cuidado mayor al usar dicha expresión y debió ser más prolijo en el término
utilizado, atendidos los efectos que esa afirmación podía generar en la ejecutiva de
Corpbanca;
Decimocuarto. Que, enseguida, OSS expresa en la citada comunicación que
la “demanda” se habría presentado en contra de una empresa que genera una
competencia informal. Si bien es cierto que el señor Aménabar no singulariza en
dicho correo a la empresa que generaría esta competencia informal, es indudable
que se refería a Isracom, tanto por la carta del Estudio Harnecker Carey que
adjuntó al mismo, como por los antecedentes que rolan a fojas 377 y 381. Todos
estos documentos dan cuenta de que la empresa a la que se refería la demandada
en la comunicación antedicha, era precisamente la demandante. La circunstancia
de que las cartas que rolan a fojas 377 y 381 fueran enviadas al señor Ariel Mitnik,
que no era el representante de Isracom, no altera lo razonado puesto que OSS
creía, a esa fecha, que lo era, según indicó expresamente en su contestación y tal
cual se desprende del documento de fojas 363, esto es, de la copia de la nota en el
Diario La Hora de la edición de 3 de septiembre de 2010, en la que aparece el
señor Mitnik como gerente general de Isracom;
Decimoquinto. Que, en consecuencia, aclarado el hecho de que la reseña a la
empresa que generaría una competencia informal se refería a Isracom y sus
servicios de short dial, este Tribunal evaluará la corrección o veracidad de dicha
expresión. Como se aprecia, la palabra “informal” contenida en dicha frase se
refiere a la manera de competir de la demandante. De acuerdo con el Diccionario
de la Real Academia Española, informal es, en su primera acepción, algo “que no
guarda las formas y reglas prevenidas”. En otras palabras, la alusión a la
competencia informal que generaría Isracom, en palabras de OSS, se refiere a una
competencia al margen de las formas y reglas, es decir -a juicio de OSS- una
competencia ilegal y desleal;
Decimosexto. Que para poder determinar si esa aseveración es verdadera o
correcta, la demandada debió acreditar dicha circunstancia en el proceso, toda vez
que no puede exigírsele a Isracom que pruebe un hecho negativo, esto es, el no
haber competido de manera informal;
Decimoséptimo. Que, conforme a lo razonado, para acreditar la veracidad y
corrección de dicha aseveración, OSS debió haber acompañado algún antecedente
que diera cuenta de que Isracom estaba compitiendo, a esa fecha, de manera
“informal”, o sea, al margen de las formas y de las reglas, como podría serlo una
sentencia condenatoria dictada por parte de un tribunal de justicia, lo que no hizo.
En efecto, en estos autos sólo consta que OSS presentó ante la justicia civil una
medida prejudicial probatoria -en el mes de diciembre de 2010- en la que se
proponía deducir acciones al amparo de la Ley N° 20.169 de Competencia Desleal,
y que más de dos años después -en marzo de 2013-, interpuso una demanda, pero
esta vez por una supuesta infracción de Isracom a sus derechos de propiedad
industrial. Por consiguiente, no existe antecedente alguno en el proceso que avale
la veracidad y corrección de la aseveración de la demandada sobre la competencia
informal que, a esa fecha, atribuía a Isracom;
Decimoctavo. Que, por otra parte, también se ha señalado que no es efectivo
ni correcto que OSS sea “la única empresa habilitada para dar este servicio”, tal
como se sostiene en el tantas veces citado correo de 18 de abril de 2011;
Decimonoveno. Que, sobre lo anterior, se debe tener en consideración que la
presentación de OSS, a finales del año 2010, de la solicitud de medida prejudicial
probatoria singularizada precedentemente, es indicativa de que la demandada no
tenía certeza si el servicio ofrecido por la demandante estaba o no cubierto por su
patente pues, de lo contrario, habría deducido derechamente una demanda en
contra de Isracom para hacer efectiva una eventual responsabilidad por infracción
a la Ley N° 19.039 o a la Ley N° 20.169;
Vigésimo. Que, a mayor abundamiento, este Tribunal recibió a prueba este
punto, es decir, si efectivamente la patente de invención de la demandada cubre el
método o sistema utilizado por la demandante para proveer servicios. Dicha
resolución no tenía ni tiene por objeto determinar si Isracom estaba infringiendo la
Patente de OSS, sino el de contar con antecedentes que permitieran a estos
sentenciadores valorar el propósito con que se hizo dicha aseveración, es decir, si
efectivamente se trataba de proteger un derecho de propiedad industrial, o si su
objeto era el de impedir, restringir o entorpecer la competencia;
Vigésimo primero. Que tal como se señaló en las consideraciones precedentes y
se desprende de la prueba que se analizará en las consideraciones siguientes,
existen antecedentes fundados que permiten afirmar a este Tribunal que no era
posible inferir que los servicios de short dial estaban cubiertos por la Patente de
OSS y que, por lo tanto, la aseveración contenida en el correo electrónico
analizado fue, al menos, temeraria, sin perjuicio de que, como se ha dicho, lo que
correspondía hacer era derechamente demandar si es que se pensaba que existía
una infracción a la Ley N° 19.039 o a la Ley N° 20.169;
Vigésimo segundo. Que, en efecto, en estos autos las partes han
acompañado una serie de informes de especialistas en el área de la propiedad
industrial sobre esta materia. La demandante acompañó los informes rolantes a
fojas 218 y a fojas 259, en los cuales se concluye que la Patente N° 47.856 de
OSS cubre un método o procedimiento, y no el servicio de marcación abreviada
propiamente tal. Por consiguiente, el negocio o los servicios de la demandante no
infringirían las reivindicaciones de la citada patente al utilizar otro método para
prestarlos. La demandada, por su parte, acompañó a fojas 663 y 729 dos informes
jurídicos, conforme a los cuales se concluye que los servicios de short dial
provistos por Isracom se encontrarían dentro del alcance del objeto de protección
de la patente, pues para su implementación se ofrecen y desarrollan pasos o
etapas que se encuentran amparadas por las reivindicaciones del registro. En
forma adicional, a fojas 304 y 334, el Banco de Chile y Claro Chile exhibieron los
informes técnicos que cada una de dichas instituciones requirió a sus asesores
jurídicos externos, precisamente por las prevenciones que a cada una de dichas
empresas hizo OSS sobre la legalidad de los servicios que ofrecía Isracom. Ambos
informes concluyen que los servicios de short dial provistos por Isracom no están
cubiertos por la patente de la demandada, pues lo patentado es un método o
sistema para proveer el servicio de marcación abreviada, y no el servicio mismo;
Vigésimo tercero. Que Isracom solicitó a fojas 190 que se realizara un peritaje
respecto de si la patente de invención de la demandada cubre el método o sistema
utilizado por la demandante para proveer servicios. Según consta a fojas 205, OSS
se allanó a dicha solicitud. Dicho peritaje fue evacuado a fojas 1694, y sus
principales conclusiones son las siguientes: (i) las únicas soluciones patentables
son aquellas de carácter técnico; (ii) los planes de negocios no son patentables; (iii)
el elemento técnico de la patente es la unidad compacta de coordinación de
elementos de coordinación (“UCCEC”), cuya función es la de coordinar la
disponibilidad de seudónimos de contacto para asignar a un negocio específico y
coordinar la información que permite al proveedor redirigir las comunicaciones
destinadas a los negocios que utilicen los seudónimos; y (iv) la UCCEC
corresponde a un equipo central que integra elementos de software y hardware y
que, como tal, posee una estructura física. En suma, de acuerdo con este peritaje,
si bien el servicio es el mismo -la marcación abreviada de números de teléfonos-, la
forma de proveerlo, en particular la coordinación entre las bases de datos de las
empresas de telefonía móvil y el cliente, es distinto, pues en el caso de OSS dicha
función la realiza una unidad física de carácter técnico, la que se encuentra
patentada, mientras que en el caso de Isracom dicha función es realizada a través
de la gestión personal de su representante;
Vigésimo cuarto. Que, en mérito de lo expuesto, a la fecha de las
comunicaciones enviadas por OSS a Corpbanca, existían al menos serias dudas
de que la demandada fuese la única empresa habilitada en Chile para ofrecer el
servicio de marcación abreviada porque su patente no cubre el método o sistema
utilizado por la demandante para proveer servicios. De ser efectivo lo afirmado por
la demandada, no se entiende entonces por qué razón no demandó derechamente
la responsabilidad de Isracom por infringir las disposiciones pertinentes de la Ley
N° 19.039 o de la Ley N° 20.169, en lugar de solicitar una medida prejudicial
probatoria y, sólo después de dos años, presentar una demanda;
Vigésimo quinto. Que, por todo lo anterior, este Tribunal se ha formado la
convicción de que la afirmación de la demandada sobre su exclusividad para
ofrecer el servicio de marcación abreviada, derivada de los derechos que le
conferiría su Patente N° 47.856, no era efectiva, y envolvía una aseveración
incorrecta sobre los servicios que ofrece la demandante, esto es, que no habría
estado habilitada para ofrecer los servicios de marcación abreviada;
Vigésimo sexto. Que, sin perjuicio de lo razonado, este Tribunal considera que
tampoco es legítimo al titular de un derecho o privilegio industrial interferir en las
negociaciones que un competidor mantenga con clientes o potenciales clientes,
aunque dicho competidor esté efectivamente infringiendo la Ley N° 19.039. Como
se ha dicho, ante esa situación lo que corresponde es que el titular del privilegio
ejerza las acciones que le confiere la señalada ley para hacer efectiva la
responsabilidad del infractor. Así, por lo demás, lo ha resuelto este Tribunal en
casos análogos como en las Sentencias N° 30/2005 y N° 50/2007;
Vigésimo séptimo. Que la última frase que contendría una manifestación o
afirmación incorrecta del correo electrónico que se viene analizando, es aquella en
la que OSS señala que “[s]abemos que existe una empresa informal, la cual se
encuentra demandada debido a lo mismo”. Por las razones expuestas en la
consideración décimo cuarta precedente, resulta claro que la empresa a la que se
refiere esta expresión no es otra que Isracom. Tal como se analizó en las
consideraciones décimo quinta y siguientes, el término “informal” se refiere a algo
que no guarda las formas ni las reglas. Es decir, lo que está diciendo OSS es que
Isracom sería una empresa que se encuentra al margen de la ley, lo que, conforme
a lo razonado precedentemente, no acreditó en estos autos, razón por la que no
cabe sino concluir que dicha manifestación sobre el carácter de la demandada
también sería falsa e incorrecta;
Vigésimo octavo. Que en este mismo orden de consideraciones, a fojas 596 y
siguientes rola la cadena de correos electrónicos enviados entre OSS y el
BancoEstado. En particular, es necesario examinar aquél enviado el 16 de mayo
de 2011 por Adolfo Aménabar, Gerente de Negocios de OSS Chile, a la ejecutiva
de dicho banco, la señora Paula Andrea Bandack Caruz, el que se transcribe a
continuación: “Paula: Más allá de la decisión que puedan tomar te informo como
ese día de la reunión comentamos, que existe una empresa informal ofreciendo un
servicio similar en condiciones muy predatorias la cual se encuentra demandada
por nosotros ya que poseemos la patente por este servicio la cual se encuentra en
trámite. Te adjunto antecedentes complementarios de lo indicado para tu mejor
evaluación”;
Vigésimo noveno. Que, en lo medular, de la lectura de este correo es posible
advertir que contiene casi las mismas expresiones que fueron analizadas
pormenorizadamente a propósito del correo electrónico enviado por OSS a
Corpbanca el día 18 de abril de 2011. En efecto, en este correo de 16 de mayo
OSS señala a la ejecutiva del BancoEstado que “existe una empresa informal
ofreciendo un servicio similar”, “la cual se encuentra demandada por nosotros” y
que “poseemos la patente por este servicio”; manifestaciones y expresiones todas
que fueron detalladamente analizadas en las consideraciones precedentes a
efectos de determinar su falta de veracidad y corrección, razón por la que este
Tribunal se remite a lo ya señalado al respecto;
Trigésimo. Que, adicionalmente, en el correo electrónico en comento (de 16 de
mayo), la demandada OSS afirma que esa empresa informal, que no es otra que
Isracom, según lo ya analizado, estaría ofreciendo un servicio similar al de OSS “en
condiciones muy predatorias”. Nuevamente correspondía acreditar a la demandada
la efectividad de la información transmitida al receptor de la misma, en este caso la
ejecutiva del BancoEstado. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia
Española, predar significa apresar, saquear o robar. En un sentido económico,
acusar una práctica comercial como predatoria importa imputar un acto
anticompetitivo o de competencia desleal a algún agente económico, por estar
vendiendo sus productos o servicios bajo sus costos con el objeto de excluir al
resto de los competidores del mercado y, de esta forma, resarcirse posteriormente
de las pérdidas;
Trigésimo primero. Que OSS tampoco acreditó la efectividad de dicha
aseveración. En efecto, más allá de afirmar que las tarifas que ella cobra por el
servicio de marcación abreviada son más altas que las que ofrece Isracom, debido
a los royalties que debe pagar al dueño de la patente en Israel, no aportó ningún
antecedente que permitiera a este Tribunal hacerse alguna idea, siquiera
aproximada, sobre los costos de los servicios de short dial que ofrece Isracom. Por
otra parte, no solamente no acreditó la supuesta capacidad de la demandante para
resarcirse de las pérdidas, sino que, todo lo contrario, una parte central de su
defensa ha sido sostener que en el mercado en el que se desenvuelven estos
hechos no existe barrera de entrada alguna, por lo que mal podría recuperar las
pérdidas luego de excluir a un competidor y, entonces, no habría incentivo para
predar;
Trigésimo segundo. Que por lo expuesto precedentemente no cabe sino
concluir que la aseveración de OSS sobre la forma en que Isracom habría ofrecido
los servicios de short dial, esto es, en condiciones muy predatorias, es falsa e
incorrecta;
Trigésimo tercero. Que, por otra parte, a fojas 641 y siguientes rola el acta de la
audiencia testimonial de Alfredo Alejandro Villegas Montes, presentado por la
demandante, de profesión abogado y quien trabajaba en el Banco de Chile en la
época en que se sucedieron los hechos que motivan la presente causa. De
acuerdo con su testimonio, aproximadamente a mediados del año 2011 habría sido
requerido por el área de la banca electrónica de dicha institución financiera para
revisar una contingencia suscitada con ocasión de la inminente contratación de los
servicios de marcación abreviada por parte del Banco de Chile. En particular, la
banca electrónica habría informado al señor Villegas que “uno de esos actores,
OSS en particular, señalaba tener una patente conforme a la cual ellos solamente
podían prestar el servicio, y se nos adjuntó copia de los antecedentes que daban
cuenta de esa patente”. Además de lo anterior, dicha área del banco habría
informado al señor Villegas que habrían recibido un correo electrónico de OSS, en
el que se señalaba que eran dueños de una patente y que, por lo tanto, el servicio
de marcación abreviada estaba patentado. Cabe hacer notar que, de acuerdo con
dicho testimonio, en el citado correo electrónico que habría enviado OSS al área de
la banca electrónica del Banco de Chile, “no se hacía referencia o relación ni a
Beatriz Zuberman ni a ningún tercero en particular”. Debido a este requerimiento, el
señor Villegas decidió solicitar la opinión de los asesores externos del Banco de
Chile en materias de propiedad intelectual, a que se hace referencia en la
consideración vigésimo segunda. Finalmente, el citado testigo señor Villegas
señaló que “[no] recuerdo el tenor exacto de la comunicación pero tengo la
impresión que era bastante perentorio en orden a que ellos eran titulares de la
patente y que, por consiguiente, nos motivó a pedir este informe”;
Trigésimo cuarto. Que el correo citado por el testigo señor Villegas no se
acompañó al expediente, sin perjuicio de lo cual es posible afirmar que
efectivamente existieron comunicaciones entre el Banco de Chile y OSS, tal y como
lo afirma la propia demandada en su contestación de la demanda (página 18).
Ahora bien, la circunstancia de que el área de banca electrónica haya solicitado la
opinión de un abogado interno del banco -el señor Villegas- y que éste, a su vez,
haya debido solicitar una opinión experta en materia de propiedad industrial, para
poder determinar si el Banco de Chile podía o no contratar con la demandante,
permite inferir fundadamente a este Tribunal que, al menos, OSS comunicó a dicho
banco que era titular de una patente, o bien, estaba en vías de serlo, sobre el
servicio de marcación abreviada, lo que, como ya se ha señalado, no era veraz ni
correcto, pues existen antecedentes en el proceso que indican que dicha patente
se confirió sobre un método o sistema y no sobre el servicio;
Trigésimo quinto. Que, en este mismo orden de consideraciones, a fojas 780 y
siguientes rola el acta de la audiencia testimonial de Gianpaolo Peirano Bustos,
presentado por la demandante, también de profesión abogado y quien trabajaba en
Claro Chile en la época en que se sucedieron los hechos que motivan la presente
causa. De acuerdo con su testimonio -que versó sobre la relación comercial entre
Isracom y dicha empresa de telecomunicaciones para la provisión de servicios de
enrutamiento de llamadas- y como responsable legal de la empresa, habría tenido
conocimiento de una carta “que hizo llegar la empresa OSS respecto a que, no soy
experto en materia de propiedad intelectual, pero que la Sra., la sociedad que
presta servicio a Claro y de la cual era representante la Sra. Beatriz, el
demandante, que no me acuerdo, Zuberman estaba infringiendo algún artículo de
la Ley de propiedad Intelectual”. Ante esta situación, el señor Peirano, al igual que
el abogado del Banco de Chile, solicitó una opinión de un experto en la materia,
quien emitió un informe señalando que “no había infracción a la Ley de Propiedad
Intelectual en los términos que se señalaban en la carta de la empresa que
denunciaba esta supuesta infracción de la señora Beatriz”. Dicho informe se
encuentra acompañado a fojas 334;
Trigésimo sexto. Que, asimismo, si bien la carta citada por el testigo señor
Peirano no se acompañó materialmente al expediente, no es controvertido el hecho
de haberse producido efectivamente dicha comunicación, tal como reconoce la
demandada en el párrafo 51 de su contestación. En efecto, OSS afirmó que la
carta habría sido enviada por el señor Roberto Musso a Claro Chile el día 14 de
junio de 2011, en la que le advierte, entre otras cosas, que OSS era “dueña de la
patente para el Servicio de Comunicación Abreviada * 4 dígitos” y que el servicio de
la demandante contenía “manifiestas similitudes con la tecnología protegida con
nuestra solicitud de patente”;
Trigésimo séptimo. Que, como se puede apreciar, la referida carta también
contiene una aseveración que no es correcta, al señalar que OSS era dueña de
una patente para servicio de comunicación abreviada * 4 dígitos pues, tal como se
ha señalado anteriormente en las consideraciones décimo octava a vigésimo quinta
precedentes, las expresiones utilizadas por OSS en sus comunicaciones a las
empresas móviles y a los clientes de Isracom, sobre su exclusividad para ofrecer el
servicio de marcación abreviada, derivada de los derechos que le conferiría su
Patente N° 47.856 no era efectiva y envolvía una afirmación incorrecta sobre los
servicios que ofrece la demandante, esto es, que esta última no estaba habilitada
para ofrecer los servicios de marcación abreviada;
Trigésimo octavo. Que, por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal se ha
formado la convicción de que las comunicaciones enviadas por OSS a Corpbanca,
BancoEstado, Banco de Chile y Claro Chile, no eran la forma correcta de
defenderse frente a quien consideraban estaba infringiendo su patente y, además,
contenían ciertas informaciones y aseveraciones incorrectas o derechamente falsas
sobre los servicios de short dial ofrecidos por la demandante, toda vez que la
demandada no acreditó que: (i) su patente de invención cubriera el método o
sistema utilizado por la demandante para proveer servicios, de modo que sólo ella
pudiera ofrecer los servicios de marcación abreviada; (ii) Isracom estuviese
compitiendo de manera desleal (“informal”, tal como la definió la propia
demandada); (iii) Isracom fuese, además, una empresa informal; (iv) a la fecha de
dichas comunicaciones Isracom estuviese demandada; y (v) la demandante
ofreciera el servicio en condiciones predatorias;
Trigésimo noveno. Que, en lo que sigue, este Tribunal analizará si las
acciones por medio de las cuales OSS invocó la exclusividad, es decir, las
comunicaciones analizadas a lo largo de esta sentencia, tuvieron por objeto
desacreditar a la demandante para desviar su clientela;
Cuadragésimo. Que la demandada OSS ha señalado reiteradamente a lo largo
de este procedimiento que dichas acciones sólo habían tenido por objeto ejercer
legítimamente los derechos que le confiere la Ley N° 19.039 sobre su patente de
invención. En este sentido, la demandada afirma que existían fundadas
presunciones de que la actora habría copiado el objeto protegido por su patente y
que, en ese contexto, envió las cartas y comunicaciones singularizadas en las
consideraciones precedentes;
Cuadragésimo primero. Que dichas presunciones pretenden fundarse, en primer
lugar, en el conocimiento que habría adquirido el señor Ariel Mitnik sobre el sistema
patentado por OSS y que luego habría aprovechado Isracom para entrar en este
negocio, debido a una eventual relación comercial entre el señor Mitnik y la señora
Beatriz Lea Zuberman. Así, de acuerdo con la demandada, OSS habría tomado
contacto en el año 2006 con el señor Daniel Cohen, a quien le habría ofrecido la
posibilidad de introducir en Chile el servicio de marcación abreviada. El señor
Cohen, a su vez, se habría hecho asesorar por el señor Mitnik, a quien le habría
entregado diversa información sobre el negocio. Finalmente, la alianza de OSS
Internacional con el señor Cohen no prosperaró y el señor Mitnik se habría
aprovechado de los conocimientos adquiridos para ofrecer este servicio,
asociándose al efecto con Beatriz Lea Zuberman;
Cuadragésimo segundo. Que, en relación con lo anterior, la demandada OSS
acompañó a fojas 1904 una declaración jurada del señor Daniel Cohen en la que
señala que tuvo conversaciones con el señor Mitnik sobre el negocio que OSS
pretendía implementar en Chile, en las cuales le habría entregado detalles sobre
aspectos comerciales del mismo. Adicionalmente, existen antecedentes en el
proceso que, en opinión de este Tribunal, demuestran que hubo algún tipo de
relación comercial entre la señora Zuberman y el señor Mitnik. En efecto, a fojas
382 la demandada acompañó, entre otros documentos, una copia autorizada del
Diario La Hora, sección País, de 3 de septiembre de 2010, emitida por la Biblioteca
Nacional, en la que se incluye, en la parte derecha, un pequeño artículo sobre la
marcación abreviada, titulado “Short-dial, la nueva forma de recordar teléfonos”, en
el que se cita al señor Ariel Mitnik como gerente general de Isracom;
Cuadragésimo tercero. Que, por otra parte, en la audiencia de absolución de
posiciones de la representante legal de Isracom, la señora Zuberman reconoció
que trató de trabajar con el señor Mitnik a comienzos del año 2009, pero “luego no
se dio, porque él tiene familia, tiene tres hijos, no podía estar, no tenía tanta
paciencia económica y solvencia económica para seguir conmigo y en el año 2009,
fines del 2009, nos separamos”. Más adelante, la señora Zuberman también afirmó
que el señor Mitnik la acompañó a ciertas negociaciones, aunque “(…) él nunca
negoció, él venía conmigo a veces….a charlas y simplemente porque yo después
de tantos años de no estar en Latinoamérica y perdón lo que voy a decir ahora y
por el chileno habla tan rápido, a veces yo salía de las reuniones y nos sentábamos
y me decía dijeron tal cosa y nos reíamos, pero él nunca negoció nada, él nunca
firmó ningún acuerdo ni estaba autorizado para hacerlo tampoco, él me
acompañaba nada más”. Esto explica por qué las cartas de abril y junio de 2009 y
de septiembre de 2010, enviadas por los abogados de OSS a Isracom en las que la
instan a cesar la comercialización de los servicios de short dial se dirigían al señor
Mitnik;
Cuadragésimo cuarto. Que también ha sido argüido por la demandada como
una clara manifestación de la vulneración de los derechos protegidos por su
patente por parte de Isracom, el hecho de que en la página web de ésta
(www.short-dial.com) se exhibieran fotografías de publicidad, para explicar el
servicio de marcación abreviada, desarrolladas por OSS Internacional o clientes de
esta última. Esta circunstancia fue reconocida por la representante de Isracom, la
señora Zuberman, en la audiencia de absolución de posiciones, cuya acta rola a
fojas 623 y siguientes, quien, al responder la pregunta 29 del respectivo pliego de
posiciones, señaló que “[esas] fotos fueron sacadas en la vía pública por un
fotógrafo, no creo que haya ley alguna que prohíba sacar fotos. Ahora en Israel
trabajan dos empresas, “Star Brand” que tiene un 40% del mercado y “Star Center”
que tiene un 60% del mercado. Si la gente de OSS puede realmente decir de quién
es las publicidades, pero en el momento en que una publicidad sale a la calle no
hay prohibición alguna ni tampoco sacar las publicidades de los diarios”;
Cuadragésimo quinto. Que, en este contexto, cabe preguntarse entonces si las
circunstancias descritas en las consideraciones precedentes, esto es, tanto el
hecho de que el señor Mitnik haya supuestamente tenido acceso a la tecnología
utilizada por OSS y su relación posterior con la señora Zuberman, como el uso de
publicidad de la demandada, justificaba o no la reacción de OSS materializada en
el envío de comunicaciones a las empresas de telecomunicaciones y clientes,
actuales o potenciales, de Isracom. En otras palabras, lo relevante en esta materia
es analizar si dichas circunstancias permiten a este Tribunal inferir si el objeto de
dichas comunicaciones fue desacreditar a la demandante o si, por el contrario,
fueron enviadas de buena fe en la legítima creencia de haber actuado para
proteger un derecho;
Cuadragésimo sexto. Que, en primer término, se debe tener presente que,
cuando una persona es titular de un derecho -en este caso, de propiedad industrial-
la ley, por una parte, le asigna ciertos derechos exclusivos sobre el mismo y, por
otra, contempla los mecanismos para hacer efectivos dichos derechos en aquellos
casos en que sean transgredidos o violentados. En el caso de autos, la Ley N°
19.039 señala por un lado, en su artículo 49, que “[e]l dueño de una patente de
invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en
cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier
otro tipo de explotación del mismo” y, por otro, consagra un título especial -el X-
destinado a regular la observancia de los derechos de propiedad industrial, en el
que se establecen: (i) acciones civiles al titular de un derecho de propiedad
industrial que sea lesionado; y (ii) medidas precautorias y prejudiciales al titular de
un derecho de propiedad industrial. Lo anterior es sin perjuicio de establecer
además acciones penales para hacer efectivas las multas a que se refiere el
artículo 25 de la misma ley. Por último, se debe tener presente que, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 48 y 52 letra d) del cuerpo legal que se viene
analizando, dichas acciones se pueden ejercer desde que se presenta la respectiva
solicitud;
Cuadragésimo séptimo. Que, por consiguiente, si OSS consideraba que los
servicios que ofrecía Isracom lesionaban los derechos que le confiere la Ley N°
19.039 de Propiedad Industrial, lo natural habría sido que ejerciera las acciones
que le otorgaba el ordenamiento jurídico. Sin embargo, cuando se analizan
temporalmente las actuaciones realizadas por la demandada y que son objeto de
reproche por parte de la demandante, es posible advertir que las comunicaciones
enviadas por OSS a las empresas de telecomunicaciones y a los clientes de
Isracom, invocando la exclusividad sobre su sistema de numeración abreviada,
tenían por objeto desacreditarla, todo ello según se explica en las consideraciones
que siguen;
Cuadragésimo octavo. Que, en efecto, las acciones de OSS invocando
exclusividad sobre su sistema de numeración abreviada comenzaron en el mes de
abril de 2009, mediante el envío de una carta de los abogados de la demandada al
señor Mitnik, en que éstos le comunican que OSS había tomado conocimiento de
que estaba ofreciendo “sistemas y productos amparados por la patente de
invención ya individualizada, lo que podría representar una infracción a la Ley de
propiedad Industrial”. Luego, en el mes de junio del mismo año, uno de dichos
abogados “enviaría una nueva carta expresando la molestia de OSS Internacional
frente a esta evidente infracción y haciéndole ver al señor Mitnik las eventuales
responsabilidades que conllevaba el actuar de la compañía que representaba”
(párrafo 30 de la contestación de la demanda, rolante a fojas 116). Es decir, según
lo reconoce la propia demandada, ya en el primer semestre del año 2009 OSS
tenía pleno conocimiento de las actividades de Isracom y de los derechos que a
ella le asistían, por lo que podría haber ejercido en esa época cualquiera de las
acciones contempladas en la Ley N° 19.039, reseñadas en la consideración
cuadragésimo sexta precedente. Sin embargo, sólo el 30 de diciembre del año
2010, vale decir, un año y seis meses después, decidió interponer en contra de
Isracom una medida prejudicial probatoria de exhibición de documentos ante el 5°
Juzgado Civil de Santiago, cuya correspondiente audiencia no se realizó y, recién
dos años más tarde, en el mes de marzo de 2013, con el presente juicio en pleno
desarrollo y habiéndose ya rendido la mayor parte de la prueba en el mismo,
presentó una demanda civil ante el 9° Juzgado Civil de Santiago, causa rol C-3049-
2013;
Cuadragésimo noveno. Que, por lo tanto, las comunicaciones enviadas por OSS
a Claro Chile, Banco de Chile, Corpbanca y BancoEstado, todas del año 2011,
además de contener informaciones y aseveraciones incorrectas o falsas sobre los
servicios de short dial que ofrece Isracom, no habrían tenido otro objeto que
desacreditar a la actora, pues la demandada sabía que el camino para ejercer la
exclusividad sobre su Patente era el ejercicio de las acciones contempladas en la
Ley N° 19.039, y no la interferencia en las negociaciones que la demandante
llevaba a cabo con las empresas de telefonía móvil y los potenciales clientes que
pretendía captar;
Quincuagésimo. Que tampoco es un argumento válido para alterar lo razonado
precedentemente la circunstancia de que las comunicaciones enviadas por OSS a
Claro Chile, Banco de Chile, Corpbanca y BancoEstado, hayan sido suscritas o
remitidas por una persona que no es letrada. Lo anterior por cuanto, en primer
término, a nadie le está permitido hacer justicia por propia mano y, en segundo
lugar, porque del mismo contexto de dichas comunicaciones y de lo expresado por
la propia demandada en su contestación, se deduce que en todas estas acciones
OSS estuvo asesorada por expertos legales en la materia, quienes sabían o debían
saber que dichas conductas no son toleradas por el ordenamiento jurídico;
Quincuagésimo primero. Que, por lo demás y como se ha señalado
precedentemente, la interferencia ilegítima del titular de un derecho de propiedad
industrial en las negociaciones que lleva a cabo un competidor con clientes, ha sido
calificada en numerosas oportunidades por este Tribunal como un acto de
competencia desleal. Así por ejemplo, en la Sentencia N° 80 señaló que “[e]n la
especie, aplicando el mismo criterio y considerando que las partes son
competidoras entre sí, la inducción a confusión de los clientes en relación a la
legitimidad de los productos comercializados por su competidora RCH es
constitutiva de competencia desleal” (Consideración Trigésima);
Quincuagésimo segundo. Que, como se ha expresado, corresponde ahora
determinar si estas acciones de competencia desleal cometidas por la demandada
tuvieron por objeto y fueron aptas para desviar clientela de Isracom;
Quincuagésimo tercero. Que del análisis de la prueba rendida en autos, en
particular, de las comunicaciones enviadas por OSS a Corpbanca y BancoEstado,
y de las declaraciones de los testigos señores Villegas, Caputo y Peirano, es
posible afirmar que las interferencias de la demandada en las negociaciones que
llevaba a cabo Isracom con Claro Chile, Corpbanca, BancoEstado y Banco de
Chile, fueron aptas para hacer fracasar las mismas o, al menos, retardarlas;
Quincuagésimo cuarto. Que, en efecto, según se puede apreciar de la sola
lectura de la cadena de correos electrónicos entre OSS y BancoEstado a fojas 596
y siguientes, este último tuvo que solicitar una opinión jurídica externa por las
contingencias que podría tener para dicho banco contratar el servicio de
numeración abreviada con Isracom, contratando finalmente a OSS Chile. Aunque
es difícil determinar las razones por las que BancoEstado se decidió finalmente por
los servicios de la demandada, ya que podría haber aceptado la oferta de OSS de
que da cuenta el correo que rola a fojas 615 (número *pato), es indudable que el
correo electrónico enviado por el señor Adolfo Amenábar de OSS a la señora Paula
Bandack de BancoEstado, el 16 de mayo de 2011, afectó el proceso de
comparación de cotizaciones que llevaba a cabo dicha entidad bancaria;
Quincuagésimo quinto. Que, por otra parte, tal como se desprende de las
declaraciones de los testigos señores Villegas (fojas 641 y siguientes) y Caputo
(fojas 654 y siguientes), las comunicaciones enviadas por OSS al Banco de Chile y
a Corpbanca, respectivamente, retrasaron en dos o tres meses la negociación que
desarrollaba Isracom con esas empresas. En el mismo sentido, el abogado interno
de Claro Chile declaró, a fojas 789 y siguientes, que la carta de OSS habría llegado
en mayo o junio de 2011, ante lo cual solicitó un informe de un estudio jurídico
externo, el que le habría sido entregado en septiembre u octubre de 2011;
Quincuagésimo sexto. Que, finalmente, corresponde determinar si la conducta
de OSS, latamente analizada en las consideraciones precedentes, tuvo o no la
aptitud de producir efectos en el mercado, es decir, de afectar la libre competencia.
En otras palabras, en lo que sigue este Tribunal examinará si las prácticas de
competencia desleal descritas tuvieron por objeto alcanzar, mantener o incrementar
una eventual posición de dominio de OSS, tal como lo exige el tipo establecido en
el artículo 3 letra c) del D.L. N° 211;
Quincuagésimo séptimo. Que, para los efectos anteriores, es necesario
comenzar por determinar el mercado relevante, tanto de producto como geográfico,
en el que se desarrollaron los hechos objeto del presente juicio. La demandante
Isracom ha señalado en su demanda que el mercado relevante de producto sería el
de “(…) la distribución, venta y comercialización del servicio de discado de
marcación abreviada para acceso telefónico a empresas”, señalando que este
servicio se diferencia claramente de otros como los números 600 y 800, porque es
mucho más fácil de recordar, lo que genera una alta tasa de respuesta a las
campañas, promociones y marketing de las empresas, lo que lo diferenciaría de
otros servicios similares que no serían sustitutos del servicio ofrecido por su
empresa;
Quincuagésimo octavo. Que, por otra parte, la demandada señala en su
contestación que el mercado relevante de producto es mucho más amplio que
aquel definido por Isracom, definiéndolo como el de “(…) la comercialización de
servicios de marketing destinados a optimizar la comunicación entre una empresa
determinada y sus consumidores o clientes”, argumentando que la finalidad
buscada por quienes contratan el servicio de marcación abreviada de OSS es
optimizar la comunicación con sus clientes o consumidores, lo que puede ser
alcanzado mediante otras herramientas de marketing alternativas, que funcionan
como sustitutas al servicio prestado por OSS e Isracom;
Quincuagésimo noveno. Que en cuanto al mercado relevante desde el punto de
vista geográfico, ambas partes sostienen que tendría un carácter nacional,
alcanzando todo el territorio geográfico de Chile, definición que, a juicio de este
Tribunal, es correcta, atendidas las características del servicio ofrecido;
Sexagésimo. Que, en consecuencia, existiendo controversia sólo respecto
de la definición del mercado relevante de producto, este Tribunal analizará la
prueba presentada al respecto en estos autos para poder determinarlo;
Sexagésimo primero. Que Isracom acompañó a fojas 2112 una copia ante
notario de la página web de OSS, en la que puede observarse que la demandada
destaca que el servicio ofrecido -denominado “números estrella”- “(…) se recuerdan
fácilmente y estimulan el contacto espontáneo con la empresa vendedora. Es
especialmente útil para publicidad externa y para publicidad por la radio, donde el
conductor tiene sus manos ocupadas para anotar números”. Esto hablaría de la
ventaja que tiene esta solución de marketing respecto de otras alternativas, como
puede ser un número 600 u 800, por lo que estas últimas no serían buenos
sustitutos de los servicios ofrecidos por las partes de este juicio;
Sexagésimo segundo. Que, por su parte, OSS acompañó, a fojas 2098,
información de la página web de Movistar, en la que se definen los servicios de
marcación de los números 600 y 800, respectivamente, como “un número de fácil
recordación que facilite la comunicación hacia tu empresa” y “un número de fácil
recordación para que tus clientes te llamen”, por lo que, a su juicio, tales servicios
serían sustitutos de aquel de marcación abreviada * 4 dígitos, pues cumplen la
misma función de recordación rápida como herramienta de marketing.
Adicionalmente, los testigos presentados por OSS, la señora Silvia Andrea
Rodríguez Aramberri y el señor Gustavo Pedro Vicencio Ríos, efectuaron
declaraciones en el mismo sentido. La primera sostuvo, según consta en la
audiencia testimonial cuya acta rola a fojas 1665, que el mercado correspondería al
de “[s]oluciones de marketing, que ayudan a las empresas a comunicar sus, sus
productos o servicios hacia sus consumidores finales”, en tanto que el segundo
caracterizó el mercado relevante como el de “[t]odos los mecanismos de contacto
remoto con los clientes, como decía, el sitio web, aplicaciones, el mismo celular,
redes sociales (…)”, de acuerdo con el acta de fojas 1763;
Sexagésimo tercero. Que no existiendo otros antecedentes que permitan a
este Tribunal poder medir el grado de sustitución efectiva entre ambos servicios, la
lógica y la experiencia indican que los servicios de marcación 600 y 800 y el resto
de las soluciones de marketing citadas por la demandada y por los testigos
individualizados en la consideración precedente, no pueden considerarse sustitutos
suficientemente cercanos de los servicios de marcación abreviada ofrecidos por
OSS e Isracom, puesto que no presentan la característica esencial de recordación
rápida y eficaz que estos últimos ofrecen, funcionando más bien como
complementos del servicio de marcación abreviada y no como sustitutos del
mismo. Es decir, es posible pensar que las incumbentes en el mercado de
marcación abreviada * 4 dígitos, si fueran monopolistas, podrían efectuar un alza
pequeña, no transitoria, pero significativa en los precios cobrados, sin que sus
clientes los reemplacen por servicios 600 u 800 u otras soluciones de marketing;
Sexagésimo cuarto. Que en este mismo orden de ideas la existencia de
ciertas campañas de marketing que incitan a los clientes a grabar el número de la
empresa en la memoria del teléfono para su marcación rápida tampoco pueden
considerarse, a juicio de este Tribunal, como un sustituto cercano del servicio
ofrecido por OSS e Isracom, pues el gasto que debe realizar la respectiva empresa
para llevar a cabo dichas campañas no es comparable con el costo, relativamente
bajo, que implica la contratación de un número abreviado. Asimismo, el esfuerzo
realizado por el cliente final es evidentemente menor en el caso de la marcación
abreviada;
Sexagésimo quinto. Que, teniendo en cuenta todo lo anterior, este Tribunal
considera que el mercado relevante en el que se inscriben las acciones
denunciadas, es el de distribución o comercialización de servicios de marcación
abreviada *4 Dígitos en Chile;
Sexagésimo sexto. Que así definido el mercado relevante, es necesario
determinar si OSS tenía o no una posición dominante en el mismo a la fecha de
ejecución de las conductas denunciadas, o si éstas le habrían permitido alcanzar,
mantener o incrementar dicha posición;
Sexagésimo séptimo. Que en relación con las participaciones de mercado que
mantenían las partes a la fecha de los hechos, éstas pueden medirse, de acuerdo
con la información aportada al proceso, por la cantidad de contratos de provisión
de servicios firmados por las empresas incumbentes, como muestra el Cuadro N° 1
a continuación:
Cuadro N°1:
Participaciones de mercado medidas respecto a la cantidad de clientes y de
números contratados por empresa, a la fecha de la demanda.
Empresa
Clientes captados Números vendidos
Número Participación Número Participación
OSS 7 58% 12 71%
Isracom 5 42% 5 29%
Fuente: Elaboración del TDLC a partir de la información acompañada por
OSS en su contestación, a fojas 153 y 154.
Sexagésimo octavo. Que, como puede observarse del cuadro anterior, OSS
tenía una importante participación de mercado a la fecha de los actos denunciados,
sea cual fuere la medida utilizada, seguida por Isracom, que es la única otra
empresa que participa en este mercado. Sin embargo, el solo hecho de poseer una
alta participación de mercado no le confiere a una empresa poder de mercado, por
lo que deben analizarse las condiciones de entrada al mismo para determinar
dicha circunstancia;
Sexagésimo noveno. Que en lo que respecta a las barreras a la entrada a este
mercado, cabe señalar que la Patente de Invención N° 47.856 de OSS podría
constituir una barrera legal infranqueable a la entrada de este mercado, si es que la
misma cubriera el servicio de marcación abreviada y no un método o sistema para
proveerlo. Sin embargo, como se analizó de manera detallada en las
consideraciones vigésimo a vigésimo quinta precedentes, lo anterior es discutible
pues, como lo señala el informe pericial de fojas 1694, las únicas soluciones
patentables son aquellas de carácter técnico, mientras que los planes de negocios
no son patentables, por lo que esta patente no debería ser considerada como una
barrera de entrada;
Septuagésimo. Que, por otra parte, tampoco parecieran existir importantes
costos hundidos o inversiones que realizar para ingresar a este mercado, y el
tiempo y suficiencia de entrada al mismo no es tampoco un obstáculo. Así lo señaló
la representante de la demandante, la señora Zuberman, en la audiencia de
absolución de posiciones que rola a fojas 580, en la que afirmó que trabajaba sola,
haciendo el contacto directo con los operadores móviles, y que no eran necesarios
medios técnicos, financieros o de personal para prestar este servicio;
Septuagésimo primero. Que, sin embargo, sí es necesario contar con el servicio
de enrutamiento de las llamadas desde teléfonos móviles para poder prestar el
servicio de marcación abreviada, por lo que la falta de un contrato con tan solo uno
de los operadores móviles podría impedir la entrada de un nuevo competidor al
mercado, como también lo afirmó la señora Zuberman en la audiencia de
absolución de posiciones, al señalar que “[s]in los contratos con los operadores no
puedo dar el servicio. Vamos a decir que yo tengo contrato con dos operadores y
no con el tercero, no podría dar el servicio”. Por esta razón, la interferencia de la
demandada OSS en las relaciones comerciales entre Isracom y Claro Chile
aparece como especialmente grave, toda vez que, de haber sido totalmente
exitosa, habría impedido que la demandante prestara sus servicios;
Septuagésimo segundo. Que el comportamiento estratégico de los incumbentes
también puede llegar a constituir un obstáculo para la entrada de nuevos
competidores en un mercado. En el caso de autos, las conductas imputadas a OSS
y que han sido examinadas en las consideraciones precedentes, constituyen actos
de competencia desleal que en sí mismos importan un comportamiento estratégico
que ha tenido la aptitud de desviar clientela de la demandante y que puede llegar a
constituir un impedimento o dificultad para que nuevos actores ingresen al
mercado;
Septuagésimo tercero. Que, en efecto, si la demandada OSS cree que, en el
legítimo ejercicio de los derechos que le confiere la Ley N° 19.039, puede enviar
comunicaciones a las empresas de telefonía móvil y a potenciales clientes de
competidores, señalando que tiene una patente sobre el servicio de marcación
abreviada y que, en consecuencia, nadie más puede ofrecer dicho servicio -lo que,
como se ha visto, es al menos discutible-, se está en presencia de actos de
competencia desleal que tienden a impedir, restringir o entorpecer la libre
competencia porque constituyen, en sí mismos, barreras artificiales a la entrada del
mercado que, de ser completamente efectivas, podrían llevar a OSS a convertirse
en la única prestadora del servicio en cuestión, por lo que parece del todo evidente
que dichas conductas, cometidas por la empresa con mayor participación en el
mercado relevante, tenían precisamente por objeto alcanzar una posición no
simplemente dominante sino monopólica en el mismo;
Septuagésimo cuarto. Que, por todo lo razonado, este Tribunal acogerá la
demanda de Isracom en contra de OSS por haber cometido esta última actos de
competencia desleal que han tenido por objeto alcanzar una posición de dominio
en el mercado de los servicios de marcación abreviada, razón por la que se le
aplicará una multa, cuyo monto se fijará prudencialmente de acuerdo con los
criterios que se establecerán en las consideraciones que siguen;
Septuagésimo quinto. Que el D.L. N° 211 establece en el inciso final del
artículo 26 que para la determinación de las multas se considerarán, entre otras,
las siguientes circunstancias: el beneficio económico obtenido con motivo de la
infracción, la gravedad de la conducta y la calidad de reincidente del infractor;
Septuagésimo sexto. Que no obstante haberse acreditado en el proceso que
las comunicaciones efectuadas por OSS habían interferido en las relaciones
comerciales entre Isracom y los bancos Corpbanca, Banco de Chile y
BancoEstado, no es posible establecer con precisión los beneficios económicos
que habría obtenido OSS por el retardo en las negociaciones de la demandante
con los dos primeros bancos. En el caso de BancoEstado, tal como se señaló con
anterioridad, si bien es cierto que dicha entidad bancaria finalmente contrató con
OSS, no existen antecedentes suficientes en autos que permitan establecer que
esa decisión comercial se debió a una mejor oferta de la demandada -el servicio de
marcación abreviada *pato- o a sus acciones desleales. En todo caso y tal como se
afirmó en su oportunidad, se encuentra acreditado que las comunicaciones de OSS
al BancoEstado desacreditando los servicios de short dial de Isracom se efectuaron
en medio del proceso de cotizaciones que llevaba adelante dicho banco, por lo que
es razonable pensar que influyeron en alguna medida en su decisión final, sobre
todo si se considera que Isracom ofrecía un menor precio por el servicio. Dicho
contrato representó para OSS una utilidad por una suma aproximada de seis
millones de pesos;
Septuagésimo séptimo. Que este Tribunal considera que un acto de
competencia desleal como el denunciado en autos, cuyo objeto fue erigir una
barrera artificial de entrada de tal entidad que tenía por finalidad no sólo excluir -por
diversos medios- a la única competidora existente sino además pretender evitar la
entrada de cualquier potencial entrante con el objeto de constituirse en un
monopolio, es indicativo de la gravedad de la misma;
Septuagésimo octavo. Que, en cuanto a la calidad de reincidente del infractor,
no existen antecedentes en autos, como tampoco sentencias condenatorias, que
permitan afirmar que OSS ha sido condenado con anterioridad en esta sede;
Septuagésimo noveno. Que, por todo lo anterior, este Tribunal acogerá la
demanda de autos y condenará a OSS al pago de la multa que se indica en la
parte resolutiva de esta sentencia;
Y TENIENDO PRESENTE, lo dispuesto en los artículos 1º, inciso segundo; 2º; 3º,
inciso primero y letras b) y c); 18° N° 1); 22°, inciso final; 26º; y 29° del texto
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, publicado en el
Diario Oficial de 7 de marzo de 2005, y en el artículo 170 del Código de
Procedimiento Civil,
SE RESUELVE,
1) ACOGER, la demanda de fojas 6 interpuesta por Beatriz Lea Zuberman
Comercializadora E.I.R.L. en contra de One Smart Star Number Chile S.A.,
en cuanto se declara que esta última infringió la letra c) del artículo 3° del
Decreto Ley N° 211, al realizar actos de competencia desleal con el objeto
de alcanzar una posición dominante en el mercado relevante;
2) CONDENAR a One Smart Star Number Chile S.A. al pago de una multa a
beneficio fiscal ascendente a 30 UTA (treinta Unidades Tributarias Anuales);
3) ORDENAR a One Smart Star Number Chile S.A. abstenerse, en lo sucesivo,
de incurrir en conductas de competencia desleal contrarias a la libre
competencia;
4) CONDENAR en costas a One Smart Star Number Chile S.A., por haber sido
totalmente vencida;
Notifíquese y archívese, en su oportunidad.
Rol C Nº 239-12
Pronunciada por los Ministros Sr. Tomás Menchaca Olivares, Presidente, Sra.
Andrea Butelmann Peisajoff, Sr. Radoslav Depolo Razmilic, Sr. Enrique Vergara
Vial y Sra. María de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria
Abogada, Srta. Carolina Horn Küpfer.