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16 de marzo de 2015

Oposición al registro de marca. Marca pedida no se presentan las condiciones para hacer aplicable la causal de prohibición de registro solicitada. No se aprecia una identidad conceptual entre las marcas

Santiago, nueve de diciembre de dos mil catorce. 

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de fs. 163, el abogado don Rodrigo Albagli Ventura, en representación de Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A., dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil catorce, escrita a fs. 159 y 160, que confirmó el fallo de primer grado en cuanto rechazó su demanda de oposición y concedió el registro de la marca mixta “RENOBEL”, pedida para la clase 35, por estimar inconcurrente las prohibiciones de registro contenidas en el artículo 20 letra f) y h) de la Ley N° 19.039.

Segundo: Que tal decisión, en concepto del recurrente, configura la infracción de los artículos 16 y 20 literales f) y h), todos de la Ley N° 19.039. Argumenta en tal sentido que los sentenciadores efectuaron un análisis deficiente e ilógico de los antecedentes del proceso, que tuvo como errónea consecuencia establecer que la seña pedida es distintiva. Entre tales antecedentes menciona los registros marcarios de la oponente que dan cuenta de su presencia en el mercado, y las características gramaticales de las señas. Además, indica que en el análisis de las marcas hay al menos seis criterios para efectuar la comparación, siendo insuficiente atender sólo al segmento inicial de las señas obviando otros de más relevancia como la impresión global y primera impresión. Añade que es un error la división de los signos en conflicto para su análisis, y afirma que el elemento principal de ambos es la expresión “Nobel” ya que es un sustantivo, siendo accesorios los restantes componentes, prefijos que no tienen un significado propio, pero son similares. Sostiene que el hecho que la marca 
pedida sea mixta no obsta a lo anterior, ya que el público llamará la seña por su aspecto denominativo y la etiqueta carece de distintividad. Concluye que existe similitud gráfica y fonética entre las marcas por tener una estructura semejante y un contenido semántico cercano, y hay relación de coberturas al abarcar una de ellas las ventas a través de internet de toda clase de productos y la otra distribución de toda clase de artículos y productos, además de los artículos de papelería, lo que hace que el símbolo pedido induzca a confusión, error o engaño a los consumidores, de manera que incurre en las causales de prohibición de registro invocadas.
Sostiene que estos errores de derecho tienen influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, ya que de no haber incurrido en ellos se habría revocado el fallo de primer grado, y solicita se invalide el fallo recurrido y se dicte uno de reemplazo que rechace la petición de registro.
Tercero: Que la sentencia impugnada confirma la de primer grado, que en lo que interesa al recurso establece en su motivo segundo que el signo solicitado posee diferencias gráficas y fonéticas determinantes, toda vez que el cambio de la sílaba inicial “RE” por “PRO”, le otorga a éste una distintividad propia, diferenciándola claramente de la oponente ya que el segmento inicial de una seña fija fundamentalmente su particularidad, lo que permite su adecuada concurrencia mercantil, sin provocar confusión, error o engaño en los consumidores en cuanto a su procedencia empresarial. A mayor abundamiento, expresa dicho fallo en su basamento tercero que la marca pedida es mixta y cuenta con grafía, diseño, colores propios, lo que acrecienta su distintividad y diferenciación.
La sentencia de primera instancia, a su turno, había establecido en su considerando cuarto que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor, presumiendo su coexistencia pacífica. Por lo mismo, no advierte cómo podría ser inductivo a error o confusión (razonamiento quinto).
Cuarto: Que, de acuerdo a lo expuesto por los sentenciadores de segunda instancia, el asunto ha sido resuelto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en consideración distintos factores de apreciación, como es el conjunto marcario, del que se advierte en lo denominativo una diferenciación gramatical y fonética que radica en el comienzo de cada una de las expresiones, a saber, “RE” y “PRO”, cuyo sonido es absolutamente distinto, a lo que suma la circunstancia de ser la seña pedida de naturaleza mixta, por lo que continúa con la revisión de su elemento gráfico, del que también extrae la distintividad de la solicitud. En ese sentido, importa señalar que no es efectivo lo afirmado por el recurrente en torno a la evaluación sesgada de las marcas en conflicto sino que, de contrario, se han analizado como un conjunto, y se han examinado además sus distintos elementos, resaltando la relevancia de la sección inicial del componente denominativo que estima otorga distintividad a la seña, de manera que lo que hacen los sentenciadores es fundamentar los motivos de la diferenciación entre las señas, y no analizarlas parcialmente.
Por otro lado, también resulta evidente que no existe la relación de coberturas que el oponente pretende advertir en las marcas en conflicto, puesto que éstas pertenecen a clases distintas, y mientras la pedida se dirige hacia los 
servicios de publicidad, difusión y ventas, esto es, la captación de clientes en el mercado, la denominación registrada en la clase 39 se vincula con la etapa siguiente de la comercialización, cuando ya se ha producido un acuerdo contractual de compra, y se requiere la distribución de los productos. A su turno, y en cuanto a la clase 16, la marca empadronada apunta productos impresos en general, mientras que la seña pedida pretende distinguir servicios de publicidad, dentro de cuyo contexto incorpora la distribución de anuncios publicitarios, primando en este aspecto el principio de especialidad marcaria.
Finalmente, no se aprecia una identidad conceptual entre las marcas, desde que ninguna de las expresiones en análisis tiene una clara y única idea hacia la que dirigir al público, de manera que no apuntan, claramente, hacia un mismo concepto. 
Quinto: Que, en esas circunstancias, resulta evidente que en la marca pedida no se presentan las condiciones para hacer aplicable la causal de prohibición de registro de la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, desde que no existe una similitud gráfica ni fonética entre las marcas, ni tampoco una relación de coberturas. Si a ello se suma la diversidad conceptual de las señas, surge que tampoco se configura la causal de irregistrabilidad de la letra f) del citado artículo 20, de manera que al surgir estas conclusiones de forma clara en esta etapa procesal, es procedente rechazar el recurso en cuenta, por manifiesta falta de fundamento. 

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto por el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fs. 163 en contra de la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil catorce, escrita a fs. 159 y 160.
Regístrese y devuélvase.

Rol N° 23.918-14.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y Lamberto Cisternas R. 


Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.


En Santiago, a nueve de diciembre de dos mil catorce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.