Santiago, once de marzo de dos mil diez.
VISTOS:
En estos autos ingreso Corte N潞 2.098-08, sobre registro de la marca denominativa Global English Academy (GEA) para distinguir soportes compactos, digitales, 贸pticos, magn茅ticos, telem谩ticos, discos fonogr谩ficos, cintas, bandas y otros productos de la clase nueve, por veredicto de la Jefa del Departamento de Propiedad Industrial, de veinticinco de julio de dos mil siete, que se lee a fojas 66 vuelta, se acogi贸 la oposici贸n de la firma Globalenglish Corporation, persona jur铆dica extranjera, y se deneg贸 la solicitud deducida por Editorial Oc茅ano, S.L., en orden a registrar la referida se帽al, por estimarse que incurre en las prohibiciones de registro contempladas en las letras f) y g) del art铆culo 20 de la Ley N° 19.039, modificada por la Ley N° 19.996, que recoge el art铆culo 6° bis del Convenio de Par铆s.
Apelada que fuera esta decisi贸n, el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial, por resoluci贸n de veintinueve de enero de dos mil ocho, escrita a fojas 103, confirm贸 el laudo objetado.
Se trajeron los autos en relaci贸n a fojas 115.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, desde luego, por el presente arbitrio se denuncia transgresi贸n al art铆culo 16 de la Ley N潞 19.039, aduce que el pronunciamiento yerra al valorar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana cr铆tica, espec铆ficamente, al desatender razones puramente l贸gicas que de haberse considerado, el dictamen habr铆a concedido el sello requerido.
Asevera que existen evidentes diferencias gr谩ficas y fon茅ticas entre los signos; distintos canales de distribuci贸n de las marcas en conflicto y las diversas peticiones de su mandante en el extranjero, como asimismo el uso del sello, que permiten concluir l贸gicamente que los distintivos pueden coexistir pac铆ficamente en el mercado.
Adem谩s, no se consider贸 que la se帽al est谩 铆ntimamente asociada con su housemark, es decir, Editorial Oc茅ano, cuesti贸n que se demostr贸 documentalmente. Por ende, por su origen empresarial es f谩cilmente identificable y no se podr铆a inducir a enga帽o o error en lo relativo a que el producto emana de una u otra editorial.
Destaca las disparidades que se pueden establecer entre las empresas editoriales: Se presentan por v铆as diversas, ya que los productos del signo oponente ?Globalenglish? se ofrecen on-line, mientras que los suyos se ofertan en librer铆as y distribuidoras de libros y enciclopedias. Tambi茅n el sello se encuentra registrado en catorce pa铆ses, y la editorial ha hecho un uso extensivo de aqu茅l asociado a su ?housemark?.
SEGUNDO: Que, por otro p谩rrafo de nulidad, se alega en el recurso la vulneraci贸n del art铆culo 20, letra f), de la citada Ley N潞19.039, la que se configura porque no existe posibilidad alguna de inducir a error, puesto que la marca est谩 estructurada sobre cuatro segmentos, que hacen un total de veinticuatro letras - esto es, ?Global English Academy (GEA)?, mientras que la del oponente s贸lo en base a un fragmento, el que apenas posee trece caracteres; o sea, hay once letras de diferencia, las que deber谩n ser expresadas tanto gr谩ficamente, como por medio de su pronunciamiento por parte de los destinatarios, lo que torna impracticable su confusi贸n.
TERCERO: Que finalmente se censura el quebrantamiento del art铆culo 20, letra g), de la Ley de Propiedad Industrial, dado que los signos al no poseer semejanzas determinantes, no se confundir谩n en el mercado. Son dos distintivos que se construyen con diversos n煤meros de segmentos, lo que unido a los ot ros elementos ya descritos, evitar谩n colisi贸n entre las marcas en aparente contradicci贸n.
Precisa que todas estas infracciones de ley han influido substancialmente en lo dispositivo de lo resuelto, ya que de haberse aplicado correctamente el art铆culo 16 analizado, se habr铆an ponderado racionalmente todos los antecedentes propuestos, y concluido que ambos signos pueden coexistir pac铆ficamente en el mercado. Lo mismo ocurre con las letras f) y g) del art铆culo 20 del Estatuto sobre la materia, pues de hacerse un an谩lisis comparativo entre las se帽ales en conflicto, en lugar de centrar la decisi贸n en que el sello oponente se halla registrado en el extranjero, se habr铆a discernido que ambos poseen diferencias determinantes que los hacen cohabitar tranquilamente en el mercado, sin riesgo de error en el p煤blico consumidor, por lo que toca a la procedencia, cualidad o g茅nero de los productos, de modo que, en este contexto, se concluye que su signo fue injustificadamente desechado.
En definitiva, insta por la invalidaci贸n de la resoluci贸n recurrida, dict谩ndose la correspondiente de reemplazo, que acoja el registro de la marca denominativa ?Global English Academy (GEA)?, solicitud N° 721.111, para distinguir soportes compactos, digitales, 贸pticos, magn茅ticos, telem谩ticos, discos fonogr谩ficos, cintas, bandas y otros productos de la clase nueve.
CUARTO: Que en lo concerniente a los cap铆tulos de nulidad, los jueces del fondo consideraron que del examen de los signos en disputa era posible advertir que el distintivo fundante de la oposici贸n - ?Globalenglish? -, se encuentra 铆ntegramente contenido en la solicitada - ?Global English Academy (GEA)? -, y que la actora acredit贸 los puntos de prueba se帽alados a fojas 57, a saber: a) Ser la creadora de la expresi贸n ?Globalenglish? para distinguir diversos productos de la clase 09 u otros similares y, b) Data de dicha creaci贸n, fama y notoriedad que hubiere alcanzado la referida expresi贸n en el sector pertinente del p煤blico que habitualmente consume esos productos, en el pa铆s originario del registro - Estados Unidos -, circunstancias todas que impiden pronunciarse favorablemente acerca de la se帽al impetrada.
QUINTO: Que el razonamiento anterior llev贸 a los jurisdicentes a aplicar en la especie las causales de prohibici贸n de registro marcario estatuidas en las letra f) y g) del art铆culo 20, ya referido, que prescriben, respectivamente -en lo atingente al caso en estudio-, que no pueden ser objeto de un sello: ??Las que se presten para inducir a error o enga帽o respecto de la procedencia, cualidad o g茅nero de los productos, servicios o establecimientos?? y, ??las marcas iguales o que gr谩fica o fon茅ticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del p煤blico que habitualmente consume esos productos, ?.. en el pa铆s originario del registro.??. En esta decisi贸n no se advierte error de derecho alguno y, por el contrario, se estima que los sentenciadores han dado correcta aplicaci贸n a la ley, como se pasa a demostrar.
SEXTO: Que, en efecto, como sostiene la doctrina, la adquisici贸n de un distintivo comercial est谩 sujeta al cumplimiento de requisitos procesales y substantivos; en lo que hace a 茅stos, aparecen referidos a la licitud, novedad y disponibilidad del signo y se entiende que se cumplen cuando aqu茅l no es contrario a derecho, al orden p煤blico, a la moral o a las buenas costumbres, cuando no corresponde al nombre del producto o servicio a identificar ni alude a sus caracter铆sticas o cualidades y, por 煤ltimo, cuando no es confundible con otra se帽al previamente apropiada por alg煤n agente econ贸mico o con otro tipo de identificaci贸n legalmente protegida en el pa铆s o en el extranjero, y en el caso de esta 煤ltima hip贸tesis, cuando ese signo goce de fama y notoriedad en la naci贸n originaria del reconocimiento, de tal suerte que faltando cualquiera de estas condiciones el sello no ser谩 registrable.
S脡PTIMO: Que, por lo dem谩s, en lo que ata帽e a las motivaciones aplicadas en la especie, una marca es enga帽osa o inductiva a error en cuanto a la procedencia, cualidad y g茅nero de los rubros a distinguir cuando -en lo que hace a la procedencia- el signo examinado resulta confundible con uno previo; en seguida, en lo tocante a la cualidad de los productos o servicios a distinguir, cuando alude, menciona o apela a cara cter铆sticas falsas o inexistentes del rubro que protege o pretenda amparar y, finalmente, un distintivo comercial debe ser prohibido de registro cuando atenta en contra de los derechos de los titulares de las llamadas marcas notorias o notoriamente conocidas o que gozan de fama o notoriedad, las que exigen de una protecci贸n excepcional que trasciende al principio de la especialidad marcaria, atendido los compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de protecci贸n a la Propiedad Industrial, en aquellos eventos que se trate de una se帽al vinculada a los consumidores, espec铆ficamente a un sector pertinente del p煤blico del pa铆s en que fue erigida, considerando adem谩s, las repercusiones de la publicidad que su titular realice en otros pa铆ses del instrumento, como lo ser铆a el Convenio de Par铆s (art铆culo 6° bis) y el ADPIC o Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (art铆culo 16.2), ambos vigentes en Chile.
OCTAVO: Que indudablemente en esta situaci贸n concurren varios de los presupuestos que impiden el registro solicitado -carencia de los requisitos de novedad y distintividad que se exige al conjunto que conforma la marca que reproduce 铆ntegramente el signo registrado previamente por la actora-, sin que los componentes ?Academy (GEA)? sean suficientes para darle una diferenciaci贸n necesaria para distinguirse en el mercado, de tal manera que la aplicaci贸n de la ley que han realizado los jueces para desestimarlo es correcta, como antes se dijo, ajust谩ndose al m茅rito del proceso y a las disposiciones que rigen la materia, de modo que no se advierte que en este control de legalidad que les entrega el estatuto del ramo, hayan incurrido en un desconocimiento de los preceptos delatados como conculcados por el compareciente, los que justamente le conceden un rol preponderante a la ?distintividad?, a fin de evitar errores o confusiones entre el p煤blico consumidor, en cuanto a la procedencia de los productos que se quiere distinguir, como asimismo, al amparo que debe darse al creador de una marcanotoriamente conocida, como ocurre con el signo de propiedad de la actora, ampliamente famosa en su territorio de origen. Por otra parte, tampoco se vislumbra desobediencia a las m谩ximas de la experiencia, los principios de la l贸 gica y de los conocimientos cient铆ficos afianzados. No se divisa qu茅 clase de reflexi贸n en particular -inductiva o deductiva- habr铆a resultado err贸nea, ni qu茅 m谩ximas de experiencia o conocimientos cient铆ficos afianzados habr铆an sido violentados o dejados de aplicar.
NOVENO: Que de la lectura del recurso es posible apreciar que los reproches formulados al respecto se relacionan con la forma como los jueces del fondo, ponderaron los antecedentes, arribaron a las conclusiones que expresaron y, a partir de ello, resolvieron la controversia. Se trata, por ende, de un problema de valoraci贸n de la prueba, labor que corresponde llevar a cabo a los magistrados de la instancia y que no puede este tribunal revisar, a menos que se hayan desatendido las razones l贸gicas, cient铆ficas, t茅cnicas o de experiencia en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las probanzas, como antes se dijo, cuesti贸n que no ha sucedido en los acontecimientos sub lite.
D脡CIMO: Que, en consecuencia, ha quedado demostrado que las cr铆ticas que le dirige el arbitrio de nulidad sustantiva al laudo cuestionado no resultan efectivas, aserto que resulta suficiente para descartar una contravenci贸n de ley con influencia substancial en lo dispositivo del fallo, por lo que, este medio de impugnaci贸n no puede prosperar.
Por estas consideraciones y de conformidad, adem谩s, con lo dispuesto en los art铆culos 767 y 805 del C贸digo de Procedimiento Civil, SE RECHAZA el recurso de casaci贸n en el fondo formalizado en lo principal de la presentaci贸n de fojas 104 a 108, por el abogado Mat铆as Somarriva Labra, en representaci贸n de Editorial Oce谩no S.L., en contra la sentencia de veintinueve de enero de dos mil ocho, que rola a fojas 103, la que, por consiguiente, no es nula.
Reg铆strese y devu茅lvanse.
Redact贸 el Ministro se帽or Rodr铆guez.
Rol N潞 2098-08.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Jaime Rodr铆guez E., Rub茅n Ballesteros C., Hugo Dolmestch U., Carlos K眉nsem眉ller L. y el abogado integrante Sr. Nelson Pozo S. No firma el abogado integrante Sr. Pozo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
Autorizada por la Secretaria de esta Corte Suprema Sra. Rosa Mar铆a Pinto Egusquiza.
En Santiago, a once de marzo de dos mil diez, notifiqu茅 en Secretar铆a por el Estado Diario la resoluci贸n precedente.
